原標題：涉外委托技術開發合同知識產權約定策略
由于我國知識產權制度建設起步較晚，科研機構等創新主體的知識產權意識尚待加強，出現過一些出資“購買”的技術無法自由使用、未能對國內技術發展起到應有作用的情況。本文從國內委托方的利益出發，闡述涉外委托技術開發合同中的不侵權承諾、技術權利的分配、專利申請和保護等涉及知識產權事項的約定策略，包括約定的思路和實現該思路的表述，以期對此類合同的談判和簽訂有所參考。
隨著高新技術的飛速發展，全球化技術合作愈加緊密，在充足的經費支持下，為了加快某項技術的研究進程，國內的科研機構會選擇委托國外的科研機構進行研究開發。此時需要通過簽訂委托技術開發合同，明確開發工作的范圍、研發進度、費用支付等，確保委托方能夠獲取作為研發成果的技術。但技術開發不同于產品采購，技術的獲取往往不是最終目的，委托方還需要考慮后續技術的使用、進一步開發、相關法律權利的取得和保護等。而長期以來，由于我國知識產權制度建設起步較晚，科研機構等創新主體的知識產權意識尚待加強，出現過一些出資“購買”的技術無法自由使用、未能對國內技術發展起到應有作用的情況。為避免此類情況的發生，需要在委托開發合同中設置有利于國內委托方的知識產權條款，使得委托方在支付高昂的開發費用之后，既能夠實現技術的更新換代，又能夠最大程度地保障技術的自由使用和實施。
另一方面，作為國外的研究開發方，為了保持自己在本領域的技術競爭優勢，會在合同中對交付給委托方的技術進行種種的權利限制。雙方博弈之下，委托方要實現自己的合同目的，就需要根據項目需求制訂從高案到低案的談判策略，在合同談判中做到心中有底、進退有度，并將談判成果采用適當的合同條款固定到合同中，避免合同約定的語焉不詳和歧義性解釋。
本文正是基于該種考量，從國內委托方的利益出發，闡述涉外委托技術開發合同中的不侵權承諾、技術權利的分配、專利申請和保護等涉及知識產權事項的約定策略，包括約定的思路和實現該思路的表述，以期對此類合同的談判和簽訂有所參考。
一
不侵權承諾
作為進行技術開發的研究開發方，應保證技術的使用不會侵犯第三方的任何知識產權。具體條款可以是：開發方承諾，委托方使用該技術或利用該技術獲得的產品時，免受第三方提出的侵犯其專利權、商標權、著作權或其他知識產權的起訴;如果委托方使用該技術或利用該技術獲得的產品的過程中被任何第三人訴稱侵犯了該第三人的專利權或任何其他權利，由此可能產生的一切法律責任和經濟責任均由開發方承擔。
如果委托方將來對于技術的使用僅限于中國國內，并且開發方不愿意承諾全球范圍內的不侵權，則可以退而求其次，由開發方承諾在中國的使用不會侵犯第三方的任何知識產權。
但是，如果開發方談判地位比較強勢，不同意做此承諾，則委托方將面臨相當大的知識產權風險，一旦被訴侵權，不但會被禁止繼續使用該項技術，而且將導致相當大的信譽損失和經濟損失。如果委托方在充分權衡侵權風險和項目需求的情況下，仍然決定與該開發方合作，則建議在后續技術使用過程中動態進行知識產權監控，發現侵權可能性的情況下及時進行更改技術的規避設計或提起專利無效等反制手段，確保至少在國內使用該技術不會導致侵權。在可能的情況下，積極申請專利，通過與相關企業的交叉許可，達成互不起訴的約定。
二
技術權利的分配
在技術權利方面，對于國內委托方來說，取得技術的所有權是最優選，取得技術的共有權是次優選，而僅取得技術的使用權則作為不得已情況下的選擇。
1取得技術的所有權
借用物權法意義上的所有權概念，技術所有權是對所開發技術占有、使用、收益和處分的權利，完整地包含了對于該技術的所有權利。在委托方擁有強勢的談判地位，例如具有多個可選交易對象的情況下，委托方可采用“買斷”方式約定擁有所開發技術的所有權。具體條款可以是：委托方擁有本協議項下開發的所有技術的全部權利(right)、所有權(title)和權益(interest)。
需要注意的是，在這種情況下，委托方還需注意要求開發方確認新開發的技術是否包含開發方的背景知識產權，如果包含的話，應取得相應背景知識產權的使用許可，避免后續在技術的使用和進一步開發中受到背景知識產權的限制。
在取得技術所有權的情況下，委托方自然擁有申請專利等知識產權的權利。為便利后續的知識產權獲權程序，委托方可在合同中進行專門約定，要求開發方與委托方全力合作，使委托方能夠實現任何知識產權的申請和保護。
2取得技術的共有權
在雙方談判地位相當的情況下，往往無法達成技術由哪方所有的共識，折衷的結果可能是技術由雙方共有。此時一般如下約定：雙方在平等共享的基礎上共同擁有本協議項下開發的所有技術的全部權利、所有權和權益，包括所有專利、著作權和其他知識產權。
關于權利共有情況下的權利行使，相關的國內法均規定約定優先，沒有約定的情況下，例如對于共有專利權，除了共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利外，行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意;對于共有著作權，由各合作作者共同享有并通過協商一致行使。
事實上，無論是取得全體共有人的同意還是協商一致行使，在雙方利益不一致的情況下，往往不容易達成共識，實際上造成未來權利行使的不確定性。為避免這種不確定性，需要在當前的委托技術開發合同中進一步約定共有的具體模式，明確各自的權利邊界。
具體的約定可以包括：約定雙方共有的形式為按份共有，并且約定各自的份額，權利行使時按份行使或按份表決;約定按照地域單獨申請專利、著作權等知識產權的權利以及申請和維護費用的承擔;約定發生知識產權侵權情況下單獨提起訴訟的權利以及費用的承擔等。
3取得使用權
委托方在無法取得技術的所有權甚至共有權的情況下，取得使用權即開發方的技術許可成為唯一的選擇。技術許可包括獨占許可、獨家許可和普通許可三種類型。
在委托技術開發合同中，獨占許可(exclusive license)是在合同約定的時間和地域范圍內，開發方只授權委托方一家使用技術，開發方和任何第三方均不享有使用權。排他許可(sole license)是在合同約定的時間和地域范圍內，開發方只授權委托方一家使用技術，但開發方保留使用權，可以自己使用。普通許可(non-exclusive license)是在合同約定的時間和地域范圍內，在委托方之外，開發方還可以授權多家被許可人使用。
在委托技術開發關系中，由于開發費用是由委托方提供的，因此在委托方無法取得技術所有權而僅能取得使用權的情況下，這種使用應該是免費的，否則將顯失公平。許可條款可以表述如下：開發方授予委托方在中國(或進一步包括其它國家或地區)使用和開發該技術以及制造和銷售基于該技術的產品的永久免使用費的許可。
在許可期限方面，一般約定許可在相關知識產權法律保護的期間內保持有效，但考慮到技術秘密等不存在法定保護期限，委托方可以爭取不設置使用期限的限制，而取得永久的許可。
在上述三種直接給與委托方的許可之外，委托方可以進一步爭取向第三方的分許可權，例如可以約定：委托方有權再授予第三方在中國使用和開發該技術以及制造和銷售基于該技術的產品的分許可。
三
專利申請和保護
如果委托方取得專利申請權，則可以決定在中國或其它國家或地區提出專利申請，這種情況下，需要注意要求開發方在專利申請前以及專利授權后提供專利申請和保護所需的各種協作。一般可以如下約定：應委托方的合理要求，開發方應向委托方提供一切必要的協助、合作和信息，使委托方能夠完成任何知識產權的申請和保護。
更為具體地可以約定：在專利申請前，開發方在從研發人員接收到項目成果信息后，向委托方披露任何可取得專利的技術信息;開發方的研發人員在發表項目成果之前，需提供給委托方進行審查，確保沒有潛在可申請專利的技術，以避免該技術在專利申請之前被公開，破壞專利申請的新穎性或創造性而使其無法獲得授權。
在專利申請過程中，開發方應簽署或披露任何與專利申請相關的文件和信息，例如簽署各種發明人聲明文件，以符合在美國等國家進行專利申請的程序要求。在雙方擁有不同國家或地區的申請權的情況下，開發方應及時提供其擁有申請權的國家或地區的審查相關資料;如果開發方有意放棄任何專利申請，應事先向委托方提供此類放棄申請意向的書面通知等。
關于專利授權后的權利保護，可以約定無論委托方是否單獨擁有專利權，如果出現專利侵權情況，委托方都擁有以自己的名義單獨提起專利侵權行政處理或司法訴訟的權利，以最大程度地維持自己在相關領域的競爭優勢。
以上著重說明了不侵權承諾、技術權利的分配、專利申請和保護等知識產權約定策略，而在涉外委托技術開發合同中，與知識產權約定條款相配套，還需要設置保密條款和糾紛解決條款。在進行專利等知識產權的申請之前，需要通過保密條款確保專利申請的技術不會被公開。而如果以技術秘密進行保護的情況下，在技術的全壽命周期都需要各方采取嚴格的保密措施。此外，合同的約定有可能掛一漏萬，合同的執行也會出現各種意外情況，在出現分歧甚至導致糾紛的情況下，需要按照糾紛解決條款定紛止爭。考慮到技術合同的專業性和保密性，通常采用仲裁的方式解決糾紛，對于委托方而言，最優選中國內地、香港、新加坡等地的仲裁機構，次優選瑞士等中立第三國的仲裁機構，此處不再贅述。
總之，知識產權相關條款在涉外委托技術開發合同中的重要性不容忽視，國內委托方通過對未來需求進行準確判斷、制訂周密的談判方案，然后與開發方進行充分溝通和磋商，可以最大程度地消除未來知識產權問題的不確定性，為合同目的的實現打下良好的基礎。
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