原標題：從專利侵權案例看等同原則和捐獻原則博弈時對背景技術的考量
一個好的專利申請文件對于每一個技術方案、甚至每一個技術特征的取舍都應當是有整體考量、全程規劃的，不應當只考慮授權階段，也應當考慮侵權階段應當怎么去應對，避免無謂的“捐獻”。
捐獻原則是專利侵權判定中被訴侵權人的重要武器，但如何確定捐獻的范圍，是司法實踐中的難題。在很大程度上，這涉及到專利權人和社會公共利益之間的平衡問題。近日，最高人民法院作出的徐州中森智能裝備有限公司(一審原告，二審被上訴人)與寧波昂霖智能裝備有限公司(一審被告，二審上訴人)、常州格瑞德園林機械有限公司(一審被告，二審上訴人)侵害發明專利權糾紛案的二審判決((2021)最高法知民終192號)，對專利侵權中等同原則的限制適用給出了指導，判決中基于說明書背景技術部分的記載，認為專利權人放棄了對等同特征的保護，實質上采用的是捐獻原則來限制等同原則，并且這個案例涉及到的是說明書背景技術的內容，對于我們理解捐獻原則的捐獻范圍提供了參考。
在通常的認知中，如在說明書中公開了兩個實施例，A1 和 A2.權利要求中僅對 A1 進行了記載，此時實施例 A2 就被視為捐獻給了社會公眾，這種情形很容易理解，可以明顯看出專利權人對A2的放棄，但是實際情況下，很多情形并不明確專利權人是否放棄了某一技術方案，比如在說明書的背景技術部分，會對現有技術進行描述，具體可分為兩種情況：
(1)專利權人指出現有技術B1的缺陷，要將現有技術B1進行改進成B2;
(2)專利權人列舉出現有技術C1、C2等，提出的改進適用于C1和C2.但是權利要求中只記載了C2的改進方案。
對于(1)的情形，專利權人的改進點就在B1.被訴侵權人實施的是B1的方案，如果專利權人主張B1和B2作為等同特征，自然無法得到法院的支持，這種情形很容易理解。
對于(2)的情形，專利權人的改進點并不在于將C1改進成C2.而是在C1、C2的基礎上均作出了改進，但權利要求中并沒有將C1和C2上位概況成C，而是只要求保護C2的改進方案，這個時候是否可以認為專利權人放棄了對現有技術C1的改進方案?
本案中徐州中森智能裝備有限公司擁有的授權專利的權利要求：1.一種電動綠籬機，包括連桿、工作艙、電機和刀片，所述連桿一端設有所述工作艙，所述工作艙上設有所述刀片，所述電機設于所述連桿之上，所述電機帶動所述刀片做往復移動，其特征在于，所述電動綠籬機還包括弧形支架和第一連接件，所述弧形支架一端與所述刀片的末端連接，另一端通過所述第一連接件連接在所述工作艙上，所述弧形支架的彎曲朝向所述刀片方向;當所述弧形支架繞著所述第一連接件轉動時，所述弧形支架的轉動使所述刀片產生彎曲變形。
徐州中森智能裝備有限公司認為兩被告公司制造、銷售的綠籬機侵犯了其涉案專利權，于是訴至法院。案件主要的爭執點在于，侵權產品中使用的是“燃油機”驅動的綠籬機;而涉案發明專利權利要求保護的是“電機”驅動的綠籬機。一審法院認為驅動方式與涉案專利所要解決的技術問題、關鍵技術及其技術效果沒有直接關聯。就涉案發明內容，對于可實現平剪和圓剪二合一效果的自動綠籬機而言，與電動驅動相比，燃油驅動以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且該領域的普通技術人員無需經過創造性勞動就能聯想到的特征，因此兩種驅動方式構成等同特征。也就是說，一審法院采用的是等同原則，認為“燃油機”是對“電機”的等同替換。
專利說明書關于背景技術記載如下：
[0002]隨著人們對生活環境的要求日益提高，城市的綠化建設越來越多，很多綠籬植物需要經常被修剪，傳統的修剪方式是使用簡單的剪刀修剪，其工作強度高，工作效率差，且在修剪一些圓形形狀時操作難度大。
[0003]為了解決傳統剪刀工作強度高，工作效率差的問題，現市面上推出了一些電動剪刀和燃油剪刀。電動剪刀和燃油剪刀雖然為自動剪刀，但在修剪圓形綠籬時，工作效率低，操作難度大的問題仍然懸而未決。
[0004]因此為解決現有電動剪刀和燃油剪刀工作強度高、效率差、難度大等問題，有必要提供一種可用作平剪也可用作圓形剪的電動綠籬機。
可以看出，本案就是上文中指出的情形(2)，燃油機為現有技術C1.電機為現有技術C2.專利權人的改進點并不在于將C1改進成C2.而是對燃油機C1和電機C2均進行了改進，但是權利要求1的主題中限定的卻是“一種電動綠籬機”，僅為電機C2的改進方案。
一審法院判定等同侵權成立，兩被告不服一審判決，提起二審訴訟。二審法院認為專利權保護范圍的確定，既要嚴格保護專利權人的利益，又要維護權利要求書的公示作用和社會公眾對專利文件的信賴，平衡專利權人與社會公眾之間的利益。如果專利權人在撰寫專利申請文件時已明確地知曉相關技術方案，但并未將其納入權利要求保護范圍之內的，則在侵權訴訟中不得再適用等同理論將該技術方案納入保護范圍。說明書[0005]段記載“有鑒于此，本發明的目的是為了克服現有技術中的不足，提供一種可用作平剪也可用作圓形剪的電動綠籬機，其具有工作強度低、工作效率高、工作難度低、環保無污染的特點。”通過前述記載可知，專利權人在撰寫涉案專利權利要求書和說明書時，即已明確知曉現有技術中存在電機驅動和燃油發動機驅動兩種方式，且“環保無污染”是本專利相較于現有技術新增的一個技術效果，但專利權人在涉案專利權利要求中僅強調電機驅動，即明確表示涉案專利的驅動方式僅限于電機驅動，而非燃油發動機驅動。從說明書的相關內容可以看出，專利申請人在撰寫涉案專利權利要求時，基于對環保效果的追求，專利申請人并不尋求保護以燃油發動機作為動力源的綠籬機技術方案。換言之，本領域普通技術人員基于對權利要求所限定的“電動綠籬機”、說明書背景技術部分對存在電機驅動和燃油發動機驅動兩種方式的介紹以及發明目的部分關于“環保無污染”效果的強調等，完全可以理解為專利申請人明確不尋求保護以燃油發動機作為動力源的綠籬機技術方案。在此情況下，若在判斷被訴侵權產品是否落入涉案專利權保護范圍時，將燃油發動機驅動與電機驅動認定構成技術特征等同，則不利于專利權利要求公示作用的發揮和社會公眾信賴利益的保護。最終，二審最高人民法院知識產權法庭撤銷了一審判決，其認定產品不構成對涉案專利的等同侵權。
基于二審法院的判決，至少可以獲得以下啟示，專利權利人在撰寫專利申請文件時未將其明確知曉的技術方案寫入權利要求，本領域技術人員在閱讀權利要求書、說明書后認為專利權利人明確不尋求保護該未寫入權利要求的技術方案的，一般不應再通過等同侵權將該技術方案納入專利權保護范圍。
本案中背景技術部分中對于“燃油機”和“電機”的描述，確實看不出專利權人對這兩個現有技術的區分，雖然該專利的主要發明點并不在于“環保無污染”，但是專利權人僅選擇了保護“電機”的技術方案，并且有說明書[0005]段的發明目的“環保無污染”作為證據支撐，更加表明專利權人對“燃油機”的技術方案的放棄是主動的，這為被訴侵權人用“捐獻原則”抵抗“等同原則”增加了有力的籌碼。
從本案中，我們看到專利侵權的問題本質上還是專利申請文件的撰寫質量問題。一個好的專利申請文件對于每一個技術方案、甚至每一個技術特征的取舍都應當是有整體考量、全程規劃的，不應當只考慮授權階段，也應當考慮侵權階段應當怎么去應對，避免無謂的“捐獻”。對于背景技術部分的非改進點，專利權人對現有技術的描述可適當上位化，如果本案中不在背景技術部分特別提到“燃油機”，按照一審法院的判決去使用等同原則也是沒有爭議的。現階段，捐獻原則在專利侵權中的適用還不盡完善，本案的判決能給我們一些實踐參考，具有很強的指導意義。
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