2024年6月11日，最高院發布一份功能性特征改判的判決書，該判決涉及脫毛儀領域國內一個比較早期的專利(201720489264.7)，有意思的是，該判決把是否導致保護范圍邊界不清作為冷敷部是否為功能性特征的一個理由。這引發了筆者對專利中采用功能性特征對專利保護邊界以及撰寫質量的提升的一些思考。
前言
公開換保護是專利法的立法宗旨之一，即，為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展，制定本法。
在立法程序中，審查指南對功能性限定的技術特征做了相應的解釋和限定：
對產品權利要求來說，應當盡量避免使用功能或者效果特征來限定發明。只有在某一技術特征無法用結構特征來限定，或者技術特征用結構特征限定不如用功能或效果特征來限定更為恰當，而且該功能或者效果能通過說明書中規定的實驗或者操作或者所屬技術領域的慣用手段直接和肯定地驗證的情況下，使用功能或者效果特征來限定發明才可能是允許的。
對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。對于含有功能性限定的特征的權利要求，應當審查該功能性限定是否得到說明書的支持。如果權利要求中限定的功能是以說明書實施例中記載的特定方式完成的，并且所屬技術領域的技術人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式來完成，或者所屬技術領域的技術人員有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或幾種方式不能解決發明或者實用新型所要解決的技術問題，并達到相同的技術效果，則權利要求中不得采用覆蓋了上述其他替代方式或者不能解決發明或實用新型技術問題的方式的功能性限定。
在司法程序中，《司法解釋二》也做了相關規定：
功能性特征，是指對于結構、組分、步驟、條件或其之間的關系等，通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外。
筆者認為，在大部分案件中，采用功能性的技術特征對專利進行合理的保護，是專利保護的永恒追求，這樣既能最大程度的對發明構思進行保護，又能使得枯燥的撰寫工作變成斗智斗勇的專利武器鍛造。但是，若是對功能性的技術特征的描寫尺度把握不好，使其保護邊界變得模糊不清，也容易使專利權保護范圍陷入司法程序中功能性特征限定的尷尬境地。
PART 01、功能性特征的認定永遠是個迷
筆者認為，雖然《司法解釋二》對功能性特征的認定做了比較清晰的規定，但由于中國文字博大精深以及受限于判斷者的既往經驗，具體到實踐中，仍有比較大的爭議空間。
本案中，根據公開的判決書來看，并不能看出一審判決中“冷敷部是否為功能性特征”是否為爭議焦點，也不能看出一審被告是否提“冷敷部是否為功能性特征”的觀點，但一審判決結果是“冷敷部”不為功能性特征，且涉案專利具有“冷敷部”相關的特征。
二審法院即最高院則將冷敷部是否為功能性特征作為爭議焦點之一，并認為冷敷部是功能性特征，這樣使得被訴產品不具有冷敷部這一特征而不侵權。
從這里不難看出，權利要求中的特征是否為功能性特征對專利的保護范圍將造成顛覆性的改變，那么，什么樣的特征容易被認定為功能性特征呢?搞明白這個問題，將對專利撰寫工作造成較大的影響，我們可以從本案的判決中進行初步學習和印證自己的觀點。
筆者認為，最高院認定冷敷部為功能性特征是正確的，這樣的認定是符合專利法的立法宗旨的，除判決里面理由外，筆者還想做以下解讀：
我們來看該案權1中對冷敷部的限定特征有三：①冷敷部為脫毛機構的一部分，②冷敷部外露于容納空間，③用于皮膚接觸冷敷。眾所周知，如果需要對皮膚進行冷敷，那么冷敷部必然需要與皮膚接觸(隔空冷敷太過高大上，不具有落地性)，也即冷敷部必然需要外露于容納空間，所以筆者認為該案權1并未就冷敷部本身的結構關系進行任何實質性的限定，屬于功能性的描述特征，屬于通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特征。
那么，本案中，本領域普通技術人員能否僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式呢?
筆者認為，若拋開涉案專利的技術背景和技術構思，則本領域技術人員應該可以直接、明確實現冷敷功能的具體實施方式的，如通過半導體制冷元件制冷、通過壓縮機壓縮循環冷媒制冷或水冷方式等。
但是，若拋開涉案專利的技術背景和技術構思，則一方面會使涉案專利權1包含了不能解決其技術問題“在進行脫毛時冷敷部對肌膚冷卻效果不好”的方案，如冷敷部外露于遠離外殼上出光口的一端的方案等，即該種限定方式不符合審查指南的規定。
另一方面也會導致無效程序與訴訟程序的割裂，在無效程序中，專利權人和合議組通常會按照與具體實施方式類似的能解決技術問題的方案來理解“冷敷部”，這對無效請求人和公眾來說并不友好;甚至當請求人找到與具體實施方式不一致的冷敷部時，專利權人還可能會辯稱其冷敷部為說明書實施例特定的冷敷部。
再一方面，也會影響他人發明創造，試想一下，若脫毛儀領域的競對看到這一篇專利時，把冷敷部當成非功能性特征，那么可能會導致其放棄在冷敷部方面的改進，因為其無論如何改進均落入該專利的保護范圍內，這也是二審判決里了所稱的“如果不將所述冷敷部界定為功能性技術特征，該項權利要求的保護范圍將變得邊界不清，使得在冷敷部設計上具有創新價值的其他脫毛儀技術方案不合理地落入涉案專利權保護范圍，進而使得涉案專利過度侵占所屬領域的研發空間，同時也會使得相關市場經營者難以預見其正當競爭行為的法律后果”。
PART 02、對于高質量專利撰寫的思考
筆者認為，涉案專利64.7的代理師在撰寫該案時應當是考慮了存在其他設置冷敷部的方式，所以才將涉案專利中具體的冷敷部結構上位成冷敷部，并為了避免在后續訴訟中被認定為功能性特征而特意加了“冷敷部外露于容納空間”的限定，但筆者和最高院均認為該限定只是屬于形式上的限定，并未在實質上對“冷敷部”進行了限定。
如果該案的代理師在撰寫該案時，再進一步考慮一下，那么該案的結果是否會有所不同呢?
筆者認為，如果該案代理師在對冷敷部的具體結構上位后，能夠再一步思考或進一步詢問和引導發明人，除了說明書具體實施方式以外，還有哪些設置冷敷部的實施方式?也許就會得到將冷敷部設置在外殼的出光口處并將冷敷件設置為透明件的實施方式(即該案中涉案產品的方案，通過了解其相關專利也知在兩年后該專利權人也把該實施方式進行了專利保護)，這樣既可以擴大該專利的保護范圍，又可以使研發獲得更好的冷敷方案。
在冷敷部的限定上，基于以上兩種實施方式，如果再補入“冷敷部設于外殼的出光口處”的限定，則很有可能做到既不限縮其實質保護范圍，又可以避免被認定為功能性特征的目的。
PART 03、尾語
筆者通過對該案涉及專利及其相關專利進行了分析，也對部分相關競對做了咨詢，發現該案代理師似乎很喜歡這種功能性的技術特征的描述方式，且在專利無效和規避設計時均對競爭對手造成了很大的干擾。所以，作為代理師，我們確實應該追求這種能給對手帶來最大干擾的寫法，只不過我們需要利用扎實的功底合適的把握公開與保護之間的度，鑄造出既鋒利又堅固的專利武器。
那么問題來了，你認為該案中密封件是否為功能性特征呢?
附：判決書全文
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢，檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構，儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商，法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊，包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息，中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規，咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站：中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、最高人民法院、知乎、市場監督總局 、國家知識產權局、國家商標局
免責聲明：本文部分內容根據網絡信息整理，文章版權歸原作者所有。向原作者致敬！發布旨在積善利他，如涉及作品內容、版權和其它問題，請跟我們聯系刪除并致歉！
