“一起侵害實用新型專利糾紛案。”
實用新型專利中功能性特征內容的認定
——(2021)最高法知民終411號
近日，最高人民法院知識產權法庭審結了一起侵害實用新型專利糾紛案件，涉案專利中涉及功能性特征“顯影層”，說明書中記載了關于“顯影層”的物質組分、配方等非形狀、構造或者其結合的技術特征。
最高人民法院認為，實用新型專利中，說明書及附圖所載、為實現功能性特征所限定的功能、效果不可缺少的形狀構造類特征和非形狀構造類特征，均對該功能性特征具有實質限定作用，均構成功能性特征的內容，在侵權判定時均應予以考慮。
被訴侵權產品的淺三色網格表面構成的顯影層由粘接劑和石粉組成，但是，該粘接劑和石粉是否具有與上述說明書所述“顯影層”的具體實施方式及其等同的實施方式相同的技術特征，專利權人并未予以證明。故判決駁回上訴，維持原判。
胡某于2010年8月10日向國家知識產權局申請名稱為“一種多功能塑料書寫紙板及書寫工具”的實用新型專利(以下簡稱涉案專利)，于2011年5月4日授權公告，專利號為ZL201020293455.4.
涉案專利權利要求1為：一種多功能塑料書寫紙板，它是以塑料紙或者塑料紙板為基料，其特征是：塑料紙或塑料紙板的一面或者兩面經過磨砂處理形成磨砂層，顯影層與一面磨砂層粘接連接。權利要求2為：根據權利要求1所述的一種多功能塑料書寫紙板，其特征是：顯影層通過與一層或兩層石粉混合層粘接后再與一面磨砂層粘接連接。涉案專利說明書所載具體實施方式中第[0054]、[0057]-[0061]段詳細說明了顯影層的原料、配比等。
胡某于2023年9月16日向浙江省杭州市中級人民法院提起訴訟，主張被訴侵權產品落入涉案專利權利要求2保護范圍，并明確涉案專利權利要求2中“顯影層”為功能性特征。杭州中院一審認為，被訴侵權產品的顯影面層是否通過一層或兩層石粉混合層粘結后再與基料連接，以及被訴侵權產品的顯影面層是否采用涉案專利顯影層的組成方式，僅憑被訴侵權產品現狀無法確定。判決駁回胡某的全部訴訟請求。
胡某不服一審判決，向最高人民法院提起上訴，最高人民法院判決駁回上訴，維持原判。
最高人民法院認為，關于“顯影層”的組成方式，其爭議實質是實用新型只保護產品的形狀、構造或者其結合，說明書第[0054]、[0057]-[0061]段關于顯影層的物質組分、配方等非形狀、構造或者其結合的技術特征，是否應當解釋為“顯影層”技術特征所確定的內容。實用新型專利中，功能性特征有關實施例中非形狀、構造或者其結合的技術特征，如系實現所稱功能、效果所不可缺少，仍構成對該功能性特征保護范圍的限定。實用新型專利保護形狀、構造或者其結合的專利類型定位，并不足以成為排除實現所稱功能、效果不可缺少的實施例中非形狀、構造或者其結合技術特征限定作用的充分理由。
涉案專利權利要求2中“顯影層”屬于功能性特征，涉案專利說明書第[0054]、[0057]-[0061]段詳細說明了顯影層的原料、配比等，被訴侵權產品的淺三色網格表面構成的顯影層由粘接劑和石粉組成，胡某應舉證證明與上述說明書所述“顯影層”具體實施方式中為實現“顯影”必不可少的技術特征相比，該粘接劑和石粉相關技術特征是以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的。
本案明確了實用新型專利中說明書及附圖所載、為實現功能性特征所限定的功能、效果不可缺少的形狀構造類特征和非形狀構造類特征對該功能性特征的實質限定作用，對于實用新型專利中功能性特征內容的認定具有參考意義。
附：判決書
中華人民共和國最高人民法院
民事判決書
(2021)最高法知民終411號
上訴人(原審原告)：胡雪輝，男，漢族。
委托訴訟代理人：胡弦，男，漢族。
委托訴訟代理人：陳光，上海知信律師事務所律師。
被上訴人(原審被告)：岳霞，女，漢族。
委托訴訟代理人：王獻華，浙江浩倫律師事務所律師。
上訴人胡雪輝因與被上訴人岳霞侵害實用新型專利權糾紛一案，不服浙江省杭州市中級人民法院于2023年6月2日作出的(2019)浙01民初3509號民事判決，向本院提起上訴。本院于2023年3月10日立案后，依法組成合議庭，并于2023年4月16日詢問當事人，上訴人胡雪輝及其委托訴訟代理人胡弦、陳光，被上訴人岳霞的委托訴訟代理人王獻華到庭參加訴訟。本案現已審理終結。
胡雪輝上訴請求：1.撤銷浙江省杭州市中級人民法院作出的(2019)浙01民初3509號民事判決(以下簡稱原審判決);2.判令岳霞立即停止銷售侵害專利號為ZL201020293455.4、名稱為“一種多功能塑料書寫紙板及書寫工具”的實用新型專利(以下簡稱涉案專利)的產品;3.判令岳霞賠償胡雪輝損失以及為制止侵權行為所支出的合理開支共計3萬元;4.本案上訴費用由岳霞負擔。事實和理由：(一)原審判決認定事實不清。從被訴侵權產品現場演示可以看出，刮掉表面顏色較淺的顯影層，露出顏色較深石粉混合層;進一步刮掉石粉混合層之后，顯露出無色的塑料板，并經手指搓磨對比，很明顯感覺到塑料板一面有磨砂感。被訴侵權產品采用了與涉案專利相同的技術手段，兩者的工作原理基本相同。原審判決否認被訴侵權產品顯影層是通過一層或兩層石粉混合層粘接后與塑料板(基料)連接的事實錯誤。(二)原審法院對證據認定存在錯誤。涉案專利中顯影層的含義，在國家知識產權局于2023年6月3日的第40363號無效宣告請求審查決定書(以下簡稱第40363號決定)中已有明確認定。顯影層是功能性表述，原審法院要求胡雪輝證明被訴侵權產品顯影層成分比例落入涉案專利說明書第[0054][0057]-[0061]段的數值范圍，超出了胡雪輝應承擔的舉證責任，偏離了法律對于功能性特征等同判定的規則。(三)確定賠償數額應考慮的因素包括被訴侵權行為性質惡劣、后果嚴重，侵權人因侵權所得利益和權利人因被侵權所受損失難以確定，胡雪輝為制止侵權行為支付了合理開支。
岳霞辯稱：1.堅持原審答辯意見。2.涉案專利有同日發明，胡雪輝為獲得該發明專利的授權，在涉案專利技術方案的基礎上添加了一系列技術特征，實際上放棄了部分保護范圍。現胡雪輝以保護范圍更大的涉案專利主張侵權，違反了權利放棄原則。3.被訴侵權產品上確實有一層石粉，但這是顯影層上自帶的石粉，而非顯影層之外再與一層或者兩層石粉混合的石粉。涉案專利限定了兩次粘接的先后順序，被訴侵權產品與之不同，不落入涉案專利權的保護范圍。
胡雪輝向原審法院提起訴訟，原審法院于2023年9月16日立案受理，胡雪輝起訴請求：1.岳霞立即停止銷售侵害涉案專利權的產品;2.岳霞賠償胡雪輝損失以及為制止侵權行為所支出的合理開支共計3萬元。事實和理由：胡雪輝是涉案專利權人，并生產了產品。岳霞在其1688店鋪內銷售侵犯涉案專利權的商品，給胡雪輝造成重大損失。
岳霞原審辯稱：1.岳霞并非1688店鋪的經營者，該店鋪實際經營者是吳君，岳霞僅為其員工;2.被訴侵權產品顯影層與塑料紙面之間并無石粉混合層，與顯影層粘接的不是磨砂層，且顯影層系噴涂吸附在塑料紙上，而非粘接，不落入涉案專利權的保護范圍;3.胡雪輝主張的賠償數額過高，產品銷量僅為幾件，獲利極低;4.書寫紙板都是由紙板和顯影層構成，屬于功能性特征。請求駁回胡雪輝的訴訟請求。
原審法院認定事實：
2010年8月10日，胡雪輝向國家知識產權局申請涉案專利權，于2011年5月4日授權公告，目前專利有效。涉案專利權利要求1為：一種多功能塑料書寫紙板，它是以塑料紙或者塑料紙板為基料，其特征是：塑料紙或塑料紙板的一面或者兩面經過磨砂處理形成磨砂層，顯影層與一面磨砂層粘接鏈接。權利要求2為：根據權利要求1所述的一種多功能塑料書寫紙板，其特征是：顯影層通過與一層或兩層石粉混合層粘接后再與一面磨砂層粘接連接。權利要求4為根據權利要求1、2、3任一權利要求所述的一種多功能塑料書寫紙板制成的書寫文具，其特征是書寫文具分為：書寫單板、書寫文件夾和書寫卷軸，書寫單板的單板和書寫文件夾的夾板采用塑料紙或塑料紙板為基料的多功能塑料書寫紙板，書寫卷軸的卷面采用塑料為基料的多功能塑料書寫紙板。
涉案專利說明書所載具體實施方式中載明如下內容：第[0054]段顯影層石粉目數為320目以上;第[0057]段顯影層粘接劑采用建筑用103外墻防水膠;或103外墻防水膠，與976#外墻抗堿底涂料、屋面防曬防漏膠水、107建筑膠水、801超濃縮建筑膠水中的一種或幾種混合;第[0058]段103外墻防水膠和混合膠的重量比例為1:3-6;第[0059]段顯影層中顯影層粘結劑和石粉的重量比例為1:0.5-1;第[0060]段顯影層石粉目數為600目以上;第[0061]段顯影層石粉采用2000目輕鈣石粉、2000目硅石粉、2000目方解石粉或600目瓷土粉。
2023年6月3日，國家知識產權局作出第40363號決定，宣告涉案專利權利要求1或間接引用權利要求1的權利要求4、5無效，在權利要求2、3以及直接或間接引用權利要求2、3的權利要求4、5的基礎上繼續維持該專利權有效。第40363號決定認為，權利要求2限定了顯影層、石粉混合層和磨砂層的位置關系以及連接方式，對于顯影層的結構、組成，專利說明書第[0054][0057]-[0061]段公開了顯影層的制作方法，沒有在權利要求書中對這些內容進行限定并不會導致權利要求2保護范圍不清楚。
2017年7月11日，胡雪輝的委托代理人在名為“深圳市福田區御墨軒筆墨商行”的1688店鋪以12.8元(其中包含運費6元)購得被訴侵權產品一件，銷售上述產品的頁面顯示有產品圖片、價格、2張成交、4條評價等信息，該店鋪顯示的主體信息為深圳市福田區御墨軒筆墨商行、經營者為吳君;該店鋪賣家會員“御墨軒筆墨”的實名信息為岳霞。2017年9月19日，胡雪輝的委托代理人在上海市閔行公證處公證人員監督下收取了上述被訴侵權產品。庭審中，岳霞確認被訴侵權產品系上述店鋪所售。
經原審庭審比對，胡雪輝明確以涉案專利權利要求2、4為權利保護范圍，權利要求4選擇引用權利要求2.認為被訴侵權產品與涉案專利上述權利要求記載的技術方案相同;庭后代理詞中，胡雪輝主張被訴侵權產品“從手段、功能、效果都基本與涉案專利等同，甚至在功能和效果上可認定為相同”。岳霞主張二者不相同也不等同，區別在于：1.被訴侵權產品是否存在磨砂層無法確定;2.被訴侵權產品上層與底層塑料之間是否存在夾層，以及即使存在夾層，該夾層是否為石粉混合層根據現有證據無法判斷，無法看出有粘結劑。
另查明，胡雪輝在本案中明確顯影層為功能性技術特征，以說明書第[0054][0057]-[0061]段確定該技術特征的內容。
原審法院認為：涉案專利權在有效期限內，已履行了繳納專利年費的義務，為有效專利，應受國家法律保護。胡雪輝作為專利權人依法享有訴權。本案的主要爭議焦點為被訴侵權產品是否落入涉案專利權的保護范圍。
胡雪輝明確以涉案專利權利要求2、4為權利保護范圍，結合岳霞主張的區別點及答辯意見，原審法院認為，被訴侵權產品也是以塑料紙為基料，根據庭審演示情況，被訴侵權產品存在磨砂層;被訴侵權產品能夠實現蘸水后顯示面層痕跡，具有書寫功能，具有能實現顯影的面層;被訴侵權產品各層之間密合，在沒有相反證據的情況下，認定其存在粘結劑。但被訴侵權產品的顯影面層是否通過一層或兩層石粉混合層粘結后再與基料連接，以及被訴侵權產品的顯影面層是否采用涉案專利顯影層的組成方式，僅憑被訴侵權產品現狀無法確定。故現有證據尚不足以證明被訴侵權產品包含權利要求2、4記載的全部技術特征，胡雪輝據此要求岳霞承擔侵權責任的主張，沒有事實依據，不予支持。
原審法院判決：駁回胡雪輝的全部訴訟請求。案件受理費550元，由胡雪輝負擔。
二審中，當事人沒有提交新證據。
原審查明的事實基本屬實，本院予以確認。
本院另查明：
1.關于顯影層、石粉混合層、磨砂層相互之間的粘接順序：(1)涉案專利說明書第[0038]-[0043]段記載涉案實用新型制作方法：1)對塑料紙或塑料紙板的一面或兩面表面層進行磨砂處理形成磨砂層，磨砂處理后用水洗、清除表面層粉塵，然后晾干備用;塑料紙或塑料紙板為透明、半透明、不透明，無色、有色的塑料紙或塑料紙板;2)在磨砂層的一面上噴涂一層粘接劑;在所述磨砂層上印制寫字格或圖案再噴涂一層粘接劑;3)在上述粘接劑層上噴涂一層或兩層石粉混合層，再噴涂一層顯影層;或直接在上述粘接劑層上噴涂一層顯影層。(2)涉案專利同日發明：胡雪輝于2010年8月10日申請“一種多功能塑料書寫紙及其制作方法”發明專利，于2011年12月7日獲得授權公告，該發明權利要求1為：一種多功能塑料書寫紙板的制作方法，其特征是：制作方法如下：1)對塑料紙或塑料紙板的一面或兩面表面層進行磨砂處理形成磨砂層，磨砂處理后用水洗、清除表面層粉塵，然后晾干備用;2)在步驟1)所述的磨砂層的單面上噴涂一層粘接劑;或在步驟1)所述的磨砂層的單面上印制寫字格或圖案再噴涂一層粘接劑;3)在上述粘接劑層上噴涂一層或兩層石粉混合膠粘劑，再噴涂一層顯影層;或直接在上述粘接劑層上噴涂一層顯影層;粘接劑采用建筑粘接劑或建筑涂料;石粉混合膠粘劑由顏料、石粉和粘接劑組成，或由石粉和粘接劑組成;顏料采用建筑用無機顏料或水性色漿顏料;石粉目數為320目以上;石粉混合膠粘劑中石粉和粘接劑組成的重量比例為1∶0.5-1.5;顯影層為顯影層粘接劑和石粉;顯影層粘接劑采用建筑用103外墻防水膠;或103外墻防水膠，與976#外墻抗堿底涂料、屋面防曬防漏膠水、107建筑膠水、801超濃縮建筑膠水中的一種或幾種混合，103外墻防水膠和混合膠的重量比例為：1∶3-6;顯影層中顯影層粘接劑和石粉的重量比例為：1∶0.5-1;顯影層石粉目數為600目以上。該同日發明權利要求關于顯影層的限定，與涉案專利說明書的記載基本一致。
2.關于被訴侵權產品，二審詢問當事人期間，經當庭勘驗，被訴侵權產品為一種多功能塑料紙附著在一層無紡布上，表面為淺三色網格的顯影層。胡雪輝當庭剝離無紡布，取出一小塊多功能塑料書寫紙，與淺三色網格的顯影層對應，該塑料紙與無紡布粘接的一面為深三色網格。用指甲可刮去淺三色網格的顯影層，露出深三色部分(相當于石粉混合層)，再刮去深三色部分，露出透明塑料層(相當于磨砂層)。岳霞確認上述驗證過程，并確認被訴侵權產品具有如下技術特征：1.露出的透明塑料層經過磨砂處理，即具有磨砂層;2.具有三層結構，刮去表面顯影層，下方深色部分為石粉混合層，即在顯影層與磨砂層之間還有一層石粉混合層。
本院認為，本案為侵害實用新型專利權糾紛，因被訴侵權行為發生在2009年10月1日以后、2023年6月1日前，故本案應適用2008年修正的《中華人民共和國專利法》(以下簡稱專利法)。二審爭議焦點問題被訴侵權產品是否落入涉案專利權利要求2的保護范圍，具體涉及“顯影層”“顯影層通過與一層或兩層石粉混合層粘接后再與一面磨砂層粘接連接”技術特征的爭議。
(一)關于被訴侵權產品是否具備權利要求1中“顯影層”技術特征
關于岳霞主張的顯影層的組成方式，其爭議實質是實用新型只保護產品的形狀、構造或者其結合，說明書第[0054]、[0057]-[0061]關于顯影層的物質組分、配方等非形狀、結構或其組合的技術特征，是否應當解釋為“顯影層”技術特征所確定的內容。對此，本院分析如下：
根據專利法第二條第三款的規定，實用新型只保護產品的形狀、構造或者其結合，產品的形狀是指產品所具有的、可以從外部觀察到的確定的空間形狀，產品的構造是指產品的各個組成部分的安排、組織和相互關系。物質的組分、配方等不屬于產品的構造，權利要求中不得包含有關組分或配方含量的限定，是指在專利授權確權中，針對實用新型新穎性、創造性評價時，對權利要求中物質的組分、配方等不屬于產品的構造的內容不予考慮。但是，在侵權糾紛中，已經記載在權利要求中的有關物質的組分、配方等內容對該權利要求保護范圍具有限定作用。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第四條規定，對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。是否為實現所稱功能、效果不可缺少的技術特征，是判斷說明書及附圖記載的內容中有關技術特征具有限定作用的標準。實用新型專利中，功能性特征有關實施例中非形狀、構造、或其結合的技術特征，如系實現所稱功能、效果所不可缺少，仍構成對該功能性特征保護范圍的限定。實用新型專利保護形狀、構造或者其結合的專利類型定位，并不足以成為排除實現所稱功能、效果不可缺少的實施例中非形狀、構造、或其結合技術特征限定作用的充分理由。否則，反而會形成含有功能性特征的實用新型專利權利要求保護范圍大于具有相同權利要求的發明專利保護范圍的窘況。本案中，首先，從權利要求“顯影層”技術特征文字描述看，“顯影層”并非本領域專業術語，也未給出結構和組成等實質性技術信息，屬于功能性描述，本領域技術人員僅通過閱讀權利要求關于“顯影層”及與之關聯的“磨砂層”“石粉混合層”之間位置和連接關系，并不能確定實現上述“顯影功能”的具體實施方式，據此，“顯影層”屬于功能性特征，原審中，胡雪輝亦明確認可顯影層為功能性特征，本院予以確認。其次，關于“顯影層”技術特征的內容。涉案專利說明書給出四個具體實施例，并記載了涉案專利書寫紙板的制作方法，其中第[0054][0057]-[0061]段詳細說明了顯影層的原料、配比等，權利人也主張以上述說明書的記載確定“顯影層”技術特征的內容。據此，上述說明書的內容是實現顯影功能不可缺少的技術特征，對權利要求保護范圍具有限定作用。與之相比，被訴侵權產品的淺三色網格表面構成的顯影層由粘接劑和石粉組成，但是，該粘接劑和石粉是否具有上述說明書所述“顯影層”的具體實施方式及其等同的實施方式相同的技術特征，胡雪輝并未予以證明，應當承擔相應的不利后果。
(二)關于被訴侵權產品是否具備權利要求“顯影層通過與一層或兩層石粉混合層粘接后再與一面磨砂層粘接連接”技術特征
涉案專利說明書第[0038]-[0043]段記載制作方法：“1)對塑料紙或塑料紙板的一面或兩面表面層進行磨砂處理形成磨砂層，磨砂處理后用水洗、清除表面層粉塵，然后晾干備用”“塑料紙或塑料紙板為透明、半透明、不透明，無色、有色的塑料紙或塑料紙板”“2)在磨砂層的一面上噴涂一層粘接劑”“在所述磨砂層上印制寫字格或圖案再噴涂一層粘接劑”“3)在上述粘接劑層上噴涂一層或兩層石粉混合層，再噴涂一層顯影層;或直接在上述粘接劑層上噴涂一層顯影層。”據此，岳霞主張的“顯影層與石粉混合層粘接”在先、“顯影層與石粉混合層粘接后再與磨砂層粘接”在后的二次粘接的順序，是基于制作方法的描述，而權利要求2中上述技術特征是基于產品的層狀結構的描述，本領域技術人員閱讀上述說明書有關制作方法可以清楚理解權利要求2中的顯影層、石粉混合層、磨砂層及相互之間的層狀結構。與之相比，經二審查明事實，被訴侵權產品顯影層、石粉混合層和磨砂層三者之間具備與上述“兩次粘接”層狀結構技術特征相同的技術特征，岳霞關于被訴侵權產品“兩次粘接”順序的抗辯理由不成立，本院不予支持。
綜上所述，胡雪輝未能證明被訴侵權產品具備涉案專利權利要求“顯影層”功能性特征，不能認定岳霞銷售被訴侵權產品構成侵權，胡雪輝的上訴請求缺乏事實依據，不能成立，本院不予支持。原審判決認定事實基本清楚，適用法律正確，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項之規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
二審案件受理費550元，由上訴人胡雪輝負擔。
本判決為終審判決。
審判長 錢建國
審判員 陳瑞子
審判員 顏 峰
二〇二一年十月二十五日
法官助理 祁 帥
書記員 謝思琳
(原標題：實用新型專利中功能性特征內容的認定)
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