為何產品的外觀設計不必然得到商業外觀保護?福建廈門商標注冊轉讓，專利申請變更
作者：楊菲中國計量大學法學院講師 、德國基爾大學法學博士
商業外觀（Trade Dress）系指產品呈現的整體形象或總體外貌，是消費者得以辨識產品來源、并與產品本身功能無關的視覺外觀特征，包括產品的包裝和裝潢、營業場所的擺設布置、建筑物的設計等。【1】
商業外觀的主要功能在于保護消費者免于混淆及保護凝結于商品外觀特征中的生產者的商譽。我國現行法律沒有明確規定商業外觀的法律概念，筆者認為，其內涵和外延與我國《反不正當競爭法》中規定的有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢最為接近。
商業外觀獲得保護須滿足“顯著性”（distinctiveness）與“非功能性”（non-functionality）兩個實質性要件。【2】“顯著性”要件在于確保商業外觀指示來源的功能，避免消費者混淆與誤認。商業外觀不能具有“功能性”，因為“功能性”的外觀可以使經營者獲得比有保護期限的外觀設計更具獨占優勢的權利，得以通過無限期地控制具有實用性的產品壟斷相關市場，阻止合法競爭。與外觀設計相比，商業外觀在其“功能性”判斷上亦有相對獨特的標準。
蘋果與三星自2010年起在全世界范圍內展開專利大戰。蘋果公司認為三星公司的Galaxy產品線侵犯其專利權和商標權，2011年4月15日，蘋果公司在美國北加州圣荷西聯邦地方法院基于發明專利、外觀設計專利、注冊商業外觀和未注冊商業外觀向三星公司提起侵權訴訟。2011年7月1日，蘋果提出初步禁制令的請求，要求禁止三星的Galaxy S 4G、Infuse 4G、Galaxy Tab 10.1及Droid Charge四款產品在美國銷售。2012年8月24日，陪審團認定三星侵犯蘋果的外觀設計專利與商業外觀，判決三星向蘋果賠償10.49億美元。2014年3月6日，主審法院最終裁定三星向蘋果賠償9.3億美元。三星隨即提起上訴。2015年5月18日，美國聯邦巡回上訴法院對該判決做出部分改判，維持了關于發明和外觀設計專利侵權部分的判決，但是認為本案所涉及的蘋果手機注冊商業外觀與未注冊商業外觀具有“功能性”，不受保護，將總賠償金額降至5.48億美元。【3】
上訴審中爭議的焦點在于商業外觀與外觀設計專利如何適用“功能性”判斷，在于商業外觀是否因具有“功能性”而不受保護。本案中聯邦巡回上訴法院對外觀設計專利與商業外觀“功能性”判斷適用了不同標準，說明符合專利授權標準的外觀設計不一定是“非功能性”的商業外觀。下文簡要分析“蘋果訴三星侵權案”中美國法院對產品外觀設計及商業外觀“功能性”的認定，借以說明對二者“功能性”判斷的不同之處。
外觀設計專利中“功能性”認定及侵權判定
“蘋果訴三星侵權案”中所爭議的外觀設計，主要涉及到保護iPhone正面四角以圓弧修飾的矩形面板設計D677號外觀設計、有關iPhone背面樣式的D087號外觀設計專利，以及涵蓋iPhone屏幕顯示器和相應使用者圖標裝飾性設計的D305號外觀設計。
（iPhone相關專利圖示）
美國聯邦巡回上訴法院認為，本案中的外觀設計專利應保護“裝飾性”的設計，而不保護產品“功能性”的特征。外觀設計指工業產品的裝飾性或美學特征。美國專利法保護具有“新穎性、獨創性和裝飾性”的產品外觀。外觀設計保護產品的“裝飾性”特征，不指示產品的來源，而旨在鼓勵創新。而在現代工業設計實踐中，工業產品最終服務于消費者，必然需要滿足一定的“功能性”，因此工業產品外觀往往是“功能性”和“裝飾性”的統一。產品的“功能性”外觀特征是為了實現某種特定的技術效果而呈現的外觀設計安排。為明確界定外觀設計與發明專利、實用新型的保護范圍，同時避免權利人利用外觀設計專利制度獨占實現功能需求的產品外觀設計，危害自由競爭和科技進步，外觀設計特征必須呈現出具有美感的外觀，而不能僅取決于技術功能。【4】
因此，判斷外觀設計權利保護范圍必須區分產品設計特征中具有“裝飾性”的特征和“僅取決于技術功能性”的設計特征。而判斷外觀設計特征是否僅取決于技術功能，關鍵在于認定產品的設計是出于實現實用功能的考慮，還是實現功能的同時亦考慮裝飾性。美國司法實踐中對外觀設計“功能性”的認定常采用的判定方法是考察是否存在可實現相同的技術功能的替代方案。存在替代設計方案可佐證有爭議的外觀設計特征存在裝飾訴求，并非純“功能性”設計。
在接下來的外觀設計侵權判定中，當外觀設計專利包含“功能性”與“非功能性”設計特征時，在解釋外觀設計專利權利要求范圍時應排除“功能性”特征，只有“非功能性”的、與“裝飾性”有關的設計才構成認定侵權的主要考量因素。即外觀設計權利人須證明，對于一個熟悉在先設計的“普通觀察者”（ordinary observer）來說，產品的整體設計會造成誤認，且造成誤認的相似之處是基于“裝飾性”外觀特征，而不是“功能性”外觀特征，方可構成侵權。
“蘋果訴三星侵權案”中所涉及的外觀設計雖然含有部分“功能性”外觀特征，但其與“非功能性”外觀特征所構成的整體設計特征不全然取決于技術功能而可受到外觀設計保護，只是在侵權判定中不構成侵權認定的考慮因素。
商業外觀“功能性”認定及侵權判定
“蘋果訴三星侵權案”中所爭議的商業外觀為：
1.未注冊商業外觀：
（1）硬件和軟件外觀：包括外觀采用矩形圓角；產品正面是黑邊屏幕；iPhone和iTouch屏幕周圍的黑色區域寬度相同；iPad四周黑色區域寬度相同；采用金屬外框；應用程序圖標采用彩色圓角網格排列；頁面底部有固定顯示的應用程序圖標；
（2）產品包裝：采用方形包裝盒，產品名稱用銀色字體標注；包裝盒分為兩層，內層嵌套在外層；拆開包裝盒即可看到位于托盤內的產品。
2.聯邦注冊商業外觀：
登記號為No.3470983產品整體設計，包括采用矩形圓角外觀、銀色金屬邊框、黑色面板、每頁顯示16個手機應用彩色圖標。
（蘋果iPhone No.3470983聯邦注冊商業外觀圖示）
在美國商業外觀侵權訴訟中對“功能性”的判斷標準，美國法院主要采取商標法領域判斷“功能性”特征的Morton-Norwich四要素判斷法【5】和Inwood Labs判斷法。【6】
根據Morton-Norwich四要素判斷法，判斷產品外觀特征是否取決于“功能性”因素可綜合參考下列要素進行判斷：第一，既存的發明專利是否已說明該設計具有實用性優勢；第二，設計者是否在廣告宣傳中以設計的實用性優勢吸引顧客；第三，是否存在可行的替代設計實現相同的技術功能為競爭者所用；第四，設計在事實上是否由一個比較簡單的或者廉價的生產方式所得。
而根據Inwood Labs判斷法，判斷產品外觀特征是否為功能性特征主要考量：如果產品的設計特征對于產品的適用或者達成其目的必不可少，或者會對該產品的成本或質量產生影響，則該設計特征為功能性特征。商業外觀是否注冊亦會影響其“功能性”判斷。美國最高法院在TrafFix案中表示，“功能性”特征無法取得商業外觀保護，如商業外觀曾注冊為專利，則推定該設計具有“功能性”，主張商業外觀受到保護的一方應負責舉證其外觀僅僅是該專利中“裝飾性（ornamental）、附帶性（incidental）或任意性（arbitrary）的部分”，不具有“功能性”。【7】
“蘋果訴三星侵權案”中，蘋果未能證明：第一，所爭議之商業外觀的使用目的不是為了在指示來源之外獲得提升性能等實用性優勢；第二，蘋果的廣告宣傳未向潛在用戶宣傳其功能具有的實用性優勢；第三，存在可行的替代設計實現相同的技術功能，使其他競爭者存在設計的可選擇性；第四，所爭議之商業外觀特征不是簡單或廉價的生產方式所得。因此，蘋果所爭議之商業外觀特征為功能性特征，不能獲得商業外觀保護。正是由于法院在本案中對商業外觀領域和外觀設計領域適用了不同的“功能性”特征認定標準，使蘋果同樣或類似的具有“功能性”的設計特征可以獲得外觀設計保護卻不能同時獲得商業外觀保護。
需要說明的是，商業外觀的功能性除了使產品的外觀構造產生實用功能優勢的“實用功能性”外，還包括“美學功能性”，即當產品的某種設計特征的美感能夠使產品對消費者來說更具吸引力，帶來實際利益，又不能以替代設計實現，則該設計特征亦具有功能性。【8】產品設計特征的“美學功能性”能為經營者的產品帶來明顯的競爭優勢，如果其自身不足以獲得著作權或外觀設計保護，則應保留在公共領域允許競爭者的模仿自由，【9】為市場保留足夠的競爭。
評析
外觀設計保護具有獨創性的和非顯而易見的產品“裝飾性”設計特征，為設計者賦予一定期限的獨占權利，使其獲得市場競爭中的優勢，保障設計者對生產的投資能夠得到公平回報并激勵創新。因此廣義的外觀設計保護，原則上不排斥整體外觀中包含功能性特征的產品設計，包含部分功能性的設計特征仍然可在排除功能性特征后，以其構成整體設計的裝飾性元素獲得外觀設計權保護。對外觀設計來說，只有全然僅取決于功能的外觀設計特征才會被排除外觀設計保護，以防止設計人規避專利法相對嚴格的授權要件，而通過設計權得到對技術功能的壟斷，使其產品實際獲得了等同于專利權的絕對權保護，壟斷相關技術方案。【10】
與此相較，商業外觀的主要功能是保護消費者免于被混淆。商業外觀沒有保護期限限制，不會像外觀設計保護對象在期限屆滿后進入公共領域。【11】因此在適用“功能性”特征排除規定時，外觀設計與商業外觀領域應適用不同的判斷標準，具體來說，在商業外觀領域應適用比外觀設計法領域更為嚴格的標準。【12】商業外觀僅應保護實現指示來源功能的設計特征，具有其他任何功能性的設計特征必須被排除保護，或在滿足條件的情況下由有期限的外觀設計權提供保護，否則商業外觀權利人將事實上在相關市場上，無限期地排除實現相同或類似功能特征產品的所有競爭。這也解釋了為何享有外觀設計授權的設計，不一定是“非功能性”的商業外觀。
注釋
【1】See Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., 505 U.S. 763, 764 n.1, 23 USPQ2d 1081, 1082 n.1 (1992).
【2】See TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S, 28-29, 58 USPQ2d 1001, 1004-1005 (2001).
【3】SeeApple, Inc. v. Samsung Electronics Co., 786 F.3d 983 (Fed. Cir. 2015).
【4】See Bonito Boats,Inc.v.Thunder CraftBoats,Inc.,489 U.S.141 (1989).
【5】See Morton-Norwich Products, Inc., 671 F.2d 1332 (CCPA 1982).
【6】 See Inwood Labs., Inc. v. Ives Labs., Inc., 456 U.S. 844 (1982）.
【7】See TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001).
【8】參見高陽：《論商業外觀的功能性判定——以美國司法判例為中心的比較分析》，載《中南大學學報（社會科學版）》，第28頁。
【9】See Qualitex Co. v. Jacobson Prods. Co., 514 U.S. 159, 165, 34 USPQ2d 1161, 1163-1164 (1995).
【10】 Vgl. EuGH, Rs. C-395/16, GRUR 2018, 612,Rn. 30 – DOCERAM GmbH/CeramTec GmbH.
【11】Kur, GRUR 2002, 661, 664.
【12】Vgl. GA Colomer, Schlussantr?ge vom 23.01.2001, Rn. 38 – Rs. C-299/99.
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