關于分案申請,專利法實施細則第42條規定:一件專利申請包括兩項以上發明、實用新型或者外觀設計的,申請人可以在收到國務院專利行政部分 發出授予專利權的通知書之日起兩個月期限屆滿前,向國務院專利行政部分提出分案申請;但是,專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的,不能提出分案申請。
另外,專利法實施細則第43條規定:分案申請可以保留原申請日,享有優先權的,可以保留優先權日,但是不得超出原申請記載的范圍。
由上述可見,申請人可以自原申請的申請日起至辦理登記手續通知書中規定的期限屆滿前,對授權案件進行分案,利用分案申請來進一步保護自己的利益,并尋求利益最大化。
一 、授權辦登前提出分案申請的優點
基于專利法實施細則的規定,申請人可以在一個較為寬泛的時間內決定是否提出分案申請。
在收到國家知識產權局下發的授予專利權的通知書之日起兩個月期限內,申請人提出的分案申請具有如下優點:
原申請已經通過審查員的審查,滿足專利法規定的各項授權條款,此時,申請人基于審查員的審查意見,可以明確原申請可授權的保護范圍,從而可以明確分案申請所要保護的技術內容以及分案權利要求的保護范圍。
而且,由于分案申請可以保留原申請的申請日,此時,申請人提出分案申請,不僅授權概率較高,而且可以享受在先申請的申請日。
二、分案申請的提出策略
申請人在收到國家知識產權局下發的授予專利權的通知書之后,可以基于如下幾點考慮來確定分案策略:
1、調整專利權的保護范圍
原申請在審查階段,為了盡快獲取授權,往往需要對原申請的權利要求進行修改,將從屬權利要求或說明書的內容加入獨立權利要求,使得原申請更加符合授權條件。
但是,上述修改在縮小原申請的保護范圍的同時,有的時候會將非必要的特征也加入了從權,因此,為了能夠獲得一個更合理的保護范圍,申請人可以基于原申請提出分案申請。
申請人可以基于審查意見,重新確定原申請中的區別技術特征,并通過剔除其他非必要技術特征來確定分案申請的獨立權利要求,從而分案申請可以獲得一個較大的保護范圍。
另一種情況下,可以根據市場或經營策略的變化,通過將區別技術特征與其他技術特征進行重組,對原申請的保護范圍進行調整,從而分案申請可以獲得一個與原申請的保護范圍不同的保護范圍。
在此基礎上,申請人還可以采用技術特征重組的方式,得到多個保護范圍不同的分案申請,也即,可以從不同的角度撰寫分案申請,以對原申請的保護范圍進行補充,從而原申請與分案申請的結合可以獲得一個更大、更全面的保護范圍。
例如,對于原申請,其獨立權利要求包含技術特征A、B和C,其中,技術特征B屬于區別技術特征。在此基礎上,申請人可以提出多件保護范圍不同的分案申請,第一件分案申請的獨立權利要求包含技術特征B,第二件分案申請的獨立權利要求包含技術特征A、B和D,第三件分案申請的獨立權利要求包含技術特征B、E和F。其中,技術特征D、E和F是原申請的從屬權利要求或說明書中記載的技術特征。
2、下沉技術方案
申請文件在撰寫時,為了獲得一個較大的保護范圍,往往權利要求中包含技術特征較少,導致原申請保護范圍與實際產品或項目的保護范圍差距較大。
在這種情況下,可以在原申請的獨立權利要求的基礎上,基于產品或項目相關的技術特征來修改分案申請的權利要求的保護范圍,使得分案申請的保護范圍與實際產品或項目的保護范圍相當,對產品或項目起到支撐的作用。
3、擴展項目方案
對于一個項目,可以針對整個項目的技術方案進行專利申請,此時,專利申請文件的權利要求僅涉及項目中最核心的發明點,而其余細節發明點往往保留在說明書中。
在收到授予專利權的通知書之后,可以在核心發明點的基礎上,將原申請中獨立權利要求的技術特征與說明書中其他技術特征分別進行結合,得到不同保護范圍的分案申請,從而可以對整個專利文件中的所有技術方案分別進行保護,同時可以擴展項目的專利儲備量。
例如,原申請權利要求涉及一種顯示屏,說明書中還記載有一種新的顯示屏支架結構,以及一種新的顯示屏電源結構,在此基礎上,可以提出兩件分案申請,一件分案申請保護顯示屏和顯示屏支架結構,另一件分案申請保護顯示屏和顯示屏電源結構。
由此可見,在專利授權階段進行分案申請,不僅可以獲得更符合企業利益的專利及專利權的保護范圍,而且具有授權幾率大、保護范圍更合理、可以取得母案案件的申請日等優勢。
因此,作為代理人我們應該建議客戶把握這個時機,采用有效的專利分案策略,使得企業具有更加合理的專利組合或專利池。
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