專利檢索是專利審查工作中一個至關重要的環節,檢索可以讓審查員熟悉和掌握相關主題現有技術的情況,幫助審查員加深對相關發明的理解,從而能夠站位本領域技術人員進行審查,也可以幫助審查員找出與申請主題密切相關的XY類對比文件。如果做好了一件申請的檢索工作,其對于該申請的結案走向以及審查過程中問題的解決都提供了良好的基礎和保障。在實質審查過程中,檢索效率決定了審查效率,對審查周期的影響往往也是決定性的。檢索之前,審查員需要制定合理的檢索策略,全面分析權利要求,確定準確的檢索要素,然后選擇合適的檢索平臺,采取有針對性的檢索策略進行檢索,往往能達到事半功倍的效果。
提升檢索能力
檢索是使審查員能夠站位本領域技術人員最有效的途徑之一,因此要重視提高檢索能力和積累檢索經驗,積極參加相關的檢索培訓,豐富檢索技能,掌握多種檢索手段。審查員還要重視本領域關鍵詞的積累,可對于本領域出現的重復率較高的專業詞匯建立文檔,這樣能夠在關鍵詞檢索時,提高檢索效率。
對于權利要求比較簡短的申請,如果權利要求概括比較上位,即請求保護的范圍較大,審查員可首先重點針對說明書中實施例的具體技術方案進行檢索,并對技術方案中的具體特征在權利要求的范圍內進行擴展檢索。擴展檢索時,審查員要最寬泛地理解權利要求的保護范圍,以及其概括的每個技術方案,排除說明書具體實施方式或附圖中某個部件的具體形狀帶來的主觀影響。申請人答復通知書時將說明書的特征加入權利要求的,同樣需要寬泛、客觀地理解修改后的技術方案,審查員不能認為修改后的方案一定與說明書具體實施方式的技術方案相同。
對于權利要求書撰寫比較復雜的情況,如果有多個獨立權利要求,審查員應對所有的獨立權利要求進行充分檢索,特別注意對編號在后的、較短的、主題詞與權利要求1不一致的獨立權利要求的檢索。對具有并列技術方案的權利要求,審查員應當注意分析每個并列方案的范圍,并針對每個方案進行檢索。當方法或產品權利要求具有新穎性/創造性時,引用該方法或產品的產品權利要求并不一定具有新穎性/創造性。審查員應當考慮被引用的權利要求是否具有實質限定作用。
對于國內高校和科研院所提交的專利申請,審查員除了進行常規的關鍵詞和分類號檢索以外,還應特別重視對申請人和發明人的檢索。科研單位很多專利申請都涉及學科前沿技術,并且經常將研究成果發表在科研類期刊和學術研討會上,因此要在中、英文期刊數據庫中進行充分檢索。需要注意的是,學位論文也屬于現有技術,同樣需要進行檢索。此外,審查員還要關注除發明人以外的該科研課題組其他成員的論文和期刊文章。對于高校和科研機構進行的追蹤檢索,不能僅檢索申請人為本單位的情況。隨著國內產學研一體化的發展,科研單位與企業的研發合作關系越來越密切,如果通過檢索發現某發明人同時在科研單位和企業工作,而專利申請是以企業作為申請人提出的,這種情況下,審查員要重視針對該發明人的非專利文獻的檢索。
利用審查資源
對于具有同族專利申請的專利審查,審查員要有效利用同族專利的審查資源,尤其是核查美日歐韓等國家和地區的檢索和審查過程。同族評述引用的對比文件能夠破壞申請的新穎性或創造性,但該對比文件公開日期晚于該專利申請的申請日時,需要進行追蹤檢索。同時申請發明專利和實用新型時,審查員也應當注意追蹤實用新型是否存在國外同族專利的情況。對于具有PCT國際檢索報告的申請,審查員首先要核對PCT檢索報告中給出的XY類文獻,此外,還要核對檢索報告中的A類文獻是否能用來評述新穎性或創造性。
涉及性能、參數、用途等特征限定的產品權利要求,要判斷這類特征是否導致了產品具有某種特定的結構和/或組成,是否具有實質限定作用。審查員要考慮功能、效果、用途等技術特征是否是權利要求中的結構、材料所必然導致的結果。如果是,此時如果檢索到具有相同結構或材料的產品,則這些表示必然結果的特征屬于隱含公開的特征。如果不能確定是否是必然結果,或是無法判斷這類特征是否具有實際限定作用,還要考慮是否可以采用推定評述權利要求的新穎性或創造性方式對其新穎性或創造性進行質疑。審查員對申請人在后續修改過程中增加的這類特征應當更加注意,申請人增加了技術特征,保護范圍不一定縮小,審查員仍然要判斷申請人的修改是否對權利要求具有實質限定作用。
對于特征瑣碎的權利要求,審查員應對特征按照發明點和非發明點進行適當歸類并檢索,同時要注意部件關聯關系。關鍵詞的擴展要先精準再擴展,檢索范圍先窄后寬,除權利要求及說明書提及的關鍵詞,應注意關鍵詞的擴展,同時檢索過程中要注重分類號的運用。區別技術特征應進行針對性的檢索,對于區別技術特征屬于非發明點、細枝末節、具體的數值范圍等情況,可使用全文檢索庫進行檢索。
此外,審查員還應全面參考各種審查參考資料,比如申請人主動提交的實審參考文件以及公眾提交的參考資料等。
專利檢索是實踐性很強的工作,專利申請不同,檢索策略也不盡相同,上述內容僅是筆者在審查實踐中總結的一些提高檢索效率的技巧。當然,提高檢索效率最主要的途徑仍需通過檢索培訓以及持續的檢索實踐積累。
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