原標題：專利篇（一） │ 專利授權過程中新舊法律適用的判斷問題
在涉及新舊法律適用問題時，根據法不溯及既往的法治原則，為保障專利申請人對申請提出時施行的法律的正當信賴，對于專利申請文件是否應獲得授權或維持有效，無論在專利授權程序中，還是后續的專利確權程序中，原則上應適用專利申請日時施行的《專利法》《專利法實施細則》及《審查指南》進行審理。
【案號及審判人員】
一審：北京知識產權法院(2015)京知行初字第3553號 審判長張曉津、審判員趙明、審判員崔寧
【相關條款】
1993年《中華人民共和國專利法》第二十六條第四款
裁判情況
本案涉及名稱為“提高殺螨活性的組合物”的發明專利申請。專利復審委員會認為，該申請權利要求1要求保護擬除蟲菊酯和煙堿基化合物的組合在制備用于防治動物的寄生蜱螨目的產品中的用途，說明書中僅僅提供了當擬除蟲菊酯化合物為氯菊酯、煙堿基化合物為吡蟲啉時，二者在特定配比下復配使用對于蜱的增效實驗數據和對蚤的活性數據，本領域技術人員難以預期其他組合物也具有類似的增效作用。因此，權利要求1及其從屬權利要求得不到說明書的支持，不符合2001年《中華人民共和國專利法》(簡稱“2001年《專利法》”)第二十六條第四款的規定，故維持了國家知識產權局的駁回決定。
拜爾健康護理有限責任公司（簡稱“拜爾公司”）起訴稱：(1)該申請權利要求書能夠得到說明書的支持。(2)被訴決定關于《專利法》及《審查指南》版本適用錯誤。①該申請的優先權日為2000年11月30日，根據中華人民共和國最高人民法院作出的(2010)知行字第53-1號行政裁定書(簡稱“第53-1號行政裁定”)的解釋，應當適用1993年《中華人民共和國專利法》(簡稱“1993年《專利法》”)以及與其配套的1993年版《審查指南》。②被訴決定的基本理由為權利要求保護的技術方案必須依賴試驗效果數據加以證實，但又缺乏相關數據，按照2001年版《審查指南》規定應當屬于2001年的《專利法》第二十六條第三款關于充分公開的要求，對應于1993年版《審查指南》實用性的相關規定。③根據1993年版《審查指南》，原告在該申請的母案申請中提交的補充實驗數據，被告應予考慮。綜上，被訴決定應予撤銷。
專利復審委員會辯稱：(1)該申請不符合2001年《專利法》第二十六條第四款的規定。(2)被訴決定適用法律正確。原告稱本案屬于1993年《專利法》第二十二條第四款實用性規范的情形，屬于對法律理解有誤。
一審法院認為：首先，根據法不溯及既往原則，該申請的優先權日為2000年11月30日，應適用1993年《專利法》和1993年版《審查指南》作出審查決定，但被告卻適用2001年《專利法》和2001年版《審查指南》，屬于法律適用錯誤，法院依法予以糾正。其次，本案所涉情形更符合《專利法》有關權利要求書能否得到說明書支持這一條款的調整范疇，原告主張應適用其他條款缺乏事實及法律依據。而且，各版《專利法》及各版《審查指南》，其對權利要求應得到說明書支持的規定并無不同，因此被告適用法律雖有不當，但對被訴決定的實體結果并無實質影響，因而被告關于該申請不符合《專利法》第二十六條第四款規定的認定正確。一審法院最終依法駁回了原告的訴訟請求。
一審判決后，雙方均未上訴。本案一審判決生效。
法官說法
本案涉及新舊法律適用及《專利法》第二十六條第四款的認定問題。
該申請母案申請日為2001年11月26日，優先權日為2000年11月30日，分案申請提交日為2008年9月12日，被訴決定作出之日是2014年11月4日。在該申請長達十多年的審查過程中，《專利法》及其實施細則和《審查指南》都經歷過多次修訂。本案中，雙方當事人的爭議焦點之一在于本案是應適用2001年《專利法》和2001年版《審查指南》，還是應適用1993年《專利法》和1993年版《審查指南》。
在以往生效案例中，最高人民法院作出的第53-1號行政裁定同樣涉及在專利申請的審查中，1993年《專利法》與2001年《專利法》，以及1993年版《審查指南》與2001年版《審查指南》，從更符合立法精神、更利于保護申請人和社會公眾利益角度出發的選擇適用問題。第53-1號行政裁定認定：“我國立法法第八十四條規定，法律、行政法規、地方性法規、自治條例和單行條例、規章不溯及既往，但為了更好地保護公民、法人和其他組織的權利和權益而作的特別規定除外。該條確定了法不溯及既往這一基本法治原則。根據這一原則，法律施行后對其生效之前的行為一般不得溯及適用。就專利申請文件的修改而言，在提出專利申請時，專利申請人根據申請日時施行的法律對申請文件的修改已經有所預期和信賴。為保障專利申請人對申請提出時施行的法律的正當信賴，判斷針對該專利申請文件的修改是否合法，無論在專利授權還是以后的確權程序中，原則上應適用專利申請日(有優先權的，應為優先權日)時施行的專利法及其實施細則。由于專利法及其實施細則不僅關涉專利權人和專利申請人的利益，還關涉社會公眾的利益，更應堅持法不溯及既往原則，對于溯及既往的情況應該更加慎重。雖然1993年版《審查指南》已被中華人民共和國國家知識產權局的相關規定廢止，但此種廢止的法律意義在于該《審查指南》自廢止之日起不再繼續發生法律效力，對廢止之日起發生的行為不再適用，并不意味著其在任何情況下均不應適用。對于該《審查指南》施行時的專利申請以及依據該申請授予的專利權，仍應適用。若適用本案專利申請日時尚不存在的2001年版或者2006年版《審查指南》則違背法不溯及既往這一基本法治原則，損害專利申請人對生效法律的正當信賴。”
雖然前述案件爭議焦點為判斷針對該專利申請文件的修改是否合法，與本案的爭議焦點權利要求書能否得到說明書支持適用條款不同，但是本案與前述案件爭議的法律適用問題相同，因而可以參照第53-1號行政裁定的認定意見，對法律適用問題予以考量。本案中，該申請的優先權日為2000年11月30日，恰逢1993年《專利法》和1993年版《審查指南》施行期間，因此依據上述在先生效判決、裁定的認定，被告應當堅持法不溯及既往這一基本法治原則適用1993年《專利法》和1993年版《審查指南》作出審查決定。
《專利法》中有關權利要求書能否得到說明書支持、說明書是否公開充分以及涉案專利是否具備實用性等均對補交試驗數據有所涉及，但其側重點不完全相同，本案所涉情形更符合《專利法》有關權利要求書能否得到說明書支持這一條款的調整范疇，因而本案應當適用1993年《專利法》第二十六條第四款的規定進行審理。
同時需要指出，北京知識產權法院對原告有關被訴決定適用法律錯誤請求撤銷被訴決定的訴訟主張不予支持的原因主要有二：(1)無論1993年《專利法》，抑或2001年《專利法》，無論1993年版《審查指南》，抑或2001年版《審查指南》，其對權利要求應得到說明書支持的規定并無不同，因此被告適用2001年《專利法》和2001年版《審查指南》作出被訴決定雖有不當，但對被訴決定的實體結果并無實質影響。而且為了盡快明確該申請的權利狀態，使權利人有更多的精力投入生產經營中，完成其他更高質量的發明創造，北京知識產權法院對原告僅以有關被訴決定適用法律錯誤為由請求撤銷被訴決定的訴訟主張不予支持。(2)由于該申請中兩類物質的組合作用機制不明確，具有實驗數據的僅有一組(氯菊酯和吡蟲啉兩種特定物質的組合)，因而在作用機制不明確的情況下，本領域技術人員無法根據氯菊酯和吡蟲啉兩種特定物質組合后的實驗效果，去推知該申請權利要求1中的5種擬除蟲菊酯化合物與6種煙堿基化合物之間的組合均會具有增效作用，因而即使被告新舊法律選擇適用錯誤，該申請權利要求1依然不符合1993年《專利法》第二十六條第四款的規定。
專家評析
“法不溯及既往”是法治的一項基本原則，有利于法律秩序的穩定。具體說來，法律一經頒布，就具有公告天下的作用，要求社會公眾據此而行為。如果讓法律規定溯及既往，就擾亂了原有的法律秩序，也不利于新的法律秩序的建立。事實上，為了讓社會公眾更好地適應新的法律規定，一些法律在制定和修訂之后，還會有一個適當的過渡期。例如我國《專利法》在制定和修訂之后，通常都會規定一年左右的過渡期。
該案中，拜爾公司于2000年11月26日提出了母案申請，于2008年9月12日提出了分案申請。期間，我國《專利法》于2000年8月修訂，于2001年7月實施。依據“法不溯及既往”的原則，依據拜爾公司于2000年11月26日提出母案申請的事實，應當適用1992年9月修訂的《專利法》及其實施細則和《審查指南》。然而在該案的審查過程中，原國家知識產權局專利復審委員會卻錯誤地適用了2001年7月開始實施的《專利法》及其實施細則和《審查指南》。正是由此出發，一審法院在審理中糾正了這一錯誤做法。
就法律的修訂而言，“法不溯及既往”，更多的是針對作出了修改的法律條文。如果舊法當中的法律條文，原封不動地延續到了新法之中，則無論適用舊法還是適用新法，都會達到相同的效果。盡管如此，在相關的行政執法和司法中，甚至在學術研究中，還是應當引用新法的條文。
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