原標題：小議專利無效的創造性審查中可否省略證據——兼評專利無效中請求原則與依職權原則的適用
根據《專利審查指南》的規定，無效宣告基于請求原則而啟動，國家知識產權局在審查時通常僅針對當事人提出的無效宣告請求的范圍、理由和提交的證據進行審查，不承擔全面審查專利有效性的義務。但作為例外，《專利審查指南》還規定了依職權原則，并具體規定了7種可以依職權審查的情形。但對于在創造性審查中可否省略證據進行評述，《專利審查指南》并未進行規定，本文從三個不同的司法判例出發對此問題進行探討，并就其中涉及到的請求原則與依職權原則的適用問題進行初步分析。
關鍵詞：專利無效 創造性評述 省略證據 請求原則 依職權原則
前言
《專利審查指南》第四部分第一章第2節第2.3和2.4部分分別涉及的是請求原則和依職權審查原則。請求原則，是指無效宣告程序應當基于當事人的請求啟動。依職權審查原則是指專利復審委員會可以對所審查的案件依職權進行審查，而不受當事人請求的范圍和提出的理由、證據的限制。
在《專利審查指南》第四部分第三章第4節第4.1部分規定了，在無效宣告程序中，專利復審委員會通常僅針對當事人提出的宣告請求的范圍、理由和提交的證據進行審查，不承擔全面審查專利有效性的義務，在該部分同時規定了在7種情形下可以依職權進行審查。
雖然《專利審查指南》規定了7種可以依職權進行審查的情形，但對實踐中有些情形并未進行規定，比如對于創造性評述中可否省略證據。
創造性評述中可否省略證據的問題可具體舉例表述為：若請求人認為權利要求相對于證據1、證據2、證據3及公知常識的結合不具備創造性，國家知識產權局或者法院經審理認為，證據1、證據2及公知常識已經公開了權利要求的全部特征，可否省略證據3，直接以證據1、證據2及公知常識的結合來評述權利要求的創造性呢？對此審查指南并未規定，實務中也尚未有統一的標準。
對此，筆者在檢索到的相關案例中，發現實踐中存在三種觀點。第一種觀點認為，無效宣告程序中在評述創造性時可以省略證據，理由是節省不必要的證據不會損害專利權人的合法權益；第二種觀點認為省略證據評述創造性違反了請求原則，理由是這種做法改變了無效證據的組合方式，不符合請求原則；第三種觀點認為，雖然實質上無效宣告決定只使用了證據1、證據2及公知常識來評述權利要求的創造性，但是結論仍然為相應權利要求相對于證據1、證據2、證據3及公知常識的結合不具備創造性，也就是表面看沒有省略證據，但是實質上還是認可了省略證據。
相關案例及案例分析
上述三種觀點所對應的案例具體如下：
第一種觀點：無效宣告案件的創造性審查中可以省略證據
本案涉及專利號為200520118121.2、名稱為“一種帶有防磨裝置的循環流化床鍋爐爐膛”的實用新型專利。在無效宣告請求中，請求人認為，涉案專利的權利要求相對于證據1、證據2和公知常識的結合，相對于證據1、證據2、證據3和公知常識的結合不具備創造性。國家知識產權局經審查認為，權利要求相對于證據1和公知常識的結合，證據1、證據3和公知常識的結合不具備創造性，由此宣布涉案全部無效。
專利權人不服無效宣告請求審查決定，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，認為被告的決定違反了請求原則。對此，一審法院認為：
本案中，在評判相關權利要求的創造性時，雖然相對于第三人提出的“附件1、2和公知常識的結合，附件1、2、3和公知常識的結合”的證據結合方式，第16597號決定使用的證據結合方式中省去了附件2，僅是“附件1和公知常識的結合，附件1、3和公知常識的結合”，但是，這并不意味著第16597號決定違反了請求原則和聽證原則。原因在于：首先，第16597號決定宣告涉案專利無效的理由和第三人提出的無效理由一致，均為相關權利要求不具備創造性；其次，第16597號決定使用的證據結合方式并未超出第三人提出的證據結合方式的范圍，亦未增加第三人未提出的證據，僅是在第三人提出的若干個證據中，認為其中一項證據中存在的區別技術特征已被另外的證據完全公開，從而省去該證據；再次，更重要的是，第16597號決定使用這種證據結合方式實質仍然在第三人的請求范圍內，并未違反中立、客觀的原則，并未實質侵犯原告的合法權益，從而也無須就此再聽取原告的意見。【1】
專利權人不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。對國家知識產權局的做法是否違反請求原則，二審法院認為：
首先，本專利權利要求6引用權利要求1或2或3或4，在判斷權利要求6中引用權利要求2的技術方案的創造性時，才需要使用附件2，而在判斷權利要求6中引用權利要求1的技術方案的創造性時，只需要附件1和公知常識即可，不必使用附件2。因此，第16597號決定使用“附件1和公知常識的結合”判斷本專利權利要求6在引用權利要求1的技術方案的創造性時，不使用附件2，并不損害專利權人的合法權益，亦未違反聽證原則和請求原則。
其次，如果無效宣告請求人提出的若干個證據組合中，某一證據中記載的、無效宣告請求人主張使用的技術內容屬于公知常識，或者創造性判斷中并不需要該技術內容，國家知識產權局可以使用公知常識來判斷創造性，從而省略該證據。換言之，國家知識產權局只使用無效宣告請求人所主張的證據組合方式中的一部分證據，或者加上公知常識，就足以否定本涉案創造性的情況下，可以節省證據組合方式中的該部分證據，不必機械地照搬無效宣告請求人所主張的證據組合方式。這樣的證據使用方式實質上仍然在無效宣告請求人請求的理由和證據范圍內，專利權人在對無效宣告請求人主張的所有證據組合方式均發表了意見的情況下，節省的證據中記載的技術內容如果是公知常識，或者沒有必要使用該證據，節省不必要的證據并不會損害專利權人的合法權益，不會違反聽證原則和請求原則【2】。
第二種觀點：無效的創造性審查中必須嚴格遵守請求原則，不能省略證據進行評述
本案涉及專利號為200820181507.1、名稱為“用于冷卻多個合成絲束的裝置”的實用新型專利。請求人在提出無效宣告請求時，使用的證據組合方式是證據1、3的結合，或者證據1、4的結合，或者證據2、3的結合，或者證據2、4的結合。國家知識產權局經審理，維持涉案專利有效。
請求人不服無效宣告請求審查決定，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，認為涉案專利相對于上述證據組合不具備創造性，被訴決定認定有誤。一審法院經審理認為：涉案專利相對于證據1與公知常識的結合不具備創造性，并判決撤銷被訴決定，責令被告重新作出無效宣告請求審查決定【3】。
專利權人不服一審判決，向北京市高級人民法院提起上訴。二審法院經審理認為，原審判決得出的“權利要求1相對于證據1與公知常識的結合并不具備創造性”是錯誤的，其中涉及請求原則與依職權原則適用部分的理由如下：
二審法院認為：原審法院改變了無效證據的組合方式，不符合請求原則。本案中，無效請求人在無效階段提出的評述創造性的證據組合方式為權利要求1相對于證據1、3的結合不具備創造性，相對于證據1、4的結合不具備創造性，在一審階段，請求人作為原告主張的也是權利要求1相對于這些證據組合方式不具備創造性，但是一審法院經審理認為權利要求1相對于證據1和公知常識的結合不具備創造性，這種證據組合方式是請求人并未主張的，因此不符合請求原則【4】。
第三種觀點：省略部分證據評述創造性，但結論中并不省略證據，實質是認可在評述創造性時可以省略證據
本案涉及專利號為200910084756.8、名稱為“提供與位置信息相關聯的在線黃頁電話簿的系統和方法”的發明專利。在無效宣告請求中，請求人提出的一種評述方式為權利要求1相對于證據2、證據3、證據4的組合不具備創造性。國家知識產權局經審理維持專利有效。
請求人不服無效決定，向北京市第一中級人民法院提起訴訟，一審法院經審理認為：
以證據2為最接近的對比文件，權利要求1與之相比共有3個區別技術特征，其中第1個區別技術特征被證據3所公開，第2和第3個區別技術特征均為本領域技術人員的慣用技術手段，因此，權利要求1相對于證據2、證據3和證據4及公知常識的結合不具備創造性，并由此撤銷無效決定，責令被告重新作出無效宣告請求審查決定【5】。
也就是，一審法院認為證據2、證據3及公知常識的結合已經公開了權利要求1的全部技術特征，省略了證據4的使用，但是在結論部分仍然認為權利要求1是相對于證據2、證據3和證據4及公知常識的結合不具備創造性。
對上述證據的實質省略是否違反請求原則，二審判決并未涉及和評述。
結語
上述三起案例均涉及到依請求原則與依職權原則的沖突與平衡問題，所不同的是案例一是國家知識產權局依職權改變證據組合方式，案例二是一審法院依職權改變證據組合方式，案例三雖然結論并未超出請求原則，但對創造性的實質評述上是一審法院依職權改變了證據組合方式。
對上述案例，筆者比較認同第二種做法，即省略證據來評述涉案專利的創造性實質上違反了請求原則。
這是因為專利權本質上屬于私權，無效宣告程序是請求人與專利權人雙方參加的雙方程序，國家知識產權局作為居中裁決機關，其解決的爭議本質是請求人與專利權人之間就專利權效力問題而產生的私權爭議，而且無效宣告程序基于當事人的請求啟動而不能由國家知識產權局自行啟動，因此，國家知識產權局雖然作為行政機關，在法律授權的范圍內可以依職權進行審查，但正是由于專利權的私權屬性以及無效宣告程序基于當事人的請求而啟動的特點，依請求原則才是無效宣告程序的基本原則，依職權原則應當是依請求原則的例外和補充，只有在僅圍繞請求人的證據和理由，導致審查無法進行下去或者審查結論明顯不合理時，才可以適用依職權原則。
事實上，《專利審查指南》第四部分第三章第4節第4.1部分規定的可以職權審查的7種情形，可以歸納為三類，第一類是第1種情形，涉及的是無效證據與無效理由不對應的問題，這種情形下，國家知識產權局可以依職權變更理由，實質上其行使的是作為行政機關的釋明權；第2種至第6種情形涉及的是不引入相關無效理由就無法審查的情形，比如涉案專利存在明顯不屬于專利保護客體的缺陷，此時若請求人只提出了創造性問題，如不允許國家知識產權局依職權引入相關無效理由進行審查，就可能會出現不屬于專利保護客體的權利要求具備創造性的不合理情況；第7種情形涉及的是公知常識的引入，屬于第三類情形，引入公知常識進行創造性判斷實質涉及的是對技術問題的澄清。
可以看出，《專利審查指南》規定的可以依職權原則審理的7種情形并不是嚴格意義上的依職權審查，不會對當事人雙方的利益產生實質影響，如果可以隨意擴大依職權審理的范圍，對于請求人并未提出的無效理由，如并未主張的評述創造性的證據組合方式、說明書公開不充分等理由依職權引入審查甚至審理機關像實質審查部門那樣主動檢索現有技術，那請求原則就會徹底被否定，同時也會破壞無效宣告程序作為雙方程序的價值，影響國家知識產權局的公信力。
作為代理人，筆者從這些案件中得到的啟示是，在撰寫無效宣告請求時對創造性評述的證據組合方式應盡可能地準確和全面，以免出現上述情形導致對請求人不利的后果。
注：
【1】 參見(2011)一中知行初字第2820號一審行政判決書
【2】 參見(2012)高行終字第1267號二審行政判決書
【3】 參見(2015)一中行(知)初字第1312號一審行政判決書
【4】 參見(2016)京行終2859號二審行政判決書
【5】 參見(2014）一種知行初字第2998號一審行政判決書
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