在國知局對專利審查指南的相關規定進行的最近一次修改中，針對專利無效宣告程序中允許的修改方式，修改前后的專利審查指南做出了不同的規定。本文根據修改前后的專利審查指南的不同規定，結合專利無效的案件實例，對專利無效宣告程序中權利要求書允許的修改方式進行了討論，以期為專利無效宣告程序的實務操作提供參考。

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劉佳，專利代理人，工學碩士。

技術領域涉及通信技術、計算機硬件和軟件技術、互聯網、數據處理、自動化控制等。在專利申請撰寫、答復審查意見、專利的復審和無效等方面經驗豐富。

引言

專利權人在撰寫專利文件時往往無法全面了解申請日之前的現有技術，而實審階段審查員往往也難以全面地指出專利文件中存在的問題，因此，授權專利的專利文本往往存在一些錯誤或問題。為了使得避免這些錯誤或問題，專利權人有時需要對授權專利的專利文本進行修改，以完善授權專利來應對已經出現或可能出現的無效風險，從而保持授權專利繼續有效。

我國《專利法》第33條規定，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。我國《專利法實施細則》第69條第1款規定，在無效宣告請求的審查過程中，發明或者實用新型專利的專利權人可以修改其權利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍。

可見，在目前的法律規定下，無效宣告程序是專利權人對授權專利的專利文本進行修改的唯一途徑。對于授權專利，專利權人僅能夠在專利無效宣告程序中對其權利要求書進行修改。然而，為了平衡專利權人與社會公眾之間的利益，《專利審查指南》對無效宣告程序中權利要求書的修改方式進行了更多地限制，這使得專利權人難以最大限度地使用專利法實施細則第69條賦予的權利對授權專利的權利要求書進行修改。因此，對于無效宣告程序中權利要求書允許的修改方式，歷來存在諸多爭議。從專利權人的角度來說，更偏向于減少無效宣告程序中修改方式的限制。

審查指南修改前后的相關規定

最近，國家知識產權局對《專利審查指南》的相關規定進行了修改，其中就涉及到了專利無效宣告程序中權利要求書的修改方式[1,2]。

一方面，對于無效宣告程序中專利文件的修改，修改前后的審查指南對其修改原則做出了相同的規定，即，“發明或者實用新型專利文件的修改僅限于權利要求書，其原則是：（1）不得改變原權利要求的主題名稱。（2）與授權的權利要求相比，不得擴大原權利的保護范圍。（3）不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。（4）一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特征”。

另一方面，對于無效宣告程序中專利文件的修改，修改前后的審查指南對其修改方式做出了不同的規定。其中，修改前的審查指南規定了，“在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除”，“權利要求的合并是指兩項或者兩項以上相互無從屬關系但在授權公告文本中從屬于同一獨立權利要求的權利要求的合并。在此情況下，所合并的從屬權利要求的技術特征組合在一起形成新的權利要求。該新的權利要求應當包含被合并的從屬權利要求中的全部技術特征，在獨立權利要求未做修改的情況下，不允許對其從屬權利要求進行合并式修改”。修改后的審查指南規定了，“在滿足上述修改原則的前提下，修改權利要求書的具體方式一般限于權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正”，“權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或多個技術特征，以縮小保護范圍”。

關于“明顯錯誤的修正”

相對于修改前的審查指南，對于無效宣告程序中明確允許的權利要求書的修改方式，修改后的審查指南增加了明顯錯誤的修正。筆者認為，審查指南的這一處修改，僅僅是對業內已經較為普遍的認知和實務操作經驗進行了明確。

一方面，修改前的審查指南，對于無效宣告程序中權利要求書的修改方式，僅僅是“一般”性的限制而并非“絕對”性的限制。修改權利要求書的具體方式僅僅是“一般”限于權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除，但并沒有排除其他修改權利要求的方式。可見，即使在修改前的審查指南中，在無效宣告程序中針對權利要求的明顯錯誤進行修正，也并非絕對不允許的修改方式。

另一方面，從歷史的實務操作經驗來看，對于在無效宣告程序中修正明顯錯誤的修改方式，專利復審委員會歷來持有比較開放的態度。即使在審查指南修改之前，為了避免對現有技術作出足夠貢獻的授權專利因存在撰寫瑕疵而被宣告無效，專利復審委員通常也不會禁止這種針對明顯錯誤的修改方式。例如，針對專利號200420090432.8的授權專利，專利權人在無效宣告請求階段以筆誤為由將權利要求4中的“移動桿（421）”修改為“牽引桿（421）”。在該案的無效宣告請求審查決定[3]中，合議組認為，根據本專利的說明書及說明書附圖，可以明確看出附圖標記“421”處的部件為牽引桿，也就是說，本領域技術人員能夠直接、毫無異議地確定原權利要求4中的“移動桿（421）”應為明顯筆誤，其應當為“牽引桿（421）”，因此，合議組接受了專利權人的修改。又如，針對專利號02220541.1的授權專利，專利權人在無效宣告請求階段將無效階段對原權利要求3進行修改時刪除了原權利要求3中的“且與下座板鉸鏈”這一特征。在該案的無效宣告請求審查決定[4]中，合議組認為，被刪除的特征“且與下座板鉸鏈”本身在原權利要求1和3中屬于重復限定，這一特征的刪除并未使得修改后的權利要求擴大原權利要求的保護范圍，也未超出原說明書和權利要求書記載的范圍，而且還有助于使修改后的權利要求更清楚簡明，因此，合議組接受了專利權人的修改。

關于“權利要求的進一步限定”

相對于修改前的審查指南，對于無效宣告程序中明確允許的權利要求書的修改方式，修改后的審查指南將“權利要求的合并”替換成了“權利要求的進一步限定”。筆者認為，審查指南的這一處修改，使得專利權人在無效宣告程序中擁有了更多的方式對權利要求書進行修改。

舉例來說，假設存在這樣一個授權專利，其權1包含有ABC四個技術特征，其權2包含有DE兩個技術特征，其權3包含有FG兩個技術特征。在審查指南修改之前，無效宣告程序中明確允許的修改方式，可以是將權2中的DE整體地合并到權1，也可以是將權3中的FG整體地合并到權1，還可以是將權2中的DE和權3中的FG都合并到權1。但是無效宣告程序中明確允許的修改方式，并不包括將D合并到權1而E沒有合并到權1，也不包括將F合并到權1而G沒有合并到權1。在審查指南修改之前，若專利權人在無效宣告程序中做出了上述不屬于明確允許的修改方式，合議組可以拒絕接受。在審查指南修改之后，無效宣告程序中明確允許的修改方式，包括將D合并到權1而E沒有合并到權1，也包括將F合并到權1而G沒有合并到權1，實際上，專利權人在無效宣告程序中可以將DEFG這四個技術特征中的任意一個或多個合并到權1。

需要說明的是，雖然修改后的審查指南將權利要求的進一步限定納入了無效宣告程序中允許的修改方式，但筆者認為，在無效宣告程序中，專利權人以權利要求進一步限定的方式做出的修改是否應當被接受，還要考慮其他因素。一方面，在權利要求中補入其他權利要求的部分技術特征，以此所形成的技術方案并不必然記載在本專利原始公開的說明書和權利要求書中，也即，這種修改有可能是超范圍的修改，不滿足專利法第33條的規定。另一方面，在權利要求中補入其他權利要求的部分技術特征，以此所形成的技術方案有可能保護范圍不清楚，也有可能得不到說明書支持，也即，這種修改有可能不滿足專利法第26條第4款的規定。再一方面，在權利要求中補入其他權利和要求的部分技術特征，以此形成的保護范圍并不必然比原權利要求的保護范圍更小，也就是說，這種修改有可能擴大了原權利要求的保護范圍，不滿足專利法實施細則第69條的規定。正是如此，修改后的審查指南提及到權利要求的進一步限定時，還特別限制了，在權利要求中補入其他權利要求的技術特征，要用以縮小保護范圍。有此可見，專利法第33條、專利法第26條第4款和專利法實施細則第69條都應當作為這種修改是否能夠被接受的考慮因素。

此外，相對于權利要求的合并來說，權利要求的進一步限定這種修改方式，能夠使得專利權人在無效宣告程序中修改的權利要求相對于原權利要求出現更復雜的變化。對于專利權人做出的復雜修改，按照修改后審查指南的規定，請求人可以進一步補充更多的證據和無效理由。可以預見的是，今后專利無效的案情將會更為復雜。

關于其他可能的修改方式

無論是修改前的審查指南還是修改后的審查指南，都沒有明確允許在無效宣告程序中以說明書內容對權利要求做進一步的限定。而一直以來都有觀點認為，在無效宣告程序中不允許專利權人以說明書的內容對權利要求做進一步限定的修改，也就是說，說明書的內容補入權利要求的修改方式，是無效宣告程序中禁止的修改方式。對此，筆者有不同意見。

筆者認為，無論是修改前的審查指南還是修改后的審查指南，對于無效宣告程序中權利要求書的修改原則和修改方式，都僅僅是“一般”性的限制而并非“絕對”性的限制。除了“一般限于”的修改方式，修改前后的審查指南都沒有排除其他修改權利要求的方式。而修改原則僅僅是“一般”不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特征，但審查指南并未排除在權利要求中增加說明書內容的修改方式，這種修改方式并非絕對不允許的。

另外，從歷史的實務操作經驗來看，在無效宣告程序中以說明書內容對權利要求做進一步限定的修改方式，曾多次被最高法院和專利復審委員會接受過。

例如，針對專利號03150996.7的授權專利，在授權文本的權利要求1中記載了，“一種復方制劑，其特征在于該制劑是以重量比組成為1∶10－30的氨氯地平或氨氯地平生理上可接受的鹽和厄貝沙坦為活性成份組成的藥物組合物”。專利權人在無效宣告請求階段按照說明書記載的內容將權利要求1中的 “1∶10－30”修改成了“1∶30”。 在該案的最高法院行政裁決書[5]中，最高法院認為，一方面，1∶30這一具體比值在原說明書中有明確記載，因此，將權利要求修改為1∶30既未超出原說明書和權利要求書記載的范圍，更未擴大原專利的保護范圍，另一方面，本專利權利要求僅有比例這一個變量，此種修改使本專利保護范圍更加明確，不會造成保護范圍模糊不清等不利后果，再一方面，此種修改既不會使專利權人通過事后修改的方式把說明書中無法體現的技術方案納入到本專利的權利要求中，也不會損害專利保護范圍的穩定性，又再一方面，如果僅以不符合修改方式的要求而不允許此種修改，就會使得在本案中對修改的限制純粹成為對專利權人權利要求撰寫不當的懲罰，缺乏合理性，況且，《審查指南》除了“一般限于”的修改方式，并未絕對排除其他修改方式。基于以上幾個方面，最高法院接受了此種基于說明書內容對權利要求進一步限定的修改。

又如，針對專利號03139760.3的授權專利，在授權文本的權利要求1中記載了，“一種具有分化和抗增殖活性的苯甲酰胺類組蛋白去乙酰化酶抑制劑，其特征在于，該化合物的結構通式如下所示：通式I（略）”，通式I表示馬庫什化合物。專利權人在無效宣告程序中按照說明書的記載將權利要求1中的馬庫什化合物修改成了一種具體化合物，即N-(2-氨基-4-氟苯基)-4[N-(3-吡啶丙烯酰基)氨甲基] 苯甲酰胺。在該案的無效宣告請求審查決定[6]中，合議組認為，一方面，專利權人修改的具體化合物，其制備、確認以及用途和使用效果在說明書中已經清楚、完整地予以公開，且是本專利唯一既給出了制備方法又確認了活性效果的具體化合物，可見，該具體化合物不僅在本專利說明書中有明確記載，而且是本專利的發明核心所在，并在原權利要求的保護范圍之內，因此，允許上述修改不會帶來公示性方面的問題，這并不違背專利審查指南對修改方式進行限制的初衷，另一方面，對無效宣告程序中權利要求的修改方式，審查指南雖然強調了“一般限于”的修改方式，但并未排除存在其他修改方式的可能性，再一方面，如果允許此種修改，則能夠更充分體現專利制度鼓勵發明創造的立法本意，并有助于專利確權程序在評判專利的技術貢獻時聚焦發明實質。基于以上幾個方面，合議組接受了此種基于說明書內容對權利要求進一步限定的修改。

通過以上兩個案例可以看出，在無效宣告程序中以說明書內容對權利要求書做進一步限定的修改方式，并非不可接受。實際上，對于此種修改，最高法院和專利復審委員會都會參考一些因素來確定是否接受，只是兩者參考的因素有所不同。最高法院主要是依據此種修改是否在原說明書中有明確記載、是否擴大原專利的保護范圍、是否會造成專利保護范圍不清楚、是否會將原說明書中無法體現的技術方案補入權利要求以及是否損害專利保護范圍的穩定性來確定是否接受此種修改。但專利復審委員會更為嚴格，主要依據此種修改是否在原說明書中有明確記載、是否為發明核心、是否在原專利的保護范圍之內、是否帶來公示性問題、是否體現鼓勵發明創造的立法本意以及是否有助于聚焦發明實質來確定是否接受此種修改。

相較而言，筆者更認同最高法院的觀點。原因在于，審查指南對無效宣告階段修改方式的限制，其初衷是要維持專利保護范圍的穩定性，以避免公眾因無法預見已授權專利的修改而受到損失。而授權專利的原說明書是已向公眾公開的內容。以原說明書的內容對權利要求進行修改，修改后權利要求的技術方案是原說明書明確記載的方案，則公眾從已公開的原說明書中應當能夠獲知。也就是說，此種修改是公眾可以預見的。只要此種修改不會擴大原專利的保護范圍，則公眾原本為避免侵權而實施的規避方案在此種修改之后也不會落入修改后權利要求的保護范圍，因此，公眾的利益并不會被此種修改所損害。故筆者認為，對于無效宣告程序中以說明書內容對權利要求做進一步限定的修改，若修改后的權利要求是原說明書中明確記載的技術方案、修改后的保護范圍不會擴大原專利的保護范圍并且修改后的保護范圍清楚，此種修改就可以被接受。此外，從本次審查指南的修改來看，無效宣告程序中專利文件的修改方式將更為開放，因此，有理由相信，今后專利復審委員會在實務操作中對以說明書內容對權利要求做進一步限定的修改方式可能會持更為開放的態度。

參考文獻：

[1] 2010版專利審查指南. 北京：知識產權出版社，2009.9

[2] 關于修改<專利審查指南>的決定(2017)(國家知識產權局令第74號)

[3] 專利復審委員會第15948號無效宣告請求審查決定

[4] 專利復審委員會第7056號無效宣告請求審查決定

[5] 最高法院(2011)知行字第17號行政裁決書

[6] 專利復審委員會第24591號無效宣告請求審查決定