在我國(guó)目前專利權(quán)的確權(quán)程序尤其是無效宣告案件的審查過程中，理論界與實(shí)務(wù)界對(duì)專利權(quán)人就專利文件的修改限制問題存在諸多的爭(zhēng)議，因此，對(duì)專利無效宣告程序中專利文件的修改問題進(jìn)行深入研究，無疑具有十分重要的意義。
一、我國(guó)對(duì)專利無效程序中專利文件修改的文本規(guī)定及其不足
我國(guó)《專利法》第33條規(guī)定，申請(qǐng)人可以對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改，但是，對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對(duì)外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。《專利法實(shí)施細(xì)則》第69條第1款規(guī)定，在無效宣告請(qǐng)求的審查過程中，發(fā)明或者實(shí)用新型專利的專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。另外，關(guān)于權(quán)利要求修改原則和修改方式的限制，早在1993版《審查指南》中就有所體現(xiàn)，該指南中規(guī)定：“專利文件的修改一般僅限于權(quán)利要求書，其原則是：(1)不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍；(2)應(yīng)僅針對(duì)已授權(quán)的權(quán)利要求書文本；(3)只能縮小，不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍；(4)不得改變?cè)瓕＠闹黝}；(5)一般不得增加未包含在原權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。”2010版《審查指南》與2001版《審查指南》關(guān)于這方面的規(guī)定大致相同，關(guān)于修改原則的規(guī)定為：“發(fā)明或者實(shí)用新型專利文件的修改僅限于權(quán)利要求書，其原則是：(1)不得改變?cè)瓩?quán)利要求的主題名稱。(2)與授權(quán)的權(quán)利要求相比、,不得擴(kuò)大原專利的保護(hù)范圍。(3)不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。(4)一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。”修改方式的規(guī)定為：“在滿足上述修改原則的前提下，修改權(quán)利要求書的具體方式一般限于權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除”，“技術(shù)方案的刪除是指從同一權(quán)利要求中并列的兩種以上技術(shù)方案中刪除一種或一種以上技術(shù)方案”。從歷史比較的角度來看，專利審查指南中對(duì)于無效宣告階段專利文件的修改要求是逐步趨嚴(yán)的，上述規(guī)定“既是實(shí)施細(xì)則修改的要求，又是規(guī)范雙方當(dāng)事人之間，以及公眾與專利權(quán)人之間的權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的需要，也有利于規(guī)范審查程序”、“既考慮了公眾對(duì)受法律保護(hù)的權(quán)利的明確性和穩(wěn)定性的要求，又有利于使發(fā)明創(chuàng)造得到應(yīng)有的保護(hù)”。{1}不過，筆者認(rèn)為這種限制顯然過于嚴(yán)格，由此存在一些消極的后果。第一，不利于專利權(quán)人利用無效宣告程序充分完善其專利文件。按照我國(guó)《專利法》的相關(guān)規(guī)定，無效宣告程序是專利授權(quán)后專利權(quán)人修改或完善其專利文件的唯一機(jī)會(huì)。如果對(duì)修改對(duì)象和修改方式作出過于嚴(yán)格的規(guī)定，則大大縮小了專利權(quán)人在無效宣告階段修改專利文件的空間。從我國(guó)的實(shí)際情況來看，很多申請(qǐng)人、專利代理人的撰寫水平尚有待于提高，因此在專利文件的撰寫中難免存在著筆誤或者可以澄清的錯(cuò)誤，而且在專利審查員的審查負(fù)荷日益增加的情況下，從專利局的角度來看也難以避免對(duì)于存在錯(cuò)誤或保護(hù)范圍并不合適的權(quán)利要求授予專利權(quán)現(xiàn)象的發(fā)生，即專利文件中某些錯(cuò)誤的存在并非完全是專利權(quán)人的單方過錯(cuò)造成的，因此需要給予專利權(quán)人以修正錯(cuò)誤的補(bǔ)救途徑，而不能因純粹的修改方式的限制否定一項(xiàng)專利的創(chuàng)造性或?qū)＠麢?quán)人對(duì)社會(huì)的發(fā)明創(chuàng)造，如此也與我國(guó)設(shè)置專利制度的初衷相違背。第二，對(duì)修改方式的限制存在與專利侵權(quán)訴訟中的禁止反悔原則和捐獻(xiàn)原則不相銜接的問題。《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第6條明確了專利侵權(quán)訴訟中的禁止反悔原則，即專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對(duì)權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。該條強(qiáng)調(diào)的是專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人客觀上所作的限制性修改或者意見陳述。該修改或者陳述是權(quán)利人主動(dòng)所為還是應(yīng)審查員要求所為，與專利授權(quán)條件是否具有法律上的因果關(guān)系以及是否被審查員最終采信，均不影響該規(guī)則的適用。同時(shí)，該司法解釋第5條還規(guī)定了專利法理論上的捐獻(xiàn)規(guī)則。該規(guī)則是指，對(duì)于說明書記載而權(quán)利要求未記載的技術(shù)方案，視為專利權(quán)人將其捐獻(xiàn)給社會(huì)公眾，不得在專利侵權(quán)訴訟中主張上述已捐獻(xiàn)的內(nèi)容屬于等同特征所確定的范圍。{2}由此可見，在我國(guó)的專利司法實(shí)踐中已經(jīng)明確適用禁止反悔原則和捐獻(xiàn)原則的前提下，對(duì)專利權(quán)人在無效宣告階段修改專利文件事實(shí)上已經(jīng)有了諸多的不利限制，在這種情況下，如果對(duì)權(quán)利要求的修改僅限于權(quán)利要求的刪除、合并和并列技術(shù)方案的刪除，則一項(xiàng)權(quán)利要求或技術(shù)方案的全部刪除就可能是專利權(quán)人為適應(yīng)審查指南關(guān)于修改方式的限制而違背其本意并不得不為之的事情，從而與禁止反悔原則和捐獻(xiàn)原則適用的邏輯基礎(chǔ)相悖。
二、域外國(guó)家和地區(qū)對(duì)無效階段專利文件修改的規(guī)定與實(shí)踐
(一)美國(guó)
美國(guó)專利法針對(duì)修改超范圍設(shè)立了兩個(gè)條款，其中第132條禁止通過修改引入新的主題，適用于摘要、說明書及附圖的修改。第112條第1段針對(duì)公開性，包括了三個(gè)方面的要求，其中的第1條“文字描述的要求”是指權(quán)利要求的語言應(yīng)得到說明書中書面描述的支持，適用于權(quán)利要求的修改。此外，雖然權(quán)利要求沒有修改，但如果說明書的修改引入了新的主題，只要權(quán)利要求的限定范圍受到說明書修改的影響，也應(yīng)當(dāng)依據(jù)第112條第1段予以拒絕。{3}而且在美國(guó)專利局授予專利權(quán)后，可以在有限的情形下對(duì)該授權(quán)專利進(jìn)行再次審查。專利法將這種授權(quán)后的審查限定為三種情形：發(fā)布修正文字錯(cuò)誤或細(xì)微錯(cuò)誤的更正證書；審查更正申請(qǐng)以修正實(shí)體性錯(cuò)誤；或者在附加對(duì)比文件或理由的情況卞對(duì)專利的有效性進(jìn)行復(fù)審。{4}即美國(guó)專利法為專利權(quán)人在專利授權(quán)后提供了對(duì)專利文件進(jìn)行修改的三種途徑，其中的復(fù)審程序則大致相當(dāng)于我國(guó)的無效宣告程序。在復(fù)審程序中，允許專利權(quán)人提出新的權(quán)利要求或?qū)?quán)利要求書和說明書進(jìn)行修改，但“復(fù)審程序不允許任何擴(kuò)大權(quán)利要求范圍的修改提議或新的權(quán)利要求”，即修改后的權(quán)利要求范圍不得超過已授權(quán)專利最寬的權(quán)利要求范圍，而且“提出任何對(duì)其專利的修正或新的權(quán)利要求，以便將所主張的發(fā)明與所引證的現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行區(qū)分……或者針對(duì)不利于專利權(quán)利要求的可專利性的決定而提出修正或新的權(quán)利要求”，因此，這一程序并沒有賦予權(quán)利人自由修改權(quán)利要求中無關(guān)方面的權(quán)利；換言之，任何修改都必須是針對(duì)與復(fù)審程序有關(guān)的方面作出的。{5}
(二)日本
日本特許廳下設(shè)的審判部相當(dāng)于我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局下設(shè)的專利復(fù)審委員會(huì)，其復(fù)審類型就包括對(duì)已授權(quán)專利提出的無效復(fù)審以及訂正復(fù)審、撤銷復(fù)審和判定等。當(dāng)無效審判請(qǐng)求事項(xiàng)存在部分無效事由的，雖然原則上應(yīng)該將該請(qǐng)求事項(xiàng)整體視為無效(部分無效之否定)，但在這種情況下，即使允許將該部分從請(qǐng)求事項(xiàng)中刪除，也不會(huì)限制到第三人對(duì)專利的自由利用。相反，如果不允許這種修改，那么專利權(quán)人就不得不接受專利無效之后果，這樣不利于專利申請(qǐng)的激勵(lì)機(jī)制。{注釋  

{1}專利局審查業(yè)務(wù)管理部主編：《專利審查指南修改導(dǎo)讀》，專利文獻(xiàn)出版社2002年版，第207-208頁。

{2}孔祥俊、王永昌、李劍：“《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》的理解與適用”，載《人民司法·應(yīng)用》2010年第3期。

{3}杜鵑、黃非：“中歐日美有關(guān)修改超范圍法律規(guī)定的比較研究”，載《中國(guó)發(fā)明與專利》2010年第12期。

{4}Martin J Adelman,Randall R. Rader,Gordon P. Klancnik:《美國(guó)專利法》，鄭勝利、劉江彬翻譯，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2011年版，第19-24頁。

{5}30 F.3d 1459(Fed. Cir.1994)。

{6}[日]田村善之：《日本知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》，周超等譯，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社2011年版，第294頁。

{7}日本專利法第126條第1、3款，第134條之2第1、5款。

{8}管熠武、高艷：“歐洲專利審判制度”，載《法制園地》2006年第4期。

{9}李明德等：《歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)法》，法律出版社2010年版，第373頁。