案情簡介：上訴人某啤酒公司與被上訴人國家知識產權局及一審第三人馬某外觀設計專利權無效行政糾紛一案，涉及專利權人為馬某、名稱為“啤酒罐”的外觀設計專利(以下簡稱本專利)。針對某啤酒公司就本專利權提出的無效宣告請求，國家知識產權局作出第46751號無效宣告請求審查決定(以下簡稱被訴決定)，維持本專利權有效;某啤酒公司不服，向北京知識產權法院(以下簡稱一審法院)提起訴訟。一審法院于2022年6月28日作出(2021)京73行初2743號行政判決，判決駁回某啤酒公司的訴訟請求;某啤酒公司不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院認為：本專利申請日在2008年修正的專利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的專利法施行日(2021年6月1日)之前，本案應適用2008年修正的專利法。本案二審爭議焦點問題是：本專利是否與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突，即本專利是否違反專利法第二十三條第三款的規定。
專利法第二十三條第三款規定：“授予專利權的外觀設計不得與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突。”該規定的立法目的是避免外觀設計專利的實施與他人在先的合法權利相沖突。原因在于，外觀設計經形式審查并被授權后，其實施可能會與在申請日之前他人已經合法取得的權利相沖突，損害在先權利人的合法權利?；诖?，凡是因該外觀設計的實施可能侵害他人在先權利的情形，均屬于該款規定的規制范疇。因此，在審理外觀設計專利權授權確權行政糾紛案件中，對于專利法第二十三條第三款規定的“合法權利”不宜作狹義解釋，一般情況下，只要依法享有的、在本專利申請日之前已經取得并在提起專利無效宣告請求時維持有效的權利或者利益，均應包括在內。《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十二條規定：“專利法第二十三條所稱的合法權利包括：作品、商標、地理標志、姓名、企業名稱、肖像，以及有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢等享有的合法權利或者權益。”根據該規定，商標權是專利法第二十三條所稱的在先取得的合法權利之一。商標可區分為注冊商標和未注冊商標，商標權人對其注冊商標依法享有專用權，對其通過使用已與其取得對應關系，且實際上起到區分商品或服務來源的作用的未注冊商標，亦享有合法權益。原則上，如果商標權人的注冊商標的申請日在外觀設計專利申請日之前，且在提起專利無效宣告請求時商標已被核準注冊并仍然有效，或者在外觀設計專利申請日之前，實際上起到區分商品或服務來源的作用的未注冊商標已經與商標權人建立對應關系，商標權人基于其在先申請商標權或者在先已與其建立對應關系的未注冊商標的合法權益，可以用于判斷外觀設計專利權是否與之相沖突。如果在同一種商品或類似商品的外觀設計中采用了與他人在先申請的注冊商標或者在先已與其建立對應關系的未注冊商標相同或者近似的標識，外觀設計專利權的實施可能會使相關公眾誤認為商品來源于商標權人，進而損害在先權利人的合法權利，通常可以認定為該外觀設計與他人在申請日以前已經取得的合法權利相沖突。這種沖突的判斷標準實質上是審查外觀設計專利權的實施是否會侵害在先權利人基于其在先注冊商標或在先已與其建立對應關系的未注冊商標所享有的合法權利或利益。因此，一審判決以文字的具體內容并非是外觀設計的保護范圍為由，徑直認定含有文字的外觀設計專利不會與他人對文字本身享有的合法權益產生權利沖突，機械理解和適用法律，偏離了權利沖突條款的立法目的，本院對此予以糾正。
本案中，某啤酒公司所主張的在先權利實際上包括兩個部分：一是其在本專利申請日前因對“V8”商標的在先申請享有的在先商標申請權益;二是其在本專利申請日前因對“V8”標識的在先使用所享有的在先權益。對此，分別分析如下：第一，關于在先商標申請權。商標申請權是一項合法權益，應當受到法律的保護，但其性質上是對注冊商標專用權的一種期待權，最終期待的完整權利是注冊商標專用權。只有商標獲得注冊，商標申請的最終權益才得以實現。因此，原則上應以該商標申請是否最終獲得注冊為條件對在先商標申請權益予以保護。如果商標申請日在專利申請日之前，且在提起專利無效宣告請求時商標已被核準注冊并仍然有效，在先申請的注冊商標就可以對抗在后申請的外觀設計專利權，用于判斷外觀設計專利權是否與之相沖突。第22475245號“V8”商標申請日在本專利申請日之前，并最終獲得注冊。由于“V8”標識具有的識別商品來源的作用，包含“V8”字樣的該外觀設計專利的實施客觀上會與在先申請的注冊商標權利相沖突，這種情況也應當屬于專利法第二十三條立法予以規制和需要防范的對象，這種沖突的解決有必要按照保護在先權利的原則進行處理。第二，因對“V8”標識的在先使用所享有的在先權益。盡管商標關注的是標識的可區分性，外觀設計要求的是“富有美感的新設計”，文字的具體內容并非是外觀設計的保護范圍，但當外觀設計專利包含文字時，判斷該外觀設計專利與在先商標權是否沖突，關鍵在于判斷該外觀設計專利的實施是否會侵害在先商標權。如果外觀設計專利包含的文字與在先商標標識相同或近似，且兩者使用的商品相同或類似，該外觀設計專利權的實施可能會使相關公眾混淆、誤認時，外觀設計專利權的實施就可能損害商標權人的合法權利，造成外觀設計專利權與注冊商標專用權的沖突。具體到本案，某啤酒公司的前身大理啤酒有限公司在啤酒產品上的使用和宣傳“大理啤酒V8”“大理V8”標識在本專利申請日之前已長達12年，具有較高知名度和影響力，消費者已經將“大理啤酒V8”“大理V8”理解為大理啤酒有限公司的“V8”啤酒，進而將“V8”標識與大理啤酒有限公司逐步形成一定的特定聯系。而且，“V8”并無通用的啤酒型號含義，即便將“V8”理解為啤酒型號，消費者亦會識別為大理啤酒的“V8”型啤酒，與某啤酒公司的前身大理啤酒有限公司之間形成對應關系，實際上依然起到區分商品來源的作用。因此，一審判決以“某啤酒公司未提交單獨使用‘V8’作為標識的證據，且‘V8’標識用于啤酒包裝罐上容易讓相關公眾認為是型號等標識，難以起到區分產品來源的作用”為由，認定某啤酒公司提交的現有證據不足以證明“V8”標識與某啤酒公司的前身大理啤酒有限公司之間的對應關系，系事實認定錯誤，本院予以糾正。而且，馬某居住生活地亦位于該啤酒的主要銷售地區，客觀上存在模仿、復制在先申請的商標標識的可能。綜上，本專利權的實施可能會使相關公眾誤認為商品來自某啤酒公司，損害某啤酒公司因對“V8”標識的在先使用所享有的合法在先權益，造成本專利權與他人享有的在先權益的沖突。
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二審判決：一、撤銷北京知識產權法院(2021)京73行初2743號行政判決;二、撤銷國家知識產權局第46751號無效宣告請求審查決定;三、國家知識產權局就某啤酒公司針對專利號為201830256268.0、名稱為“啤酒罐”的外觀設計專利提出的無效宣告請求重新作出審查決定。
【參考案例：(2023)最高法知行終42號判決書】
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