專利程序性審查對當事人的權(quán)利和審查質(zhì)量均會產(chǎn)生重要影響。我局對涉及專利程序性問題的行政訴訟、行政復(fù)議中典型案例進行總結(jié)，以問答的形式對相關(guān)問題進行闡釋，希望能夠?qū)ι暾埲恕＠麢?quán)人正確處理程序性問題，進而節(jié)約成本、避免不必要的損失有所幫助。
一、關(guān)于送達
1、問：專利權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)繳納專利年費而造成專利權(quán)在期限屆滿前終止的，國家知識產(chǎn)權(quán)局繳費通知書和專利權(quán)終止通知書應(yīng)發(fā)送給專利權(quán)人委托的專利代理機構(gòu)還是發(fā)給專利權(quán)人?
答：此問題的焦點在于對“專利權(quán)”有效期的理解。首先，我國專利法實施細則第一百一十五條規(guī)定，授予專利權(quán)當年以后的年費應(yīng)當在上一年度期滿前繳納。專利權(quán)人未繳納或者未繳足的，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)當通知專利權(quán)人自應(yīng)當繳納年費期滿之日起6個月內(nèi)補繳，同時繳納滯納金。根據(jù)上述規(guī)定，在補繳滯納期內(nèi)，專利權(quán)終止的效力處于法律上的待定狀態(tài)，即在滯納期內(nèi)專利權(quán)有效期尚未終止。
其次，《專利審查指南》第五部分第七章第3.3節(jié)規(guī)定，專利年費滯納期屆滿后一個月，對尚未繳納相關(guān)費用的專利發(fā)出繳費通知書。《專利審查指南》第五部分第九章第4.2.2節(jié)還規(guī)定，專利年費滯納期滿仍未繳納或繳足專利年費或者滯納金的，審查員應(yīng)當發(fā)出專利權(quán)終止通知書。專利權(quán)人未啟動恢復(fù)程序或者恢復(fù)權(quán)利請求未被批準的，專利局應(yīng)當在終止通知書發(fā)出四個月后，進行失效處理，并在專利公報上公告。(2020)最高法知行終570號行政判決書認為，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，發(fā)出繳費通知書、發(fā)出專利權(quán)終止通知書、進行失效處理、在專利公報上公告等，均是專利審查的各項程序，在以上專利審查程序處理過程中，賦予了專利權(quán)人可以補繳費用，請求恢復(fù)權(quán)利等救濟手段，在等待補繳費用和等待恢復(fù)權(quán)利期間，專利權(quán)并未做失效處理，專利權(quán)人可通過一定行為而保持其有效。可見，發(fā)出專利權(quán)終止通知書后專利并不必然失效，專利權(quán)終止通知書是專利失效前的行政行為，專利代理機構(gòu)被授權(quán)在專利有效期內(nèi)進行代理的義務(wù)依然合法存續(xù)，國家知識產(chǎn)權(quán)局依然可依法向?qū)＠頇C構(gòu)送達文件。
此外，從國家知識產(chǎn)權(quán)局作為國務(wù)院專利行政部門行使行政管理職能的層面考慮，無論是發(fā)出繳費通知書、專利權(quán)終止通知書，還是進行失效處理、在專利公報上公告等，均是針對同一專利的專利審查程序，這些審查程序具有完整性和延續(xù)性，且對社會公眾有引導(dǎo)作用，審查程序包括送達，應(yīng)統(tǒng)一標準，保持前后具體行政行為一致。若以審查程序的進程區(qū)分受送達人，將導(dǎo)致審查程序的混亂，不符合具體行政行為合理性原則。綜上，專利權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)繳納專利年費而造成專利權(quán)在期限屆滿前終止的情況，國家知識產(chǎn)權(quán)局繳費通知書和專利權(quán)終止通知書應(yīng)發(fā)送專利權(quán)人委托的專利代理機構(gòu)。
相關(guān)案例：(2019)最高法知行終197號、(2020)最高法知行終570號。
2、問：專利授權(quán)后，如果申請人與代理所簽訂的合同未約定授權(quán)后雙方的權(quán)利和義務(wù)，此時專利權(quán)人應(yīng)當注意什么?
答：此時的專利權(quán)人并不一定是當時申請專利的申請人。而當時申請專利時，存在委托義務(wù)的代理機構(gòu)不能因合同約定的義務(wù)完成而不再進行代理行為，此時專利權(quán)人應(yīng)及時變更專利代理機構(gòu)或解除代理關(guān)系，否則國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的通知書仍會根據(jù)專利法實施細則第四條第三款的規(guī)定發(fā)往申請人當前委托的代理機構(gòu)，而該代理機構(gòu)如果未及時轉(zhuǎn)送通知書，從而導(dǎo)致申請人的權(quán)益遭到損害，甚至?xí)?dǎo)致專利權(quán)終止。為了避免意外發(fā)生，申請人應(yīng)對自己的專利申請或?qū)＠麢?quán)盡到審慎義務(wù)，如果自身情況發(fā)生變化，尤其是聯(lián)系方式或通信地址變化時，應(yīng)將自身的變化情況及時通知國家知識產(chǎn)權(quán)局，并進行正式的變更以保證能正常接收國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的通知書。(2018)最高法行申1262號行政判決書認為：當事人認可涉案專利申請由涉案代理所代理，也認可其并未將已經(jīng)解除該委托代理關(guān)系的事實告知國家知識產(chǎn)權(quán)局。在此情況下，國家知識產(chǎn)權(quán)局按照當事人遞交的專利申請文件將涉案專利的繳費通知書等文件郵寄送達給前述涉案代理所并無不當。
相關(guān)案例：(2012)知行字第86號、(2018)最高法行申1262號。
3、問：申請人/專利權(quán)人通過EMS向國家知識產(chǎn)權(quán)局郵寄的各種文件，應(yīng)當怎樣確定遞交日?對于普通快遞如何確定遞交日?
答：EMS是“郵政特快專遞服務(wù)”的英文簡稱，是由中國郵政集團公司直屬全資子公司中國郵政速遞物流公司提供的一種快遞服務(wù)。因此，EMS屬于郵寄的一種形式。國知復(fù)專[2020]0057、0058號行政復(fù)議決定書認為，根據(jù)專利法實施細則第四條第一款的規(guī)定，申請人/專利權(quán)人通過EMS向國家知識產(chǎn)權(quán)局郵寄的各種文件，以寄出的郵戳日或者快遞單打印日為遞交日;郵戳日或者快遞單打印日缺失或者不清晰的，除當事人能夠提出證明外，以國家知識產(chǎn)權(quán)局收到日為遞交日。通過其他速遞公司遞交到國家知識產(chǎn)權(quán)局的專利申請，根據(jù)《專利審查指南》第五部分第三章第2.3.1節(jié)的規(guī)定，以國家知識產(chǎn)權(quán)局收到日為申請日。通過其他速遞公司遞交到國家知識產(chǎn)權(quán)局的其他文件，參照《專利審查指南》第五部分第三章第2.3.1節(jié)的規(guī)定，以國家知識產(chǎn)權(quán)局收到日為遞交日。
相關(guān)案例：國知復(fù)專[2020]0057、0058號。
4、問：對于專利電子申請，國家知識產(chǎn)權(quán)局以電子形式向申請人/專利權(quán)人送達的各種通知書、決定或者其他文件，應(yīng)當怎么確定收到日?
答：根據(jù)專利法實施細則第四條第七款的規(guī)定，國家知識產(chǎn)權(quán)局以電子形式向申請人/專利權(quán)人送達的各種通知書、決定或者其他文件，以進入當事人認可的電子系統(tǒng)的日期為送達日。根據(jù)《專利審查指南》第五部分第六章第2.3.1節(jié)的規(guī)定，進入當事人認可的電子系統(tǒng)的日期與通知書和決定的發(fā)文日不一致時，除當事人能提供證據(jù)外，該通知書和決定的發(fā)文日推定為送達日。
國知復(fù)專[2021]0003號行政復(fù)議決定書認為，因申請人/專利權(quán)人未按照本協(xié)議使用專利電子申請系統(tǒng)，造成其不能正確、完整接收國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的電子文件的，由申請人/專利權(quán)人承擔(dān)責(zé)任。申請人/專利權(quán)人主張其不能正確、完整接收該電子文件的責(zé)任在國家知識產(chǎn)權(quán)局的，應(yīng)當由申請人/專利權(quán)人承擔(dān)舉證責(zé)任，向國家知識產(chǎn)權(quán)局說明理由，并附具相應(yīng)的證明材料。
相關(guān)案例：國知復(fù)專[2021]0003號。
二、關(guān)于費用
1、問：為何費減備案成功了，但提交申請后卻收到了“不同意減繳”的《費用減緩審批通知書》?
答：出現(xiàn)這種情況，其中一種原因是由于申請人在提交專利申請請求書時，漏填了申請人的身份證號等相關(guān)信息。
國家知識產(chǎn)權(quán)局第229號公告《關(guān)于調(diào)整專利費減相關(guān)業(yè)務(wù)辦理方式的公告》在第三條中規(guī)定：“自2016年9月1日(含)起，專利申請請求書和與中間文件配套使用的《費用減緩請求書》將進行適應(yīng)性調(diào)整;申請人在提出專利申請時請求專利費減的，只需在專利申請請求書中勾選‘□請求費減且已完成費減資格備案’，并填寫專利費減備案證件號;.......”。也就是說，費減備案成功后，請求書中必須要填寫“居民身份證件號碼或統(tǒng)一社會信用代碼/組織機構(gòu)代碼”，并且要勾選“□請求費減且已完成費減資格備案”。申請人勾選后，系統(tǒng)會通過身份證號或組織機構(gòu)代碼與費減申請中的記錄進行關(guān)聯(lián)，如果關(guān)聯(lián)成功則費減就會成功。
現(xiàn)實中，出現(xiàn)不同意減緩的情況，通常要么是申請人忘記了勾選，要么是沒有填寫號碼或代碼。尤其是很多個人申請人，在填寫了發(fā)明人的居民身份證件號碼之后，有時會漏填申請人信息。而申請人身份信息是用來與費減資格備案系統(tǒng)中進行比對的，如果漏填，那么即使費減備案成功，也無法進行比對，進而不能同意費減。因此提醒申請人，在提交專利申請請求書時，請務(wù)必注意準確、完整填寫相關(guān)信息，不要遺漏。
相關(guān)案例：國知復(fù)專[2020]0146號。
2、問：專利權(quán)人針對宣告專利權(quán)全部無效的決定提起訴訟，那么在訴訟期間，涉案專利的年費是否還要繼續(xù)繳納?
答：宣告專利權(quán)全部無效的決定作出之后，針對該決定的法定訴訟程序結(jié)束之前，專利權(quán)人仍需繳納年費;而在經(jīng)過法定程序確認了無效宣告決定的效力之后，專利權(quán)人可以請求退還無效宣告決定日所在專利年度之后的年費。
有的當事人認為，無效宣告決定作為行政決定，一經(jīng)作出即生效，從而年費也就沒有繼續(xù)繳納的義務(wù);而當生效的法院判決撤銷了無效宣告決定之后，專利權(quán)人才有義務(wù)繼續(xù)繳納年費。這種認識存在偏差。如果這樣操作，可能導(dǎo)致的后果是，即使法院判決撤銷了無效宣告決定，涉案專利也可能因為沒繳年費而導(dǎo)致終止。
其理由簡要說來，是因為：宣告專利權(quán)全部無效的決定作出之后，專利法第四十七條中所規(guī)定“視為自始即不存在”這一法律內(nèi)容，在經(jīng)過法定期間或者法定程序確認之前(專利法第四十六條中所規(guī)定的“自收到通知之日起三個月內(nèi)向人民法院起訴”)，對于專利權(quán)人而言并沒有生效，即專利法第四十三條中所規(guī)定的年費繳納義務(wù)并沒有免除;如果專利權(quán)人不按照規(guī)定繼續(xù)繳納年費，涉案專利權(quán)將依據(jù)專利法第四十四條的規(guī)定在期限屆滿前終止。
相關(guān)案例：(2019)京73行初9951號、(2020)最高法知行終294號、(2015)一中行初字第1604號。
3、問：專利A的專利權(quán)人為B公司。C公司因工作失誤，在向國家知識產(chǎn)權(quán)局繳費時寫錯專利號，錯繳了專利A的年費，是否可以請求國家知識產(chǎn)權(quán)局予以退還?
答：可以。根據(jù)專利法實施細則第一百一十一條第三款和《專利審查指南》第五部分第二章第4.2.1.1節(jié)的規(guī)定，當事人繳費時寫錯專利號的，可以向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出退款請求，國家知識產(chǎn)權(quán)局應(yīng)當予以退還。國知復(fù)專[2020]0095號行政復(fù)議決定書認為，上述“寫錯專利號”的情形，既包括“當事人錯誤填寫了與國家知識產(chǎn)權(quán)局記錄不一致的專利號”的情形，也包括“當事人填寫的專利號雖然與國家知識產(chǎn)權(quán)局記錄一致，但是有違當事人真實的意思表示”的情形。對“是否有違當事人真實的意思表示”，可以綜合考慮當事人的主觀陳述和專利權(quán)人、專利代理機構(gòu)等繳費義務(wù)人的信息等客觀事實予以認定。經(jīng)核實，專利A的專利權(quán)人是B公司，而不是C公司。C公司也向國家知識產(chǎn)權(quán)局確認，其因工作失誤向國家知識產(chǎn)權(quán)局錯繳了專利A的年費。因此，可以認定C公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局繳納的年費有違其真實的意思表示。對于其因?qū)戝e專利號而錯繳的費用，經(jīng)當事人提出請求，國家知識產(chǎn)權(quán)局應(yīng)當予以退還。
相關(guān)案例：國知復(fù)專[2020]0095號。
三、關(guān)于其他
1、問：收到初步認定非正常的函件，是否可針對非正常申請的初步認定或相關(guān)規(guī)定提出復(fù)議或訴訟?
答：《規(guī)范申請專利行為的規(guī)定(國家知識產(chǎn)權(quán)局令第七十七號)》是行政機關(guān)為了規(guī)范申請專利的行為，維護正常的專利工作秩序制定發(fā)布的具有普遍約束力的部門規(guī)章。根據(jù)我國行政訴訟法第十三條的規(guī)定，對其提起的訴訟不屬于人民法院的受案范圍。由于關(guān)于非正常專利申請的審查業(yè)務(wù)專用函是行政機關(guān)履行專利管理職能的行為，本身并未對涉案專利的審查進行實質(zhì)性的處理并形成最終的認定結(jié)論，屬于對公民、法人或者其他組織權(quán)利義務(wù)不產(chǎn)生實際影響的行為，故亦不屬于行政復(fù)議和行政訴訟的受案范圍。
(2014)知行字第99號行政判決書認為：根據(jù)《中華人民共和國行政訴訟法》第十二條第(二)項之規(guī)定，人民法院不受理公民、法人或者其他組織對于行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍約束力的決定、命令提起的訴訟。國家知識產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》是行政機關(guān)為了規(guī)范申請專利的行為，維護正常的專利工作秩序，制定發(fā)布的具有普遍約束力的決定，根據(jù)前述規(guī)定，對其提起的訴訟不屬于人民法院的受案范圍。由于國家知識產(chǎn)權(quán)局作出的《非正常專利申請確認通知》是行政機關(guān)履行專利管理職能的行為，本身并未對涉案專利的審查進行實質(zhì)性的處理并形成最終的認定結(jié)論，因此，一、二審裁定認定其屬于過程性文件，對申請人的權(quán)利義務(wù)不產(chǎn)生實際影響，并無不當。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于執(zhí)行〈中華人民共和國行政訴訟法〉若干問題的解釋》第一條第二款第(六)項，對公民、法人或者其他組織權(quán)利義務(wù)不產(chǎn)生實際影響的行為提起的行政訴訟，不屬于人民法院的受案范圍。
相關(guān)案例：(2014)知行字第99號。
2、問：我國臺灣地區(qū)優(yōu)先權(quán)如何辦理，是否可在PCT申請中要求臺灣地區(qū)優(yōu)先權(quán)?
答：我國臺灣地區(qū)申請人可根據(jù)《關(guān)于臺灣同胞專利申請的若干規(guī)定》(國家知識產(chǎn)權(quán)局令第五十八號)第二條的規(guī)定，通過《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》途徑要求享有其臺灣地區(qū)在先申請的優(yōu)先權(quán)，即在臺灣地區(qū)第一次提出發(fā)明或者實用新型專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者第一次提出外觀設(shè)計專利申請之日起六個月內(nèi)，又在國家知識產(chǎn)權(quán)局就相同主題提出專利申請的，可以要求臺灣地區(qū)優(yōu)先權(quán)，但應(yīng)注意申請人不可以通過PCT途徑要求臺灣地區(qū)優(yōu)先權(quán)。國知復(fù)字第1951號行政復(fù)議決定書認為：《關(guān)于臺灣同胞專利申請的若干規(guī)定》已明確規(guī)定了享有臺灣地區(qū)優(yōu)先權(quán)的條件，即我國臺灣地區(qū)申請人在臺灣地區(qū)第一次提出發(fā)明或者實用新型專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者第一次提出外觀設(shè)計專利申請之日起六個月內(nèi)，又在國家知識產(chǎn)權(quán)局就相同主題提出專利申請。
相關(guān)案例：國知復(fù)字第1951號。
3、在專利申請權(quán)(或?qū)＠麢?quán))權(quán)屬糾紛中，作為預(yù)防性措施，非申請人/專利權(quán)人一方當事人應(yīng)當采取怎樣的措施?
答：在專利申請權(quán)(或?qū)＠麢?quán))權(quán)屬糾紛中，可能出現(xiàn)的一種情形是：在訴訟期間，申請人故意主動撤回涉案專利申請;怠于答復(fù)審查意見通知書或者辦理登記手續(xù)等以致該專利申請被視為撤回;或者專利權(quán)人故意主動放棄該專利權(quán)。如果作為訴訟標的的專利申請/專利權(quán)失效，當裁判文書對申請人/專利權(quán)人作出了與現(xiàn)狀相反的認定，即認定申請人/專利權(quán)人應(yīng)當為另一方當事人，該案將會陷入無從執(zhí)行的困境。因此，當發(fā)生專利申請權(quán)(或?qū)＠麢?quán))權(quán)屬糾紛時，作為預(yù)防性措施，非申請人/專利權(quán)人一方當事人可以根據(jù)專利法實施細則第一百零三條的規(guī)定，向國家知識產(chǎn)權(quán)局請求中止有關(guān)程序;或者請求人民法院根據(jù)專利法實施細則第一百零四條的規(guī)定，要求國家知識產(chǎn)權(quán)局協(xié)助執(zhí)行采取財產(chǎn)保全措施，中止有關(guān)程序。
(特別說明：本文引用的行政判決書中涉及相關(guān)法律依據(jù)的名稱和條款號的內(nèi)容，是對其原文的直接引用。)
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