日前，北京市知識產權公共服務中心以“中國企業出海知識產權合規管理”為主題，舉辦海外知識產權風險防控專題活動。以下為活動中嘉賓發言要點，供學習參考。
一、中國企業“出海”知識產權合規特點
1.企業自有海外知識產權較少，海外知識產權制度運用困難。企業出海初期規模小，擁有的海外知識產權數量較少，因此難以充分運用相關權利制度。
2.海外相關基礎知識產權比較多，海外知識產權糾紛防不勝防。如通信領域專利技術較多，即使不存在侵權的惡意，企業遭遇知識產權訴訟的概率仍較大。
3.企業知識產權團隊尚不完善，海外知識產權人員經驗不足。企業出海初期知識產權團隊經驗不足，難以作為企業的堅強支撐，應對紛繁復雜的海外知識產權糾紛。
4.海外市場銷售額尚小，企業遭遇糾紛后進退兩難。海外知識產權糾紛應對費用成本較高，甚至超過一些企業“出海”的銷售額，一些企業在海外遭遇糾紛后面臨著是否積極應對的兩難抉擇。
5.對“出海”目標不了解，對“出海”步驟不明確。企業對目標市場以及知識產權制度、訴訟情況不了解，未制定清晰的目標。
二、出海企業風險防控策略
（一）出海企業專項化風險防控策略
1.商標領域。以美國為例，存在比較敏感的商標標識，如HDMI、MicroSD等，企業出口前應當主動進行商標風險排查，確保已經獲得商標權利人的許可。
2.專利領域。應當注意專利布局、專利風險排查、專利許可以及專利購買情況。
(1)專利布局包括基礎布局、攻擊性布局以及防御性布局。將現有技術以專利形式進行保護的方式便是基礎布局，該種方式比較適合小型企業。將自己不常使用但競爭對手經常使用的技術，以專利形式予以保護稱為攻擊性布局。防御性布局則針對自己或者競爭對手可能使用的技術以專利形式進行保護。
(2)專利風險排查應考慮到時間、范圍以及排查結果處理。當技術方案基本確定時便需要進行風險排查。此時排查的優勢在于：①便于整改技術方案。②對技術方案進行提升。
排查范圍包括地域范圍、屬性范圍和專利權人。地域范圍依據企業產品出口地區而定。屬性范圍包括授權專利和申請中專利，建議排查授權專利，申請中專利作為補充。專利權人的排查范圍可從頻繁發生訴訟、競爭對手等方面進行篩選。就排查結果而言，如果方案侵權，可采取的措施如下：①在不影響產品性能以及成本控制的前提下及時進行技術整改;②無法整改技術方案時，可以提出對方專利無效;③訴前取得專利權人的許可。
(3)專利購買事前評估的內容包括：①該專利是否侵權;②專利被無效的可能性;③以該專利權為基礎，提起侵權訴訟可獲得的賠償額。建議企業將專利購買作為常態化任務。
（二）出海企業常規化風險防控策略
出海企業常規化風險防控策略包括：
1.經費預算。企業安排預算時不能僅僅關注已經產生的收入，還要著眼于未來市場的預測。
2.人員管理。企業的管理團隊中應有海外知識產權管理的專業人員。
3.合規授權。企業在合規管理方面要設置常規負責人和項目小組應對海外知識產權糾紛。
4.意識培養。主要針對技術人員進行海外知識產權相關的常規化培訓，從技術設計的根源上規避風險。
5.制度建設。建立海外訴訟的分工機制與預案，可以考慮設置海外主體，靈活運用海外主體降低國內主體風險。
三、出海企業專利合規管理
（一）識別機會
通過識別現有技術定義潛在的創新機會并對其進行有限排序，具體工作內容如下：
1.研發立項階段，專利管理團隊等前端職能小組要開展常態化專利監控工作，形成專利地圖;
2.前端職能小組應加入項目小組，在研發立項階段時根據專利地圖，規避風險，提供機會;
3.項目小組與前端職能小組對照專利地圖，規劃創新工作。盡早開展相關工作，避免閉門造車，同時規避侵權風險。
（二）創建概念
創建概念是指某一專利方案或者專利產品開發的起點。通過對收集到的專利信息進行梳理，結合公司的發展創新方向，定義專利產品或者方案。企業可依據識別的機會，從知識產權角度支持概念的形成，并選擇潛在概念。具體工作內容包括：
1.專利申請團隊等中端職能小組介入，根據專利管理團隊等前端職能小組提供的專利信息，識別現有知識產權布局的空白與不足;
2.結合企業創新活動與專利價值評估，選擇空白與不足點，并形成專利保護的初步概念;
3.依據初步的專利保護概念，指引創新小組創新方向;
4.專利管理團隊等前端職能小組依據創新方向繼續更新專利信息。
（三）驗證概念
調查和評估潛在概念知識產權風險，尋求知識產權保護，具體工作內容包括：
1.緊跟創新活動的不斷推演，進行專利侵權風險排查(FTO)，避免風險;
2.根據企業與市場的環境不斷調整專利排查的范圍;
3.形成專利排查報告。
（四）開發方案
堅持知識產權保護與風險防控并軌運行，以促進創新為目標確定開發方案。具體工作內容包括：
1.根據創新方案，查漏補缺專利排查，避免風險;
2.創新方案的演進帶動專利申請的不斷演進;
3.處理開發階段專利排查結果，以價值最大化和風險最小化為原則進行規避設計、尋求合作和許可并做好無效準備;
4.形成專利排查報告。
（五）部署方案
有效部署知識產權管理活動，為企業創新提供全生命周期的保駕護航。具體工作內容：
1.專利運營團隊等后端職能小組根據獲得權利研究市場，尋找運營機會，保護創新;
2.專利申請團隊等中端職能小組跟蹤獲權過程，及時有效處理申請事宜;
3.專利管理團隊等前端職能小組及時更新專利導航信息，尋找新的機會，開啟新一輪的循環。
四、出海企業應對知識產權訴訟實務性建議
各國關于知識產權的程序規定相差較大，但實體規定相差無幾，可以從整體上對知識產權糾紛進行把控。就出海企業應對知識產權訴訟實務提出如下建議：
1.迅速了解原告。了解訴訟原告方的身份以及對方的訴訟目標是商業目的還是維護合法權益。
2.制定訴訟目標。根據相對方的訴訟目的，選擇己方的訴訟目標，制定訴訟計劃。
3.做好預算管理。盡可能詳細規劃訴訟成本，做到預算管理與訴訟應對同行。
4.聘請專業機構。尤其在美國應對知識產權訴訟，必須尋找專業的律所和專家證人。
5.控制應對成本。在美國應對知識產權糾紛，控制總的訴訟成本以及各訴訟階段的訴訟費用。
6.侵權分析和規避設計。邀請律師和研發工程師溝通明確是否構成侵權。如果構成侵權，做好規避設計，否則影響后續企業產品進入美國市場。
7.是否提起無效。337程序中不建議提出專利無效請求，而在地區法院審理侵權案件，需盡早提起專利無效請求。
8.選擇和解談判的恰當時機與策略。應當一邊尋找和解談判的機會，一邊積極應訴，而不能過于依賴談判和解。
作者：王曉丹，觀韜中茂律師事務所高級顧問。工程學士背景，其后取得北京大學法律碩士和美國波士頓學院法學博士(J.D)學位。持有中美兩國執業律師資格，具有美國聯邦巡回上訴法院(CAFC)出庭資格。曾任美國飛翰(Finnegan)律師事務所華盛頓辦公室知識產權律師，深圳市大疆創新科技有限公司副總裁(分管政策和知識產權工作)、北京比特大陸科技有限公司知識產權部負責人
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