日前，北京市知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)中心以“中國企業(yè)出海知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)管理”為主題，舉辦海外知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險防控專題活動。以下為活動中嘉賓發(fā)言要點，供學(xué)習(xí)參考。
一、中國企業(yè)“出海”知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)特點
1.企業(yè)自有海外知識產(chǎn)權(quán)較少，海外知識產(chǎn)權(quán)制度運用困難。企業(yè)出海初期規(guī)模小，擁有的海外知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量較少，因此難以充分運用相關(guān)權(quán)利制度。
2.海外相關(guān)基礎(chǔ)知識產(chǎn)權(quán)比較多，海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛防不勝防。如通信領(lǐng)域?qū)＠夹g(shù)較多，即使不存在侵權(quán)的惡意，企業(yè)遭遇知識產(chǎn)權(quán)訴訟的概率仍較大。
3.企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)團隊尚不完善，海外知識產(chǎn)權(quán)人員經(jīng)驗不足。企業(yè)出海初期知識產(chǎn)權(quán)團隊經(jīng)驗不足，難以作為企業(yè)的堅強支撐，應(yīng)對紛繁復(fù)雜的海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛。
4.海外市場銷售額尚小，企業(yè)遭遇糾紛后進退兩難。海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛應(yīng)對費用成本較高，甚至超過一些企業(yè)“出海”的銷售額，一些企業(yè)在海外遭遇糾紛后面臨著是否積極應(yīng)對的兩難抉擇。
5.對“出海”目標(biāo)不了解，對“出海”步驟不明確。企業(yè)對目標(biāo)市場以及知識產(chǎn)權(quán)制度、訴訟情況不了解，未制定清晰的目標(biāo)。
二、出海企業(yè)風(fēng)險防控策略
（一）出海企業(yè)專項化風(fēng)險防控策略
1.商標(biāo)領(lǐng)域。以美國為例，存在比較敏感的商標(biāo)標(biāo)識，如HDMI、MicroSD等，企業(yè)出口前應(yīng)當(dāng)主動進行商標(biāo)風(fēng)險排查，確保已經(jīng)獲得商標(biāo)權(quán)利人的許可。
2.專利領(lǐng)域。應(yīng)當(dāng)注意專利布局、專利風(fēng)險排查、專利許可以及專利購買情況。
(1)專利布局包括基礎(chǔ)布局、攻擊性布局以及防御性布局。將現(xiàn)有技術(shù)以專利形式進行保護的方式便是基礎(chǔ)布局，該種方式比較適合小型企業(yè)。將自己不常使用但競爭對手經(jīng)常使用的技術(shù)，以專利形式予以保護稱為攻擊性布局。防御性布局則針對自己或者競爭對手可能使用的技術(shù)以專利形式進行保護。
(2)專利風(fēng)險排查應(yīng)考慮到時間、范圍以及排查結(jié)果處理。當(dāng)技術(shù)方案基本確定時便需要進行風(fēng)險排查。此時排查的優(yōu)勢在于：①便于整改技術(shù)方案。②對技術(shù)方案進行提升。
排查范圍包括地域范圍、屬性范圍和專利權(quán)人。地域范圍依據(jù)企業(yè)產(chǎn)品出口地區(qū)而定。屬性范圍包括授權(quán)專利和申請中專利，建議排查授權(quán)專利，申請中專利作為補充。專利權(quán)人的排查范圍可從頻繁發(fā)生訴訟、競爭對手等方面進行篩選。就排查結(jié)果而言，如果方案侵權(quán)，可采取的措施如下：①在不影響產(chǎn)品性能以及成本控制的前提下及時進行技術(shù)整改;②無法整改技術(shù)方案時，可以提出對方專利無效;③訴前取得專利權(quán)人的許可。
(3)專利購買事前評估的內(nèi)容包括：①該專利是否侵權(quán);②專利被無效的可能性;③以該專利權(quán)為基礎(chǔ)，提起侵權(quán)訴訟可獲得的賠償額。建議企業(yè)將專利購買作為常態(tài)化任務(wù)。
（二）出海企業(yè)常規(guī)化風(fēng)險防控策略
出海企業(yè)常規(guī)化風(fēng)險防控策略包括：
1.經(jīng)費預(yù)算。企業(yè)安排預(yù)算時不能僅僅關(guān)注已經(jīng)產(chǎn)生的收入，還要著眼于未來市場的預(yù)測。
2.人員管理。企業(yè)的管理團隊中應(yīng)有海外知識產(chǎn)權(quán)管理的專業(yè)人員。
3.合規(guī)授權(quán)。企業(yè)在合規(guī)管理方面要設(shè)置常規(guī)負(fù)責(zé)人和項目小組應(yīng)對海外知識產(chǎn)權(quán)糾紛。
4.意識培養(yǎng)。主要針對技術(shù)人員進行海外知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的常規(guī)化培訓(xùn)，從技術(shù)設(shè)計的根源上規(guī)避風(fēng)險。
5.制度建設(shè)。建立海外訴訟的分工機制與預(yù)案，可以考慮設(shè)置海外主體，靈活運用海外主體降低國內(nèi)主體風(fēng)險。
三、出海企業(yè)專利合規(guī)管理
（一）識別機會
通過識別現(xiàn)有技術(shù)定義潛在的創(chuàng)新機會并對其進行有限排序，具體工作內(nèi)容如下：
1.研發(fā)立項階段，專利管理團隊等前端職能小組要開展常態(tài)化專利監(jiān)控工作，形成專利地圖;
2.前端職能小組應(yīng)加入項目小組，在研發(fā)立項階段時根據(jù)專利地圖，規(guī)避風(fēng)險，提供機會;
3.項目小組與前端職能小組對照專利地圖，規(guī)劃創(chuàng)新工作。盡早開展相關(guān)工作，避免閉門造車，同時規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險。
（二）創(chuàng)建概念
創(chuàng)建概念是指某一專利方案或者專利產(chǎn)品開發(fā)的起點。通過對收集到的專利信息進行梳理，結(jié)合公司的發(fā)展創(chuàng)新方向，定義專利產(chǎn)品或者方案。企業(yè)可依據(jù)識別的機會，從知識產(chǎn)權(quán)角度支持概念的形成，并選擇潛在概念。具體工作內(nèi)容包括：
1.專利申請團隊等中端職能小組介入，根據(jù)專利管理團隊等前端職能小組提供的專利信息，識別現(xiàn)有知識產(chǎn)權(quán)布局的空白與不足;
2.結(jié)合企業(yè)創(chuàng)新活動與專利價值評估，選擇空白與不足點，并形成專利保護的初步概念;
3.依據(jù)初步的專利保護概念，指引創(chuàng)新小組創(chuàng)新方向;
4.專利管理團隊等前端職能小組依據(jù)創(chuàng)新方向繼續(xù)更新專利信息。
（三）驗證概念
調(diào)查和評估潛在概念知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險，尋求知識產(chǎn)權(quán)保護，具體工作內(nèi)容包括：
1.緊跟創(chuàng)新活動的不斷推演，進行專利侵權(quán)風(fēng)險排查(FTO)，避免風(fēng)險;
2.根據(jù)企業(yè)與市場的環(huán)境不斷調(diào)整專利排查的范圍;
3.形成專利排查報告。
（四）開發(fā)方案
堅持知識產(chǎn)權(quán)保護與風(fēng)險防控并軌運行，以促進創(chuàng)新為目標(biāo)確定開發(fā)方案。具體工作內(nèi)容包括：
1.根據(jù)創(chuàng)新方案，查漏補缺專利排查，避免風(fēng)險;
2.創(chuàng)新方案的演進帶動專利申請的不斷演進;
3.處理開發(fā)階段專利排查結(jié)果，以價值最大化和風(fēng)險最小化為原則進行規(guī)避設(shè)計、尋求合作和許可并做好無效準(zhǔn)備;
4.形成專利排查報告。
（五）部署方案
有效部署知識產(chǎn)權(quán)管理活動，為企業(yè)創(chuàng)新提供全生命周期的保駕護航。具體工作內(nèi)容：
1.專利運營團隊等后端職能小組根據(jù)獲得權(quán)利研究市場，尋找運營機會，保護創(chuàng)新;
2.專利申請團隊等中端職能小組跟蹤獲權(quán)過程，及時有效處理申請事宜;
3.專利管理團隊等前端職能小組及時更新專利導(dǎo)航信息，尋找新的機會，開啟新一輪的循環(huán)。
四、出海企業(yè)應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)訴訟實務(wù)性建議
各國關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)的程序規(guī)定相差較大，但實體規(guī)定相差無幾，可以從整體上對知識產(chǎn)權(quán)糾紛進行把控。就出海企業(yè)應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)訴訟實務(wù)提出如下建議：
1.迅速了解原告。了解訴訟原告方的身份以及對方的訴訟目標(biāo)是商業(yè)目的還是維護合法權(quán)益。
2.制定訴訟目標(biāo)。根據(jù)相對方的訴訟目的，選擇己方的訴訟目標(biāo)，制定訴訟計劃。
3.做好預(yù)算管理。盡可能詳細(xì)規(guī)劃訴訟成本，做到預(yù)算管理與訴訟應(yīng)對同行。
4.聘請專業(yè)機構(gòu)。尤其在美國應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)訴訟，必須尋找專業(yè)的律所和專家證人。
5.控制應(yīng)對成本。在美國應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)糾紛，控制總的訴訟成本以及各訴訟階段的訴訟費用。
6.侵權(quán)分析和規(guī)避設(shè)計。邀請律師和研發(fā)工程師溝通明確是否構(gòu)成侵權(quán)。如果構(gòu)成侵權(quán)，做好規(guī)避設(shè)計，否則影響后續(xù)企業(yè)產(chǎn)品進入美國市場。
7.是否提起無效。337程序中不建議提出專利無效請求，而在地區(qū)法院審理侵權(quán)案件，需盡早提起專利無效請求。
8.選擇和解談判的恰當(dāng)時機與策略。應(yīng)當(dāng)一邊尋找和解談判的機會，一邊積極應(yīng)訴，而不能過于依賴談判和解。
作者：王曉丹，觀韜中茂律師事務(wù)所高級顧問。工程學(xué)士背景，其后取得北京大學(xué)法律碩士和美國波士頓學(xué)院法學(xué)博士(J.D)學(xué)位。持有中美兩國執(zhí)業(yè)律師資格，具有美國聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)出庭資格。曾任美國飛翰(Finnegan)律師事務(wù)所華盛頓辦公室知識產(chǎn)權(quán)律師，深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司副總裁(分管政策和知識產(chǎn)權(quán)工作)、北京比特大陸科技有限公司知識產(chǎn)權(quán)部負(fù)責(zé)人
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