對于采用公式限定的權利要求,普遍存在著授權相對容易、用權較為便利,而無效較為困難的現象。一方面,這類權利要求限定的范圍通常較大,同類產品/方法一般很難避開該范圍;而另一方面,在針對這類權利要求提起無效宣告請求時,往往在檢索階段就面臨著頗多的困難:
首先,現有技術中往往無法找到原樣的公式本身,公開了落入該公式范圍內的一些數值點的現有技術,是否構成對該權利要求的公開?
其次,權利要求中的公式,應當理解為數值范圍,還是理解為公式中各參數之間的約束關系,抑或是兩者兼有?
最后,如果公式中包含了兩部分看似相關的組成部分,涉及兩份或更多證據組合評述創造性時,證據之間結合的技術啟示如何把握?
在本文中,筆者將結合一具體專利無效請求案例,對上述“以公式限定的權利要求”的專利無效策略進行梳理。
>>>
以華進(下稱我方)收到的國家知識產權局專利復審無效審理部作出的第58782號無效宣告請求審查決定(下稱無效決定)相關案件為例,該案合議組基于我方提出的關鍵證據組合,依法宣告涉案專利全部無效。
涉案專利為一項發明專利,其權利要求中的公式中涉及多個參數,繁瑣異常。該專利之前曾兩次被提出無效,但均得到維持,顯然具有相當的無效難度。我方接手案件后,首先分析了該專利的同族審查情況,并發現:歐洲專利局、美國專利商標局雖然都對其同族專利進行了創造性評價,但最終均做出了授權決定。
1、無效檢索的難點:公式原型的檢索無異于大海撈針
在充分研讀了其同族專利的檢索結果后,我方團隊開啟了多輪專利無效檢索,尤其是針對涉案專利的技術領域,著重檢索了日本和美國專利文獻。然而,檢索得到的相關現有技術并未明顯優于同族專利審查檔案中使用過的證據。
初步針對公式原型進行檢索無果后,我方團隊決定調整檢索策略:嘗試檢索揭示相同結構的產品,并且該專利實施例中“恰好”記載了一組符合專利公式限定數據的現有技術,試圖基于數值范圍公開原則提出新穎性無效理由。
然而,在閱讀了大量現有技術后,我方團隊發現單一證據并不會同時記載涉案專利公式中的多個參數,找到這樣的目標無異于大海撈針。至此,檢索工作再次陷入困境。
2、另辟蹊徑的方法:“參數范圍”新思路
由于該涉案專利對于相關主體異常重要,若不能使該專利無效,將大大牽制相關主體的經營并需承擔巨額專利使用成本。經過團隊成員的多輪頭腦風暴后,終于提出一個新思路:既然原有檢索目標無法獲得,為何不換個角度思考問題,重新審視一下檢索方向是否恰當。原有的檢索實際上并未對公式本身做到深入理解,而僅僅是寄希望于找到完全相同的公式,或者同時揭示了公式中涉及全部參數的一個相同產品。
于是,我方團隊決定暫停檢索,重新深入研讀涉案專利的說明書,力圖找到些許重構該公式的有用信息。在反復閱讀專利說明書并加以推演后,我方團隊提出了一個大膽的假設:涉案專利的公式實質上是兩個相對獨立部分的疊加,即公式第一部分是“包裝后”的現有公式,而第二部分則是簡單的參數選取。而基于對涉案專利說明書的理解,其實質為通過一個看似復雜的公式限定了一個參數范圍,與現有技術并無實質區別。如果假設成立,那么該專利被無效的可能性將大大增加。
為了驗證這一假設,我方重新開始對涉案專利中所涉及公式的第一部分進行“溯源”,并同步對公式的第二部分進行檢索。第二部分的檢索很快取得了實質性進展,一份在先的日本專利中記載了與涉案專利相重疊的取值范圍;而對第一部分的檢索重點則放在了教科書和論文檢索上。在翻閱了大量相近和相關技術領域的教科書和論文后,我方律師檢索到兩份關鍵證據:一份初中數學教材結合公知的弧長計算公式,可以溯源到公式本身,而另一份關鍵的期刊論文證據則記載了一組取值范圍,將該論文證據中記載的取值范圍帶入弧長計算公式,并根據初中數學教材中記載的角度換算關系,即可得到涉案專利中公式的第一部分。
在上述關鍵證據的基礎上,我方團隊撰寫了詳盡的無效請求理由予以提交,具體無效理由中對涉及公式的推演和理解做出了充分的論證,尤其是考慮到證據之間結合的技術啟示問題,重點指出了涉案專利說明書中的相關記載。
最終,經口頭審理過程中對上述技術原理的耐心闡述,我方獲得了國家知識產權局合議組的支持,并將該專利權一舉全部無效。
>>>
近年來,我國多起知名企業間的專利戰均涉及公式、參數限定的權利要求,使得業內對于這一法律問題的討論如火如荼。
此類案件無效的難點在于:
公式中涉及多個參變量,專利權人往往傾向于主張權利要求的范圍應當理解為多個參變量之間的相對約束關系,從而迫使無效請求人不得不檢索包含全部參變量的證據,且要求參變量之間的關系滿足相同的限定,這幾乎是要求請求人給出記載有完全相同公式的現有證據。
對于這類采用公式限定的權利要求,無效請求人通常很難溯源到公式的原型,加之專利權人可能有意識地對公式進行了包裝,公式原型溯源的難度會進一步加大。
克服相關難點的方法:
走出公式的迷障
“公式限定的權利要求”需要站在本領域技術人員的角度理解其實際表達的含義,而不能單單著眼于復雜的公式本身。
通常來講,權利要求中的公式如果并非現有,則通常是發明人發現了一些離散的數值點能夠取得較佳的技術效果,而這些離散的數值點符合某一規律,最終用公式限定權利要求的保護范圍。如果是這種情況,根據專利法第26條第3款的要求,說明書應當以“本領域技術人員根據說明書的記載可以再現本發明”為要求,涉案專利的說明書中應當記載有多個實施例,必要時還應當有適當數量的對比例,以滿足充分公開的要求。
此時需要首先判斷涉案專利中是否滿足此要求,如果不滿足,則可以合理懷疑該公式屬于第二種情況:發明人只是在現有公式的基礎上,限定了個別參數的取值,通過這些參數對現有的公式進行了“包裝”。如果屬于這種情況,說明書中通常可以找到關于公式出處的蛛絲馬跡,可以特別留意說明書中關于公式來源的一些關鍵字,這些關鍵字可能會使檢索事半功倍。
擴大檢索范圍
當合理懷疑權利要求中公式為現有公式時,可以將檢索范圍擴大至非專利文獻的檢索中,例如對教科書、論文的檢索。這類證據中往往側重對原理的說明,即使不能作為無效證據使用,依然有利于無效檢索中加深對于技術方案的理解。
多角度說理
通常公式、參數限定的權利要求,應當重點考量“意想不到的技術效果”的取得與否,而說明書中,應當對此作出說明,以表明涉案專利的實質技術貢獻之所在。如果說明書中缺失這部分記載,可以考慮在無效請求理由中提出涉案專利存在說明書公開不充分的理由,以及權利要求存在得不到說明書支持的理由等。
雖然,基于這類理由直接宣告涉案專利無效難度較大,但是,如果說明書中未對公式如何使得技術方案取得意想不到技術效果進行詳盡且合理的說明,公式本身對于創造性的貢獻可能會被合理懷疑,這無疑也有利于無效請求人一方。
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢,檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構,儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商,法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了,如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊,包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息,中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規,咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站:中國政府網、百度百科、搜狗百科、360百科、最高人民法院、知乎、市場監督總局 、國家知識產權局、國家商標局
免責聲明:本文部分內容根據網絡信息整理,文章版權歸原作者所有。向原作者致敬!發布旨在積善利他,如涉及作品內容、版權和其它問題,請跟我們聯系刪除并致歉!