《商標審查審理指南》重點問題一問一答——不以使用為目的的惡意商標注冊申請的審查審理
為便利社會公眾和商標從業人員更好地理解《商標審查審理指南》(下稱《指南》)，回應社會關切，國家知識產權局商標局特就《指南》制定過程中重點問題整理了一問一答。
《指南》下編第二章為“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”的審查審理，該章為適應《商標法》第四次修改新增的內容，在《指南》制定過程中受到國內外各方的高度關注，現就相關問題解讀如下：
1.問：增加“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”審查審理標準的背景?
答：為貫徹落實黨中央、國務院決策部署，適應經濟社會發展形勢，加強知識產權保護，進一步優化營商環境，解決商標注冊實踐中出現的突出問題，更有效地遏制商標惡意注冊，2019年4月23日第十三屆全國人大常委會決定對《商標法》作出修改，在第四條第一款中增加了“不以使用為目的的惡意商標注冊申請，應當予以駁回”的規定。
為落實《商標法》第四次修訂，規范商標申請注冊行為，國家市場監督管理總局2019年10月制定發布了《規范商標申請注冊行為若干規定》(國家市場監督管理總局令第17號)，對判斷商標是否屬于“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”的考慮因素予以細化。
為適應《商標法》的修訂完善，堅決打擊不以使用為目的的惡意商標注冊申請，商標局總結新《商標法》頒布實施近兩年來的審查審理實踐經驗，在廣泛征求各界意見基礎上，制定本章，明確“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”審查審理的標準。
2.問：本章的起草思路是什么?
答：本章在起草時遵循以下幾點思路：
一是配合《商標法》最新修改，明確“不以使用為目的的惡意商標注冊”的釋義、適用要件、考慮因素和適用情形，并嵌入典型案例，增強指引性和說理性。
二是統一商標審查、異議、評審等審查審理實踐，明確審查及審理各環節適用的考慮因素，實現標準適用一致性和個案原則的有機統一。
三是總結商標審查審理實踐經驗，反映、鞏固、確認和發展商標注冊審查審理最新工作成果。
3.問：“不以使用為目的的惡意商標注冊”和“傍名牌”“蹭熱點”等惡意注冊行為有什么區別，如何判斷“不以使用為目的”和“惡意”?
答：我國《商標法》法律條文中，沒有關于“惡意”的定義，打擊商標惡意注冊相關規定散見在《商標法》第四條、第七條、第十五條、第十九條、第三十二條、第四十四條等多個條款中。一般認為，商標惡意注冊行為按照所侵犯利益劃分，大致可以分為兩種類型：一類是商標惡意搶注行為，即“傍名牌”“蹭熱點”以及搶注公眾人物姓名等以損害或者攀附他人商譽、民事權利與合法權益為核心特征的商標注冊申請行為;另一類是“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”行為，即“批量申請”“圈占資源”等以擾亂或沖擊商標注冊與管理秩序為核心特征的商標注冊申請行為。
兩種類型的商標惡意注冊行為既有區分，也有關聯。《指南》明確《商標法》第四條第一款中的“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”是指“申請人并非基于生產經營活動的需要，而提交大量商標注冊申請，缺乏真實使用意圖，不正當占用商標資源，擾亂商標注冊秩序的行為”。“不以使用為目的的惡意”中的“惡意”是指不以使用為目的大量申請商標和意欲借此牟利的意圖，與“惡意搶注”中的“惡意”并不相同。“傍名牌”“蹭熱點”等商標惡意搶注行為，如僅損害特定主體的民事利益不涉及損害公共利益的，應適用相對理由條款予以規制，不屬于“不以使用為目的的惡意商標注冊申請”規制情形。當然，如果惡意搶注商標數量較大，不正當占用商標資源，擾亂商標注冊秩序的，則應同時適用《商標法》第四條第一款予以規制。
所謂 “不以使用為目的”申請商標注冊的行為是指申請人在申請注冊商標的時候，既無實際使用商標的目的，也無準備使用商標的行為，或者依據合理推斷，無實際使用商標可能性。《商標法》第四條立法目的在于遏制不正當占用商標資源和擾亂商標注冊秩序的商標囤積等惡意申請行為，其不以使用為目的大量申請商標和意欲借此牟利的意圖，即屬于此條款予以規制的不以使用為目的的“惡意”。
4.問：提交商標注冊申請需要提交使用證據嗎?如何理解本章中列舉的不適用《商標法》第四條的兩種例外情形?
答：依據《商標法》的有關規定，我國商標專用權采取注冊取得原則，不以使用為前提。提交商標注冊申請一般并不要求提交商標使用證據或者說明使用意圖。
《商標法》第四條第一款的立法意圖在于規制“不以使用為目的”的惡意申請、囤積注冊等行為和增強注冊申請人的使用義務。《指南》明確“申請人基于防御目的申請與其注冊商標標識相同或近似的商標”“申請人為具有現實預期的未來業務，預先適量申請商標”兩種情形不適用《商標法》第四條。所謂“基于防御目的申請與其注冊商標標識相同或近似的商標”，主要指商標注冊人在其主營業務以外的商品或者服務上申請注冊與其核心品牌相同或者近似的商標，以防止他人攀附或者污損其在主營業務、核心品牌上已經形成的商譽。所謂“為具有現實預期的未來業務，預先適量申請商標”，主要考慮到實際商業活動中，相關商品或者服務從商業策劃到實際宣傳、推廣、投入市場存在一定的時間差，部分市場主體有提前布局商標注冊、預防可能的商標搶注或者規避侵犯在先權益的需求，故允許申請人適量申請相關商標。
在此尤其需要強調的是，雖然《指南》對上述兩種行為給予了一定程度的認定，但這一認可是有限度的，無論哪種情形申請商標都必須適量。超出合理且必要限度地大量申請無真實使用意圖商標的過度防御、過度儲備行為，盡管不以轉讓牟利為目的，但同樣占用了大量商標和行政資源，也屬于擾亂商標注冊秩序的行為，依然可以依法認定屬于“不以使用為目的的惡意商標注冊”。
5.問：“不以使用為目的的惡意商標注冊”包括哪些情形?為什么規定有的情形主要適用于異議與評審程序?
答：《指南》明確了十種情形屬于“不以使用為目的的惡意商標注冊”，包括：
(1)商標注冊申請數量巨大，明顯超出正常經營活動需求，缺乏真實使用意圖，擾亂商標注冊秩序的;
(2)大量復制、摹仿、抄襲多個主體在先具有一定知名度或者較強顯著性的商標，擾亂商標注冊秩序的;
(3)對同一主體具有一定知名度或者較強顯著性的特定商標反復申請注冊，擾亂商標注冊秩序的;
(4)大量申請注冊與他人企業字號、企業名稱簡稱、電商名稱、域名，有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢，他人知名并已產生識別性的廣告語、外觀設計等商業標識相同或者近似標志的;
(5)大量申請注冊與知名人物姓名、知名作品或者角色名稱、他人知名并已產生識別性的美術作品等公共文化資源相同或者近似標志的;
(6)大量申請注冊與行政區劃名稱、山川名稱、景點名稱、建筑物名稱等相同或者近似標志的;
(7)大量申請注冊指定商品或服務上的通用名稱、行業術語、直接表示商品或服務的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量等缺乏顯著性的標志的;
(8)大量提交商標注冊申請，并大量轉讓商標，且受讓人較為分散，擾亂商標注冊秩序的;
(9)申請人有以牟取不當利益為目的，大量售賣，向商標在先使用人或者他人強迫商業合作、索要高額轉讓費、許可使用費或者侵權賠償金等行為的;
(10)其他可以認定為有惡意的申請商標注冊行為的情形。
上述情形中所指的“數量巨大”“大量”需要結合申請人情況、所申請商標情況等因素進行綜合判斷。
情形(3)反復申請注冊的行為如屬于《商標法》其他條款規制的惡意注冊情形的，應適用其他條款。其余情形如果同時違背了《商標法》其他條款的，應當一并適用其他條款。
《指南》規定，(3)、(9)兩類情形主要適用于商標異議與評審程序，其主要考慮是：一方面，(3)、(9)兩種情形一般需要結合在案實際證據進行判斷，但商標注冊審查通常是基于商標注冊申請文件進行的主動、單方行為，沒有舉證、質證環節，異議和評審程序則可以給予被請求一方充分的申辯機會，并保障相關當事人的程序利益;另一方面，“主要適用于異議與評審程序”也并未完全排除上述兩種情形在審查階段適用，商標注冊審查環節可以根據在審查中發現的案件線索，予以綜合考慮。
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