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推翻化合物不具備新穎性
推定的舉證責任
——（2020）最高法知行終97號
【裁判要旨】
如果現有技術文獻已經公開專利申請或者專利要求保護的化合物，則可以推定該專利申請或者專利不具有新穎性，但專利申請人或者專利權人能夠提供證據證明在申請日之前無法制備該化合物的除外。
此時，專利申請人或者專利權人不僅應當證明利用該現有技術文獻所載實驗方法無法制得該化合物，還應當證明采用所屬技術領域的常規實驗方法并充分發揮本領域普通技術人員常規技能，亦無法制得該化合物。
【關鍵詞】
發明專利申請 駁回復審程序 化合物 新穎性 舉證責任分配
【基本案情】
上訴人雅寶公司與被上訴人國家知識產權局發明專利申請駁回復審行政糾紛案中，涉及申請號為201080022027.0、名稱為“DOPO衍生物阻燃劑”的發明專利申請(以下簡稱本申請)。
國家知識產權局作出第110127號復審請求審查決定(以下簡稱被訴決定)，認為本申請權利要求1、4-6不具備新穎性，權利要求2、3、7、9、11-17不具備創造性，維持了有關駁回決定。
雅寶公司不服被訴決定，向北京知識產權法院(以下簡稱一審法院)提起訴訟，主張對比文件1提到了通式(1)中R是1.2-亞乙基的化合物，并且記載了該化合物的制造方法，但根據證據1.在三乙胺的存在下按照對比文件1記載的制造方法無法制造出該化合物。
一審法院認為，“在申請日之前無法獲得該化合物”作為消極事實，具有較高的證明難度。
鑒于此，在確定雅寶公司對此承擔舉證責任的基礎上，不應對雅寶公司課以過高的證明標準。
因對比文件1提到了權利要求1中的化合物，故可以對比文件1為基礎，結合現有技術，基于所屬技術領域技術人員的知識和能力進行判斷。
需要指出的是，所屬技術領域的技術人員應當知曉申請日或者優先權日之前發明所屬技術領域所有的普通技術知識，能夠獲知該領域中所有的現有技術，并且具有應用該日期之前常規實驗手段的能力。
換言之，雅寶公司固然無需窮盡所有的現有技術方法，但其證明責任也絕非僅限于機械套用對比文件1提及的原料和方法。
與之相反，雅寶公司的證明范圍不應排除本領域普通技術人員基于對比文件1公開的內容，在其合理認知范圍之內的可能會選用的現有技術和原料。
雅寶公司未充分舉證未能證明申請日之前無法獲得權利要求1的化合物，權利要求1不具備新穎性。
一審法院判決駁回雅寶公司的訴訟請求。
雅寶公司不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院于2020年12月10日判決駁回上訴、維持原判。
【裁判意見】
最高人民法院二審認為，專利申請要求保護一種化合物的，如果在一份對比文件里已經提到該化合物，即推定該化合物不具備新穎性，但申請人能提供證據證明在申請日之前無法獲得該化合物的除外。
專利申請人主張申請日之前無法獲得專利申請要求保護的化合物的，不僅應當證明利用對比文件所載實驗方法無法制得該化合物，還應當證明采用所屬技術領域的常規實驗方法，在根據原料等的不同對常規實驗方法作出適應性調整，排除非考察因素可能的影響，充分發揮本領域普通技術人員的常規技能的情況下，亦無法制得該化合物。
如果專利申請人能夠證明上述情形下均無法制得該化合物，則可以認定其證成了“申請日之前無法獲得該化合物”，繼而可以推翻前述關于對比文件破壞專利申請新穎性的推定。
具體到本案，當事人雙方在本案二審中均認可，無法確定證據1采用對比文件1實施例的制備方法是所屬技術領域常規的有代表性的制備方法。
而證據1采用對比文件1實施例的制備方法來嘗試合成本申請權利要求1的化合物。
實施例的制備方法采用的是具體的原料配比和實驗條件，該原料配比和實驗條件均為具體的反應物和點值。
對于所屬領域技術人員而言，有機化合物的合成直接由反應的原料配比和實驗條件來決定，故而證據1所記載的制備方式僅涵蓋了潛在能夠合成本申請權利要求1限定的化合物制備方法范圍中非常小的一個點值。
在此情況下，該證據的證明力并不足以覆蓋對比文件1所涉及的制備方法，尚不足以得出根據對比文件1的制備方法無法合成本申請權利要求1限定的化合物的結論。
此外，證據1中僅采用三乙胺作為堿嘗試合成本申請權利要求1限定的有機磷化合物。
三乙胺作為眾多有機堿中的一種，堿性不強，該證據僅能證明在使用三乙胺作為堿這樣特定的反應條件時無法合成本申請權利要求1限定的有機磷化合物。
雖然證據1將三乙胺作為堿來合成有機磷化合物的選擇系來自對比文件1的實施例，但本領域普通技術人員并不會因此得出對比文件1的有機磷化合物都能在三乙胺作為堿的條件下合成得到的結論，也不能得出本領域普通技術人員在合成對比文件1的有機磷化合物時，會產生僅考慮三乙胺作為堿的技術偏見。
相反，對比文件1并沒有對堿作出明確的限定，本申請與對比文件1反應類型相同，均為縮合反應，反應均在有機溶劑和堿的存在進行，均是符合本領技術人員的一般認知的常規反應，由于在反應過程中脫去鹵化氫，因而所述的堿調整和溶劑調整可根據原料不同來選擇。
并且由對比文件1說明書中的其他記載以及本領域的技術常識可知，堿為合成對比文件1中有機磷化合物的反應條件中重要影響因素。
在堿對合成反應有重要影響且對比文件1并未對其明確限定的情況下，本領域普通技術人員在知曉證據1的反應條件無法合成本申請權利要求1限定的有機磷化合物時，并不會僅以此即推定得出該有機磷化合物無法合成的結論，也不會放棄嘗試采用其他的反應條件(例如嘗試反應重要影響因素中不同類型的堿)進行合成。
同時，證據2的實驗結果表格表明，本領域普通技術人員知曉如堿、溶劑等反應條件均系能夠影響有機磷化合物合成的重要因素，也會嘗試改變上述條件來合成化合物。
這間接證明了本領域普通技術人員完全有可能嘗試通過改變堿的類型來合成權利要求1限定的有機磷化合物。
而證據3亦不能推導得出權利要求1中的化合物不能合成的結論。
而且，舉證責任能否在雙方當事人之間轉移，取決于人民法院對負有證明責任的一方當事人所提供證據的證明力的綜合評價結果。
如果對負有證明責任一方當事人所提供證據進行審查判斷后，認為其證明力具有明顯優勢并初步達到了相應的證明標準，此時可以不再要求該方當事人繼續提供證據，而轉由另一方當事人提供相反證據。
同時，基于對證明待證事實的證據的審查判斷之結果，并結合其他相關事實，認為待證事實的存在具有高度可能性的，才應當依法對該事實予以認定。
但是，本案中對比文件1提及了本申請的化合物，雅寶公司僅證明對比文件1所載實驗方法不能制備本申請化合物，但未就本領域常規實驗方法的制備可能性舉證，雅寶公司的證據尚不足推翻對比文件1已經破壞了本申請新穎性的推定。
而且，雅寶公司因其提交的實驗方法并非所屬技術領域的常規的具有代表性的制備方法，同時該實驗之時并未根據原料不同做了適當變化、排除了非考察因素可能的影響。
因此，基于雅寶公司提供的證據尚不能對在申請日之前獲得本申請的化合物產生具有說服力的合理懷疑，本案就此的舉證責任尚未轉移至國家知識產權局，國家知識產權局在此情況下尚無需就該問題進行舉證。
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