摘要
發明專利實質審查意見中出現非專利文獻類對比文件的頻次日趨增多，而非專利文獻通常會存在電子出版和紙質出版等多種出版方式，導致其“公開日期”的認定難免出現爭議。為此，該文章結合實務案例，從申請人的視角對會議論文、學位論文等非專利文獻類對比文件的“公開日期”的核實和異議策略進行了探討，以期幫助申請人更好地應對援引了這類對比文件的審查意見的答復。
關鍵詞：發明專利申請;非專利文獻;對比文件;公開日期
引言
在發明專利實質審查過程中，審查員常會引用非專利文獻作為對比文件來評述專利申請的新穎性和/或創造性，常見的非專利文獻有期刊論文、學位論文、會議論文等。《中華人民共和國專利法》(2020年修正)第二十二條明確規定：“現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術。”顯然，非專利文獻的公開日期的確定顯得尤為重要，其公開日期必須早于專利申請的申請日，才能視作現有技術，用作對比文件評述新穎性/創造性，故非專利文獻公開日期的確定將直接決定其是否具備作為對比文件的資格，實務中，審查員、申請人對非專利文獻的公開日期存在爭議的案例已屢見不鮮。為此，近年來有不少審查專家對非專利文獻的公開日期的確定展開了研究、探討[1-5]，但是未見有從申請人視角討論非專利文獻的公開日期的相關報道，本文試從申請人視角對發明專利實質審查意見中援引的會議論文、學位論文等非專利文獻類對比文件的“公開日期”的核實和異議進行探討，以供參考。
案例
(一)案例一
1、案情簡介
申請號：20171072××××.9
申請日：2017年8月23日
發明名稱：用于制備涂層抗拉結合強度試樣的加壓固化裝置
在第一次審查意見通知書中，審查員引用2篇專利文獻評價上述專利申請所有權利要求均不具備創造性。申請人針對該審查意見修改權利要求書后，提交了意見陳述書，在此基礎上審查員對上述專利申請繼續進行實質審查，并發出了第二次審查意見通知書。
在第二次審查意見通知書中，審查員引用對比文件3評價上述專利申請所有修改后的權利要求均不具備創造性，審查員所認定的對比文件3的基本著錄信息如表1所示。
表1 審查員所認定的對比文件3的基本著錄信息情況表
申請人在收到第二次審查意見通知書后經過核實發現，對比文件3系自己發表的會議論文，且該會議論文與上述專利申請在技術層面的差異確實很小，若該會議論文確實可以構成上述專利申請的現有技術，則上述專利申請很難克服審查員所指出的創造性缺陷。
同時，申請人發現，審查員所認定的對比文件3的公開日期(2017年7月31日)與上述專利申請的申請日(2017年8月23日)的日期差異并不大，為此，申請人登錄中國知網對該會議論文進行了查詢，中國知網總庫檢索頁面顯示該會議論文的“發表時間”為2017年9月19日，具體參見圖1.點擊圖1中示出的該會議論文的“題名”，進入詳情頁面，示出了“會議時間”為2017年9月19日，具體參見圖2.點擊圖1中示出的該會議論文的“來源”，進入《2017年航空試驗測試技術學術論文集》詳情頁面，示出了“會議時間”為2017年9月19日，“出版日期”為2017年7月，具體參見圖3.
圖1 中國知網總庫檢索出的會議論文著錄信息
圖2 論文詳情頁面給出的會議論文著錄信息
圖3《2017年智能裝備與試驗測試技術年會論文集》中國知網詳情頁面
一般來說，會議論文集的“出版日期”一般不會早于“會議時間”，否則會議的吸引力、意義也會大打折扣。因此，申請人懷疑中國知網所記載的上述論文集的“出版日期”與其真正的“公開日期”存在出入。為此，申請人帶著疑問查閱了上述論文集的紙質版，從該會議論文集的紙質版來看，該論文集的“出版日期”為2017年9月20日(參見圖4、圖5)，這無疑印證了申請人的猜測。
圖4 《2017年智能裝備與試驗測試技術年會論文集》扉頁截圖
圖5 《2017年智能裝備與試驗測試技術年會論文集》封底截圖
此后，通過提交意見陳述書，對審查員所認定的上述會議論文的公開日期進行了質疑，以期否定上述會議論文用作對比文件的資格。具體地，一方面，申請人結合圖1-3.對上述論文集的“出版日期”、“發表時間”存在明顯不同，提出了質疑。另一方面，結合上述論文集的掃描件指出，該論文集的“出版日期”應該為2017年9月20日;且據了解，上述會議的“召開時間”為2017年9月18日至22日，而如前所述，會議論文集的“出版日期”一般不會早于會議的“召開時間”，否則會議的吸引力、意義也會大打折扣，由此進一步推斷：上述會議論文的“出版日期”不可能是中國知網所記載的2017年7月，而應該是2017年9月20日。因此，無論是上述會議論文的“出版日期”，還是上述會議論文的宣讀時間(即在會議上宣讀、演講)，均應晚于上述專利申請的申請日(2017年8月23日)，也即，上述會議論文的“公開日期”應晚于上述專利申請的申請日，不能構成該專利申請的現有技術，故而不能用作對比文件來評述該專利申請的創造性。
從如上角度進行意見陳述，本案例的專利申請最終被授予專利權。
2、小結
(1)實質審查過程中，審查員常會通過中國知網等非專利文獻電子數據庫追蹤申請人和/或發明人自己發表的論文，申請人在遇到這類對比文件時，應當格外注意核實審查意見所認定的“公開日期”是否準確。
(2)在核實會議論文等非專利文獻類對比文件的“公開日期”時，除了通過非專利文獻電子數據庫進行線上核實外，還應注意通過出版物實物進行線下核實。
(3)結合會議論文等非專利文獻的特點及證據，對于審查意見所認定的“公開日期”有悖常理之處進行舉證及合理質疑，此時舉證責任轉移至審查員[3]，若審查員無法進一步提出更有力的證據、理由，則需承擔舉證不能的不利后果，進而不能再用該文獻作為對比文件來評述新穎性/創造性。
(二)案例2
1、案情簡介
申請號：20211131××××.6
申請日：2021年11月09日
發明名稱：一種羥基化杜仲膠的制備方法及其應用
在第一次審查意見通知書中，審查員引用對比文件1評價上述專利申請的所有的權利要求均不具備創造性，審查員所認定的對比文件1的基本著錄信息如表2所示。
表2 審查員所認定的對比文件1的基本著錄信息情況表
經核實發現，對比文件1系本案發明人之一的碩士論文，且該碩士論文幾乎公開了上述專利申請的所有內容，若該碩士論文構成了上述專利申請的現有技術，則上述專利申請勢必難以克服審查員所指出的創造性缺陷。
同時，審查員所認定的對比文件1的“公開日期”(2021 年 05 月01日)在上述專利申請的申請日(2021年11月09日)之前。進一步登錄中國知網進行查詢，知網所顯示的對比文件1的時間存在2個，一個是中國知網總庫檢索頁面顯示該會議論文的“發表時間”，為2021年5月1日，參見圖6;另一個是該碩士論文的詳情頁面示出的網絡出版時間，為2022-08-16~2022-09-15.具體參見圖7.顯然，兩個時間存在明顯差異。
圖6 中國知網總庫檢索頁面截圖
圖7 上述碩士論文的詳情頁面截圖
申請人下載了上述碩士論文全文，閱讀后發現，其封面記載的論文答辯日期是2021年5月27日，詳見圖8.
圖8 上述碩士論文封面截圖
通常，學位論文答辯之后，作者需根據答辯情況對學位論文進行修改后，提交給導師、學位授予單位審核，審核完畢，才提交至中國知網，甚至此前還需經過教育部抽查，故學位論文的“發表日期”通常不可能早于“答辯時間”。通過核對經學位授予單位蓋章的答辯申請表后發現，答辯申請表上明確記載了答辯時間為2021年5月27日，而碩士論文的“發表時間”通常不可能早于答辯時間，這無疑說明了中國知網所記載的“發表時間”與該碩士論文的實際“公開日期”存在出入。
此后，提交意見陳述書和相關證據，對審查員所認定的上述碩士論文的“公開日期”進行了質疑，以期否定上述碩士論文用作對比文件的資格。具體地，一方面，申請人在意見陳述書中，結合圖6和圖7.對上述論文的“出版日期”、“發表時間”存在明顯不同，提出了質疑;另一方面，結合上述碩士論文中記載的答辯時間指出，該碩士論文的“發表日期”應該晚于“答辯時間”，并提交了上述答辯申請表的電子掃描件作為證明文件。由此進一步推斷：上述碩士論文的“公開日期”不可能是中國知網所記載的發表時間(2021年5月1日)，而應該根據碩士電子期刊的出版時間(2022年8月16日~2022年9月15日)來認定，具體應該是2022年9月15日。因此，上述碩士論文的“公開日期”應晚于上述專利申請的申請日(2021年11月9日)，不能構成該專利申請的現有技術，故而不能用作對比文件來評述該專利申請的創造性。最終，本案例的專利申請也順利通過了審查，被授予了專利權。
2、小結
(1)中國知網等非專利文獻電子數據庫中，學位論文的“發表時間”和“出版日期”可能存在差異，申請人在遇到這類對比文件時，需要格外注意甄別，以確認其真實的“公開日期”。
(2)申請人在核實學位論文類對比文件的“公開日期”時，除了通過非專利文獻電子數據庫進行核實外，還可結合學位論文的全文、答辯公告、答辯申請表等進行核實。
(3)結合學位論文需要經過答辯、修改、多重審核后再提交、公開的特點，申請人可對所認定的“公開日期”不符常理之處進行質疑，并提交相關證據，以期推導得出其真實、準確的“公開日期”，提高通過對“公開日期”提出異議而通過審查的成功率。
2、小結
結語
隨著社會的發展，文獻信息電子化和網絡化程度越來越高，發明專利實質審查意見中出現非專利文獻類對比文件的頻次也日趨增多，由于非專利文獻通常會存在電子出版物和紙質出版物，其“發表時間”、“出版日期”往往存在多個，它們的“公開日期”的認定難免可能出現差錯。申請人在面對這類“對比文件”時，應當格外注意核實其“公開日期”的認定是否準確，若不準確，則可參考前述總結的策略提出異議并提供相關證據，以期否定該“對比文件”作為現有技術評述新穎性/創造性的資格，如此，有可能取得事半功倍的效果，更快地通過實質審查。
此外，筆者在實務中發現，專利申請的部分或全部技術方案被申請人或發明人自己發表的論文公開的情況經常出現，建議申請人合理把握論文投遞和專利申請時機，以盡可能避免出現上述情況。
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(原標題：淺談專利審查意見中有關非專利文獻公開日期的異議)
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