在當前的環境下，外觀設計與發明或實用新型是否構成抵觸申請，宜采取寬容態度，隨著知識產權質量的不斷提升，保護環境的不斷優化，再確立不接受跨類抵觸申請的標準，或更利于社會公眾利益。
一、抵觸申請在現有技術/現有設計抗辯中的跨類使用
1.1發明或實用新型作為外觀設計的抵觸申請進行不侵權抗辯
1.1.1同類現有設計抗辯
專利法第二十三條第四款：本法所稱現有設計，是指申請日以前在國內外為公眾所知的設計，結合專利法第六十七條：在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權，從而明確了現有設計不侵權抗辯的法律依據。《最高人民法院關于審理侵犯專利糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十四條第二款給出了現有設計的認定標準：被訴侵權設計與一個現有設計相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的設計屬于現有設計。
1.1.2 跨類現有設計抗辯
專利法第二十三條第一款中有關外觀設計不屬于“現有設計”的規定，其目的并不在于避免重復授權，而是為了確保專利法僅保護新設計。在先公開的實用新型或發明附圖中既可能僅僅公開了該產品的技術方案，亦可能同時公開了相關的產品外觀，故其當然可以作為在后外觀設計的現有設計，從而適用在現有設計抗辯中，參見(2018)京73行初2646號案。
1.1.3 同類抵觸申請抗辯
由于抵觸申請屬于申請日在涉案專利申請日以前，但是公開日在涉案專利申請日之后，可見，抵觸申請不符合專利法中關于現有設計的要求，不能直接將抵觸申請作為現有設計進行不侵權抗辯。但是在司法實踐中，參考現有設計抗辯接納抵觸申請抗辯，通常要求：抵觸申請至少要達到相同或實質相同的標準。
1.1.4 跨類抵觸申請抗辯
對于以發明或者實用新型這種保護技術方案的專利類型作為抵觸申請，進行外觀設計專利侵權抗辯的，早些年，也有些法院支持跨類使用抵觸申請抗辯，比如(2017)粵73民初3231號，該案中，法院采用實用新型作為涉案外觀設計專利的抵觸申請進行比對。
目前有些法院不予接受，其認為：發明專利與外觀專利屬于不同專利類型，二者保護的內容不同，不存在重復授權，不構成抵觸申請，理由是根據《專利審查指南》第四部分第五章第5節規定：在涉案專利申請日以前任何單位或者個人向專利局提出并且在專利申請日以后(含申請日)公告的同樣的外觀設計專利申請，稱為抵觸申請，參見(2021)粵民終1863號。由此可見，針對跨類抵觸申請抗辯的態度，不同的司法區域中存在不同。
1.2 外觀設計作為發明或實用新型的抵觸申請進行不侵權抗辯
1.2.1同類現有技術抗辯
專利法第二十二條第五款：本法所稱現有技術，是指申請日以前在國內外為公眾所知的技術，結合專利法第六十七條：在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。以上明確了現有技術抗辯的法律依據。進一步地，《最高人民法院關于審理侵犯專利糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十四條第一款給出了現有技術的認定標準：被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于現有技術。
1.2.2跨類現有技術抗辯
外觀設計專利是以圖片為保護內容載體的專利類型，圖片中展示的內容既可以包括技術方案，也可以包括設計方案，事實上，大多數情況下二者兼有，甚至在很多授權的外觀設計專利中，其保護的內容主要是技術方案。鑒于目前并未有以不具備美感而成功進行外觀設計專利無效的情況，因此主要包括技術方案的外觀設計專利也可被用于維權，甚至維權范圍更廣，力度更大。所以，無論在理論上，還是在司法實踐中，以外觀設計專利跨類作為發明或實用新型的現有設計并無障礙，參見(2015)京知行初字第1720號案。
1.2.3 同類抵觸申請抗辯
司法實踐中，參考現有技術抗辯接納抵觸申請抗辯，只不過抵觸申請抗辯比現有設計抗辯具有更嚴格的要求，通常要求：只有在被訴侵權技術方案的各項技術特征均已被抵觸申請單獨、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時，才可以認定抵觸申請抗辯成立。換言之，抵觸申請不能與現有技術或者公知常識進行結合。
此中的新穎性可以按照以下標準分析：涉案專利權利要求與現有技術或抵觸申請相比，其技術方案實質上相同，本領域的技術人員根據兩者的技術方案可以確定兩者能夠適用相同的技術領域、解決相同的技術問題、并具有相同的預期效果，則該權利要求不具備新穎性。
1.2.4 跨類抵觸申請抗辯
以外觀設計作為抵觸申請對發明或實用新型進行不侵權抗辯的案例中，早些年的案例中，以(2012)浙甬知初字第326號案為例，法院認為：首先，雖然外觀設計專利的保護范圍以表示在圖片或照片中的該產品的外觀設計為準，實用新型專利的保護范圍以其權利要求的內容為準，但存在實施實用新型專利權的同時實施某一外觀設計專利權的情形，反之亦然。即實用新型專利與外觀設計專利的保護范圍存在交集。其次，根據《最高人民法院關于審理侵犯專利糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十四條之規定，只要被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征與一項現有技術方案的相應技術特征相同或無實質性差異的，被訴侵權人實施的技術即屬于現有技術。該條規定對現有技術方案并未做限定，現有技術方案可以是外觀設計專利，也可以是實用新型專利或者發明專利，參照該條規定，只要被告實施的技術與一項抵觸申請記載的相應技術特征相同或無實質性差異，即可成立抵觸申請抗辯。
但是近些年的案件中，比如(2020)蘇民終786號案，法院明確表示不支持跨類抵觸申請抗辯，其認為：可以用來破壞外觀設計新穎性的抵觸申請應為“同樣的外觀設計”。在先申請的實用新型的附圖雖可能與在后申請的外觀設計的圖片相同，但由于實用新型保護的客體系記載在權利要求中的技術方案，而非其附圖所展示的外觀，故不能僅因在先申請的實用新型中出現了相同圖片，即認為已有“同樣的外觀設計”被提出過申請。由此可見，針對跨類抵觸申請抗辯的態度，不同法院仍持不同觀點，比如從相關判例來看，浙江省高院明顯與江蘇省高院的態度相反，且更加積極。
二、抵觸申請在專利無效宣告中的跨類使用
2.1現有技術/現有設計作為無效證據
按照專利法第二十二條和專利法第二十三條的規定，現有技術、現有設計可以被用來作發明或實用新型、外觀設計專利的無效宣告申請的證據。比如參見(2017)京73行初3494號案，以外觀設計專利對發明或實用新型專利進行無效是允許的。
2.2 同類抵觸申請作為無效證據
基于北京知識產權法院行政訴訟的相關判例，該院認為：發明和實用新型專利均保護“技術方案”，二者具有基本相同的保護客體，基于避免重復授權之目的，就同樣的技術方案，他人在涉案專利的申請日前向國務院專利行政部門提出申請并且記載在申請日以后公布的發明或實用新型專利可以互相作為抵觸申請，用于評價涉案專利的新穎性。基于該裁判觀點，發明或者實用新型之間可以互為抵觸申請，外觀設計專利之間也可以互為抵觸申請。相關抵觸申請的認定標準參見不侵權抗辯中的相關標準。
2.3跨類抵觸申請作為無效證據
北京知識產權法院認為：外觀設計專利保護客體是“產品的外觀”，而非技術方案，由于外觀設計專利與發明或實用新型屬于不同的發明創造，所以不存在重復授權的問題，因而，外觀設計專利不能構成發明或實用新型專利的抵觸申請。在另一個案件中，該院認為：基于專利法第二十三條第一款，可以用以作為外觀設計抵觸申請的系“外觀設計”，所以構成外觀設計專利抵觸申請要滿足以下三個條件：(1)申請日以前提出;(2)申請日以后(含申請日)公告;(3)同樣的外觀設計專利申請。只有上述三個條件同時滿足才能構成抵觸申請。因此，發明或者實用新型也不能構成外觀設計專利的抵觸申請。
綜合以上，可以得出以下結論：
1、無論是在不侵權抗辯還是在無效宣告申請中，外觀設計與發明或實用新型之間可以互為現有設計;
2、無論是在不侵權抗辯還是在無效宣告申請中，外觀設計之間、發明或實用新型之間可以互為抵觸申請，在抵觸申請的適用中，參考現有設計、現有技術的抗辯或無效思，只不過由于抵觸申請僅能夠用于評價新穎性，因此認定標準更高;
3、在專利無效中，不接受跨類抵觸申請證據;
4、在不侵權抗辯中，不同法院對于跨類抵觸申請證據的接受度不同。
筆者認為，隨著專利侵權案件的迅猛增多，行政機關的觀點將更加頻繁地影響侵權訴訟，換言之，行政認定的標準和態度或將快速影響司法實踐的認定標準和態度，最終在不侵權抗辯中，對于跨類抵觸申請證據的接受度將趨于統一。如果法院接受跨類抵觸申請證據，則涉案專利權無法順利發揮維權功能，行政確權程序將被架空，即專利復審與無效審理部的認定標準將被忽略。因此，行政確權的相關認定標準需要與司法認定標準統一。
另外，關于跨類抵觸申請證據的采納，筆者認為可以考慮如下問題：抵觸申請的立法宗旨在于避免重復授權，一種觀點認為，發明或實用新型專利雖亦會有附圖，但該附圖中所示外觀并非發明或實用新型保護的客體。發明或者實用新型的保護范圍是以其權利要求的內容為準，附圖僅是權利要求書記載的技術方案的一種而非唯一的實施狀態。所以外觀設計與發明或實用新型不存在重復授權的問題，也即不用考慮抵觸申請的跨類使用。但筆者認為，在一些專利中，外觀設計專利與實用新型或發明專利的保護范圍高度重疊，如果不能跨類認定，將導致公眾利益受到損害。
筆者試舉一例，圖1為授權外觀設計，為抵觸申請。涉案專利的權利要求為：“一種連接釘，其一端為頭部，另一端為表面具有漸進螺紋的釘體，其特征在于：釘體與頭部之間設有圓凸環;所述圓凸環與頭部之間為縮徑頸部。”
圖1
在本案例中，外觀設計專利具有極強的技術方案屬性，而缺少設計美感。在當下的審查環境中，對外觀設計附有美感的要求非常低，因此該外觀設計完全反映了工業品的技術結構。本領域技術人員可以毫無意義地確定該外觀設計破壞了涉案專利技術方案的新穎性，外觀設計與發明或實用新型在這種情況下很難說沒有重復授權的問題。如果否定該外觀設計專利作為涉案專利的抵觸申請，專利權更容易被濫用，侵權方也更容易因為一個侵權行為而被推向被告席兩次。
(原標題：現有設計/技術及抵觸申請的同類和跨類使用問題)
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