進一步完善發明專利實質審查標準 提高審查質量
——對《專利審查指南》發明專利實質審查相關修改內容的解讀
本次《專利審查指南》第二部分實質審查的修改主要包括以下內容：一是根據專利法及其實施細則的修改內容對《專利審查指南》第二部分進行了適應性修改;二是對有關內容進行調整修改;三是增加了涉及保密審查條款及遺傳資源保護有關條款的審查。
下面就上述幾點進行詳細說明：
適應性修改的內容
由于對專利法和專利法實施細則的有關條款進行了修改，因此《專利審查指南》在相應的章節進行了適應性的修改。
原專利法實施細則第二條第二款有關發明的定義現改為專利法第二條第二款;原專利法實施細則第二十條第一款有關權利要求書應當清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍的內容現改為專利法第二十六條第四款;原專利法實施細則第二十一條第二款有關獨立權利要求應當從整體上反映發明技術方案、記載解決技術問題的必要技術特征的內容現改為專利法實施細則第二十條第二款。
原專利法第五十六條第一款有關說明書和附圖可以用于解釋權利要求的內容現改為專利法第五十九條第一款;原專利法實施細則第十三條第二款有關兩個以上的申請人同日分別就同樣的發明創造申請專利的，應當在收到通知后自行協商確定申請人的內容現改為專利法實施細則第四十一條第一款;原專利法實施細則第十八條至第二十五條的內容相應改為專利法實施細則第十七條至第二十四條，原專利法實施細則第三十一條第一、二款有關不喪失新穎性的寬限期的內容現改為專利法第三十條第一、二款;原專利法實施細則第三十三條有關要求優先權的條件的內容現改為專利法實施細則第三十二條;原專利法實施細則第三十五條有關單一性特定技術特征的內容現改為專利法實施細則第三十四條。由于這些條款沒有發生實質性的變化，《專利審查指南》也僅是分別在相應章節的引用和旁注的法條方面進行了適應性的修改。
涉及專利法實施細則第四十三條第一款，其中由“分案申請不得超出原申請公開的范圍”改為“分案申請不得超出原申請記載的范圍”。對此，在《專利審查指南》第二部分第六章第3.3節引用該條款時進行了相應的修改，因為原條款所述的“公開的范圍”應當理解為專利法第三十三條所述的“記載的范圍”。
根據新專利法第九條第一款及專利法第四十一條第二款的規定，對于同樣的發明創造的處理，《專利審查指南》在第二部分第二章第6節中進行了適應性的修改。其中對兩件專利申請的處理，同一申請人同日(指申請日，有優先權的指優先權日)就同樣的發明創造提出兩件專利申請，它們符合授予專利權的其他條件，應當分別通知申請人進行選擇或者修改。在根據專利法第九條第一款增加規定“禁止重復授權原則”的同時，在該條款中又規定了該原則的一種例外情況，即對于同一申請人同日(僅指申請日)對同樣的發明創造既申請實用新型又申請發明專利的，在先獲得的實用新型專利權尚未終止，并且申請人在申請時分別做出說明的，除通過修改發明專利申請外，還可以通過放棄實用新型專利權避免重復授權。審查上述發明專利申請時，如果該申請符合授權的其他條件，應當通知申請人進行選擇或者修改，申請人選擇放棄實用新型專利權的，應當在答復審查意見通知書時附交放棄實用新型專利權的書面聲明。此時，對符合授權條件的發明專利申請應當發出授權通知書，并將放棄上述實用新型專利權的書面聲明轉至有關審查部門，由專利局予以登記和公告，公告上注明上述實用新型專利權自公告授予發明專利權之日起終止。
由于新專利法第二十二條對新穎性做出了修改，即“新穎性，是指該發明或者實用新型不屬于現有技術，也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中”。《專利審查指南》根據該條款在第二部分第三章對發明和實用新型有關新穎性的內容做出了適應性修改：一是引入新專利法第二十二條的規定;二是拓展了現有技術的范圍，取消了對現有技術的地域性限制，采用了國際通行的絕對新穎性標準;三是改變了構成抵觸申請的條件，使抵觸申請包含任何單位或者個人在先申請、在后公布或者公告的發明或者實用新型專利申請。此規定適應了經濟全球化和網絡的發展，有利于鼓勵真正的發明創造，避免了在國外已經能夠為公眾自由使用的現有技術在我國得到專利獨占權。此外，《專利審查指南》在重新定義的抵觸申請中，取消了“他人”的限制，因此，以往造成重復授權的申請人本人的不同申請日的同樣的發明創造不再作為影響重復授權的文件，而被作為影響新穎性的對比文件。此外，重新定義的抵觸申請將原定義中的“公布的同樣的發明或者實用新型專利申請”修改為“公布的專利申請文件或者公告的專利文件”，明確了抵觸申請不僅包括專利申請文件，而且包括授權公告的專利文件，從而完善了抵觸申請的定義。
新專利法第二十二條第三款有關創造性的規定中，將“已有技術”改為了“現有技術”，第二十二條第五款中對“現有技術”的定義也做出了修改，因此，《專利審查指南》在相應的第二部分第四章第2節和第二部分第三章第2.1節做出了修改。修改后，對現有技術取消地域限制，無論是出版物公開、使用公開還是以其他方式公開都無地域限制。因此，在審查評價創造性時，應考慮到現有技術的定義已發生變化。
有關調整修改的內容
1. 調整法條的順序表述
《專利審查指南》在第二部分第八章第5.2、5.2.1和5.2.1.1節中對修改進行的說明所引用的相關法條順序進行了調整，即由原來順序的專利法實施細則第五十一條第一款、專利法實施細則第五十一條第三款、專利法第三十三條調整為現在的專利法第三十三條、專利法實施細則第五十一條第一款、專利法實施細則第五十一條第三款的順序。其修改的意圖在于：進一步突出對修改的內容與范圍作出規定的專利法第三十三條的重要法律地位。其中在第5.2.1.1節修改的內容與范圍中進一步明確指出：“不論申請人對申請文件的修改屬于主動修改還是針對通知書指出的缺陷進行的修改，都不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍”。
2. 增加第5.2.1.2節主動修改的時機
根據專利法實施細則第五十一條第一款的規定，在該節中進一步明確了主動修改的時機，即：在提出實質審查請求時和在收到專利局發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的三個月內。在答復專利局發出的審查意見通知書時，不得再進行主動修改。
3.增加第5.2.1.3節答復審查意見通知書時的修改方式
在該節中進一步明確答復審查意見通知書時的修改方式，并對即使修改的內容沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，也不能被視為是針對通知書指出的缺陷進行的修改，因而不予接受的5種情況增加了“主動”二字。這種增加看似更加嚴格，實際上是適當放寬了要求，即只有在不是為了克服審查意見通知書指出的缺陷而“主動”刪除技術特征、改變技術特征或主題、增加新的權利要求的修改不予接受;但為了克服審查意見通知書指出的缺陷而進行的上述修改則由于被視為“非主動修改”而可以被允許。
4.進一步細化駁回申請條件
本次《專利審查指南》對第二部分第八章第6.1.1節駁回申請的條件進行了修改，主要涉及審查員可以在一通之后駁回發明專利申請的條件，修改后的規定與修改前的規定沒有實質上的變化，只是對原規定進行了細化和補充。一是進一步明確了申請人在答復通知書時提出的意見陳述和/或證據是針對通知書指出的可駁回缺陷提出的，不是針對通知書指出的可駁回缺陷提出的意見陳述和/或證據，哪怕是有說服力的，也不認為滿足這里所規定的條件。二是明確了申請人在答復時對申請文件的修改是針對通知書指出的缺陷進行的修改，不包括申請人對通知書指出的缺陷之外的申請文件的其他部分的修改;并且進一步補充了如果修改僅是改正了錯別字或更換了表述方式而技術方案沒有實質上的改變，則不認為是駁回所針對的事實發生改變的情形。
有關增加的條款的審查
1.涉及保密審查條款的審查
新專利法第二十條規定，任何單位或者個人將在中國完成的發明或者實用新型向外國申請專利的，應當事先報經國家知識產權局進行保密審查。該條款既是駁回條款，也是無效條款。在專利法實施細則第八條第一款中則對“在中國完成”進行了解釋。
根據新專利法第二十條第一款的規定，《專利審查指南》在第二部分第八章第4.7節適應性地作出了說明，其中增加了“如果審查員有理由認為申請所涉及的發明是在中國完成，且向外國申請專利之前未報經專利局進行保密審查，應當審查申請是否符合專利法第二十條的規定”的內容。
在第4.7節明確了在實審階段對申請涉及保密審查的情形。通常情況下，只有當審查員有理由認為申請有違反專利法第二十條第一款規定的情況才可駁回該申請。
2.涉及遺傳資源保護有關條款的審查
修改后的專利法第五條第二款規定：對違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發明創造，不授予專利權。修改后的專利法實施細則第二十六條第一款對“遺傳資源”和“依賴遺傳資源完成的發明創造”進行了下述定義：專利法所稱遺傳資源，是指取自人體、動物、植物或者微生物等含有遺傳功能單位并具有實際或者潛在價值的材料;專利法所稱依賴遺傳資源完成的發明創造，是指利用了遺傳資源的遺傳功能完成的發明創造。
為了進一步落實專利法第五條第二款的規定，修改后的《專利審查指南》第二部分第一章(“不授予專利權的申請”)中新增了第3.2節，其中詳細規定了“遺傳功能”、“遺傳功能單位”、“取自人體、動物、植物或者微生物的含有遺傳功能單位的材料”、“發明創造利用了遺傳資源的遺傳功能”以及“違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源”的含義。另外，第3.2節中還給出了一個例子，來說明何種情況屬于違反法律、行政法規的規定獲取或者利用遺傳資源,清楚地界定了根據專利法第五條第二款不授予專利權的發明創造的范圍，特別是“依賴遺傳資源完成的發明創造”的范圍。
修改后的專利法第二十六條第五款規定：依賴遺傳資源完成的發明創造，申請人應當在專利申請文件中說明該遺傳資源的直接來源和原始來源;申請人無法說明原始來源的，應當陳述理由。至于如何披露遺傳資源來源信息，修改后的專利法實施細則第二十六條第二款規定：就依賴遺傳資源完成的發明創造申請專利的，申請人應當在請求書中予以說明，并填寫國務院專利行政部門制定的表格。
為了進一步落實專利法第二十六條第五款的規定，修改后的《專利審查指南》第二部分第十章(“關于化學領域發明專利申請審查的若干規定”)中新增了第9.5節。其中，第9.5.1節給出了“直接來源”和“原始來源”的定義，并且規定了遺傳資源直接來源的披露信息為獲取該遺傳資源的時間、地點、方式、提供者等，而原始來源的披露信息為采集該遺傳資源所屬生物體的時間、地點、采集者等。
關于對披露內容的具體要求，第9.5.2節中明確規定，除了在請求書中予以說明外，還應在專利局制定的《遺傳資源來源披露登記表》(下稱登記表)中按照填表要求，清楚、完整地披露直接來源和原始來源的相關信息。第9.5.2節中還規定：如果遺傳資源的直接來源為從某個機構獲得，該機構知曉并能夠提供原始來源的，申請人應當提供該遺傳資源的原始來源信息。申請人聲稱無法說明原始來源的，應當陳述理由，必要時提供有關證據。例如指明“該種子庫未記載(或不能提供)該遺傳資源的原始來源”，并提供該種子庫出具的相關書面證明。
第9.5.3節的內容涉及遺傳資源來源披露的審查，從中可以看出，如果申請人未在申請日提交或者交全登記表，仍可以在實審階段應審查員的要求補交或補全登記表。在這兩種情況下，審查員應當在審查意見通知書中告知申請人補交或補全登記表，通知書中還應當具體指明需要披露來源的遺傳資源并說明理由。如果申請人提交了登記表，審查員應當審查該登記表的填寫是否符合規定，如果存在缺陷，則應通知申請人并具體指出該缺陷。經申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合專利法第二十六條第五款規定的，審查員應當駁回其專利申請。
第9.5.3節中還特別提到：登記表中的內容不屬于原說明書和權利要求書記載的內容，因此不能作為判斷說明書是否充分公開的依據，也不得作為修改說明書和權利要求書的基礎。
申請人在填寫登記表時，應仔細閱讀填表的注意事項，特別是以下內容：
(1一個遺傳資源一般應當填寫一張登記表，但是，當遺傳資源名稱有多個，而其他所有欄目內容都相同時，可以僅填寫一張登記表。
(2在填寫原始來源的獲取地點時，申請人一般應將其披露至省(市)，如果申請人無法披露至省(市)，也可以只披露至國家。但是，如果遺傳資源的直接獲取方式為自行采集或委托采集，則必須說明該遺傳資源的原始來源，并將原始來源披露至省(市)一級。
(3涉及人類遺傳資源的，申請人披露其來源信息時，不得公開被采集遺傳資源的個人的姓名、身份證號和詳細住址。(知識產權報 茅紅 孫廣秀
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