“一事不再理”是專利無效宣告程序中的一項重要原則，但目前《專利法實施細則》和《專利審查指南2010》僅給出了原則性的規定，導致實務中對此原則的適用存在一些困惑。本文從時機、主體、客體三個層面對專利無效宣告程序所涉“一事不再理”原則中“一事”的內涵進行了分析，并著重對客體層面中如何構成“一事”即如何認定“同樣的理由和證據”進行了探討，以期為該原則在專利無效宣告程序中的準確適用提供一些參考。
【關鍵詞】
專利無效 一事不再理 證據 理由 同樣
一、引言
“一事不再理”是起源于羅馬法的一項古老的訴訟原則，然而時至今日，其生命力已不囿于訴訟程序，在仲裁、行政等程序中亦廣泛適用【1-3】。《專利法實施細則》(下稱實施細則)第六十六條第二款規定，“在專利復審委員會就無效宣告請求作出決定之后，又以同樣的理由和證據請求無效宣告的，專利復審委員會不予受理”。《專利審查指南2010(2023年修訂)》(下稱審查指南)第四部分第三章第2.1節規定，“對已作出審查決定的無效宣告案件涉及的專利權，以同樣的理由和證據再次提出無效宣告請求的，不予受理和審理。如果再次提出的無效宣告請求的理由(簡稱無效宣告理由)或者證據因時限等原因未被在先的無效宣告請求審查決定所考慮，則該請求不屬于上述不予受理和審理的情形”。此即為“一事不再理”原則在專利無效宣告程序(以下簡稱專利無效程序)中的具體體現。
設置“一事不再理”原則的目的是防止就同一爭議對象或事項作出相互矛盾的裁決，影響法的安定性;同時也避免消耗行政資源或司法資源，增加對方當事人的負擔【3】。一般認為，“一事不再理”包括兩個層面的內容，一是指判決的既判力，即判決確定后不得就同一案件再次起訴;二是指訴訟系屬的效力，即訴訟一經提起不得就同一案件重復起訴。上述含義是從訴訟原則的角度對“一事不再理”的界定，討論的是判決的既判力和訴訟系屬問題【1、4】。然而由于價值取向的差異，“一事不再理”原則在不同程序中的適用范圍有所不同。就專利無效程序而言，其解決的是專利權有效性糾紛的問題，而對于專利權有效性糾紛的屬性，一直以來沒有統一的觀點【5】。從程序架構來說，專利無效程序及其后續的訴訟程序屬于行政確權和行政訴訟;從實體內容上看，專利權有效性糾紛是平等主體之間產生的糾紛，因而專利復審和無效審理部作出的無效宣告請求審查決定帶有居間解決糾紛的性質，從而使其具備了民事訴訟的特點【5】。此外，鑒于專利權的授予涉及公眾利益和專利權人利益之間的平衡，因此專利權的穩定性不僅關系到無效請求人和專利權人，實則還關乎公眾利益，由此專利無效程序本身也承擔一部分公益功能。以上就造成專利無效程序具有其獨特性質。因此如何看待“一事不再理”原則在專利無效程序中的適用變得更為復雜。
專利無效程序實務中涉及一事不再理的情形時有發生，特別是在爭議一次解決不徹底或審查決定有異議，無效請求人會選擇多次提起無效宣告請求(下稱請求)。《實施細則》和《審查指南》對此僅給出了原則性的規定，相關的學術研究尚不多見，導致實務中對此原則存在一些困惑。因此有必要研究該原則在專利無效程序中的適用問題，從而統一審查標準，維護行政程序的權威性和穩定性，并給當事人以明確預期。下文將嘗試對專利無效程序所涉“一事不再理”原則中“一事”的內涵以及如何判定進行分析。
“一事”之內涵
1、時機層面
由《實施細則》《審查指南》相關規定可知，專利無效程序中“一事不再理”原則的適用時機出現在在先無效宣告請求(下稱在先請求)的審查決定(下稱在先決定)作出之后。這意味著對在先請求沒有作出決定之前，即使兩份請求書內容完全相同(不考慮時限問題)，其也不適用“一事不再理”原則。
另外，如果請求人在撤回請求后，又以同樣的理由和證據再次提出請求的，由于針對在先請求并未作出過審查決定，所以也不屬于一事不再理原則適用的情形。這與行政訴訟中“人民法院裁定準許原告撤訴后，原告以同一事實和理由重新起訴的，人民法院不予立案”“有下列情形之一，已經立案的，應當裁定駁回起訴：……(七)撤回起訴后無正當理由再行起訴的”的規定有所不同。筆者認為，原因可能在于兩種程序的價值取向有所差異，行政訴訟即俗稱的“民告官”，其在保障公眾救濟途徑的同時也要避免當事人不當行使訴權導致行政行為的公定力、確定力等長期處于不安定狀態;而專利無效審查作為帶有居間解決糾紛并承擔一定公益功能的具體行政行為，對撤回請求后的程序不作干涉，一方面有利于解決糾紛，同時也避免了由于請求人的不當處置導致公眾利益受損的情形。
此外，《實施細則》《審查指南》規定中所指的決定是指復審和無效審理部已經作出的無效宣告請求審查決定，與該決定是否經過司法審查、是否生效無關(見北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第3216號判決)。筆者認為，專利無效程序作為獨立的行政確權程序，無效審查決定作出即表示行政機關已經完成了行政行為，按照行政法的相關規定，該決定在行政程序階段已經生效，而我們此處所探討的正是在該行政程序階段所適用的“一事不再理”原則，并不受后續是否經過司法程序的影響。
2、主體層面
民事訴訟、行政訴訟對“一事不再理”中“一事”的界定包含了“同一當事人”。與之不同的是，《實施細則》第六十六條第二款并未規定在后請求的請求人需與在先決定涉及的請求人保持一致，由此可見，專利無效程序中的“一事不再理”在主觀效力范圍上可及于未參加專利無效程序的第三人。此外，司法實踐中也已確定了專利無效程序 “一事不再理”原則的對世效【6】。
有觀點認為，從比較法的角度看，廢除專利無效程序確定的對第三者的效力已成為各國之潮流，且無論從違反憲法平等主義原則，還是從增強無效宣告程序公益功能的角度看，刪除一事不再理規定的主觀效力范圍對世效的作法應予踐行【6】。對此，筆者認為，從專利無效程序自身特點出發，其并不具有民事訴訟或者行政訴訟中強烈的“屬人”特性，即相比民事訴訟、行政訴訟程序中不同的主體代表了不同的法律關系和法益，專利無效程序中行政機關作出審查決定所依據的是具體的無效理由和證據，所涉及的法益為專利權人是否可以享有專利權，而上述無效理由和證據由誰提出對在先決定的結果并無影響作用。再者，如果將專利無效程序的“一事”僅適用同一請求人，則會出現一件無效請求不成立或敗訴后，當事人可以基于同樣的理由和證據隨意變更請求人身份以規避“一事不再理”的情形，顯然這會給行政和司法資源帶來的極大浪費，并且容易造成行政或司法機關同一爭議對象或事項作出相互矛盾的裁決，從而違背“一事不再理”原則的初衷。因此至少在沒有其他配套制度的現階段下，保持專利無效程序“一事不再理”原則的對世效是利大于弊的。
3、客體層面
針對同一專利權，當先后兩次請求提交的請求書內容完全相同時(不考慮時限問題)，我們容易判定，針對在先請求的審查決定作出后，在后請求即構成“一事不再理”，但是當先后兩次提交的請求書內容有差異時，是否就不構成“一事不再理”呢?這首先涉及對“一事”如何認定的問題，更具體地說，即如何認定“一事”所包含的兩個比較客體。對此，存在兩種觀點，一種觀點認為應將在后請求中請求人提出的理由和證據與在先請求中請求人提出的理由和證據進行比較，另一種觀點認為應將在后請求中請求人提出的理由和證據與在先請求作出的審查決定(簡稱在先決定)認定的理由和證據進行比較【7】。由此可見，現有觀點的爭議焦點在于“一事”中的“此事”究竟是在先請求人提出的理由和證據還是在先決定認定的理由和證據。
對此，筆者認為，如果將《實施細則》第六十六條第二款的規定按照語法補充完整，其表述應為，“在專利復審委員會依據一定的理由和證據就無效宣告請求作出決定之后，又以同樣的理由和證據請求無效宣告的，專利復審委員會不予受理”。因此，從文義解釋的角度，比較的客體之一應為在先決定中依據的理由和證據，同時從專利審查指南中規定的“如果再次提出的無效宣告請求的理由(簡稱無效宣告理由)或者證據因時限等原因未被在先的無效宣告請求審查決定所考慮，則該請求不屬于上述不予受理和審理的情形”反義解釋中亦可得到相互支持。而且，基于依職權原則以及審查實踐復雜多樣的情況，審查決定所依據的理由和證據往往不能完全等同于請求人主張的理由和證據，后文將作進一步詳細闡述。另外，從立法解釋的角度，《實施細則》沒有直接規定請求人不得以同樣的理由和證據進行重復請求，而是禁止在專利復審委員會就無效宣告請求作出決定之后，請求人又以同樣的理由和證據請求無效宣告，由此可知，在專利無效程序階段，在先決定對在后的無效請求是具有拘束力的，這與“一事不再理”中的“既判力原則”相類似。既判力是指前訴判決對于后訴案件在程序上的拘束力，這意味著在前訴中經審查判斷的主張和事實，后訴中不能進行重復審理和認定【4】。由于既判力的產生是基于前訴的判決，則既判力的比較客體之一即為前訴判決。相應地，專利無效程序中“一事不再理”的比較客體之一應為在先決定。當然，專利無效審查決定本身是受后續訴訟程序監督的，其無法產生法院生效判決所述的“既判力”，可將在先決定對在后請求具有的這種“拘束力”稱為“預判力”，以示區別。
“一事”之判定
前文已從時機、主體、客體三個層面闡述了“一事”的內涵，其中，在客體層面判斷是否構成“一事”，即如何判定在先決定與在后請求涉及同樣的理由和證據，一直是實務中存在困惑和爭議最多的地方。本節內容將嘗試探討如何界定“同樣的證據”和“同樣的理由”。
1、同樣的證據
在判斷是否構成“同樣的證據”之前，首先需明確“證據”所涵蓋的范圍。有觀點認為，應對“同樣的證據”作嚴格解釋，因此“證據”不僅包括證據形式，還包括請求人對證據的使用，例如證據的內容、組合方式以及特征對比方式【7】。對此，筆者認為，根據民事訴訟法的相關規定，證據是指能夠證明當事人事實主張的各種資料，即證據是客觀存在的或是對客觀存在的客觀反映，而證據的組合方式、特征對比方式均屬于建立在證據之上的運用分析，且往往結合了一部分主觀要素，其已不完全是客觀存在的或是對客觀存在的客觀反映，因此并不適宜歸入“證據”的范疇，將其歸入“理由”范疇更為妥當，后文將作進一步闡述。
而對于證據的使用內容，雖然根據《審查指南》的相關規定，復審和無效審理部在作出決定時一般受限于請求人提出的理由和證據，然而如將在先決定依據的理由和證據完全等同于請求人對證據的使用說明則是不可取的。復審和無效審理部在作出專利無效審查決定時對于證據的把握一般遵循著整體原則，尤其是在新穎性和創造性的評判中，雖然請求人基于自身判斷選擇使用了證據的部分內容，但在先決定通常會考慮證據的整體記載，從而保證在客觀、準確認定事實的基礎上公正地作出結論。當然也會存在以下情形，即對于內容龐雜且內容間的事實基礎不同的證據，例如包括多個實施例的專利文獻或者包括多個章節的公知常識書籍，請求人僅引用了其中的一部分內容。在這種情形下確不適合將提交證據的所有內容均歸入無效審查決定認定的證據范圍，但不意味著與前文所稱證據的“整體原則”相矛盾，相反地，其依然是將證據中可以整體考慮的內容作為一個集合體，同樣是“整體原則”的一種體現。因此，筆者認為，同樣的證據”中的“證據”應遵循整體原則，即通常指提交證據的全部內容，特殊情形下指證據中可以作為整體考慮的內容集合，而不局限于請求人對證據的使用內容。
那么，如何理解“同樣的證據”中的“同樣”?有觀點認為，“同樣的證據”通常情況是指對最終作出判斷結論具有實質作用的證據完全相同，對于“同樣”的理解，應從證據的形式和內容兩方面具體加以分析，不能僅因形式不同就判定屬于不同的證據，也不宜簡單地將內容實質相同的證據認定為同樣的證據【8】，筆者贊同該觀點。若兩份證據僅形式不同，技術內容上基本相同，對所屬領域技術人員而言展示了基本相同的技術方案，如同一專利文獻的公開文本和授權文本(見國家知識產權局作出的第46170號無效請求審查決定)，同一申請人同日申請的實用新型和發明，則可以視為同樣的證據(此處不考慮公開時間)。而若證據的內容存在實質上的不同，即使證據形式相同，也應視為不同的證據，如前文所述的專利文獻中實質內容不同的多個實施例，或者在后請求對證據的中文譯文作了實質性修改(見國家知識產權局作出的已生效的第15509號無效請求審查決定)。
2、同樣的理由
與判定“同樣的證據”過程相似，在判斷是否構成“同樣的理由”之前，同樣需要先明確“理由”所涵蓋的范圍。有觀點認為，理由包括無效請求所依據的法律、法規和審查基準，如不符合《專利法》第二十六條第四款的規定時將“未以說明書為依據”和“未清楚地限定要求專利保護的范圍”看作是兩個不同的理由【7、8】。筆者對此表示贊同，然而如果將理由看作僅包括法律、法規和審查標準，那么對于前后基于不同的事實而提出“不清楚”無效理由的兩次請求，將劃定為“一事不再理”的情形，顯然是不恰當的。理由是以證據事實和法律事實為基礎，是綜合運用證據事實、法律事實和分析推理所產生的有機整體，因此筆者認為，“一事不再理”原則所涉“同樣的理由”中的“理由”不應只包含法律、法規和審查基準，而證據的具體使用方式如組合方式、特征對比方式以及具體分析等均要歸為理由的涵蓋范圍，該部分對應到在先決定中即指決定第二部分理由所認定的事實范圍，對應到在后請求中即指請求人結合證據對理由所作出的具體說明【9】。由此，判定是否構成“同樣的理由”即轉化為了判斷在后請求中請求人提出的具體說明和該說明所基于的事實是否在在先決定中予以認定過。接下來將具體結合幾個案例對如何判定“同樣的理由”作進一步闡明。
案例1為國家知識產權局作出的已生效的第18564號無效請求審查決定以及北京市第一中級人民法院(2012)一中知行初字第3216號判決。該生效決定和判決在針對一事不再理的審理時指出：在先決定認定權利要求1缺少吸收了SO2的海水與未吸收SO2的摻混比例并不導致權利要求1不符合《實施細則》第二十一條第二款的規定;本案中，作為脫硫劑的海水水量(包括其占總海水用量的比例)與上述技術特征是同一事實的不同表述方式，其實際上涉及同樣的理由和證據，構成一事不再理。
案例2為國家知識產權局作出的已生效的第36465號無效請求審查決定。本案中，請求人認為基于說明書的描述，權利要求缺少三個必要技術特征，即：①空氣滅菌裝置;②實現發酵罐和疏導倉同時滅菌的相關技術特征;以及③氣體輸入管道。請求人曾在本案的在先請求中主張權利要求不符合《實施細則》第二十一條第二款的規定的理由如下：①由說明書和附圖1-3可知罐體是封閉的，無法導入氣體，也就無法進行耗氧發酵，自然也就沒有產品，因此也就沒有發酵液輸出;②缺少給“發酵罐滅菌”的必要壓力或溫度顯示部件;③發酵罐和輸導倉是兩個不同的環境，兩者間有溫度梯度或滅菌環境差異，因此給發酵罐滅菌時無法實現輸導倉受熱同時滅菌等。第36465號決定認為：雖然請求人認為本案中涉及上述三個必要技術特征的結論是依據說明書第0002段的記載而重新確認的，因此并不屬于一事不再理范圍，但在先決定是基于本專利授權公告文本的整體文本得出的結論，其中包括了對缺少②-③特征限定是否導致本專利不符合《實施細則》第二十一條第二款規定的評述，因此基于一事不再理的原則，針對請求人再次提出的因缺少上述特征②、③導致本專利不符合《實施細則》第二十一條第二款的無效宣告請求理由，合議組不再予以審理。
通過上述案例以及前述分析可知，在先決定的認定范圍對是否構成“一事不再理”起到基礎決定性作用。且在復審和無效審理部依據一定的理由和證據作出決定后，即使請求人改變其具體說明，只要在先決定中已就該相關事實進行了認定，則仍構成“一事不再理”。
接下來可以帶著前文思路繼續探討以下情形：
情形1涉及技術特征的對比：在先請求中，請求人提出權利要求1相對于證據1結合公知常識不具備創造性，其中權利要求1中的A特征被證據1中的B特征公開;在后請求中，請求人同樣主張權利要求1相對于證據1結合公知常識不具備創造性，不同的是，請求人主張證據1中的C特征相當于權利要求1中的A特征。那么是否由于兩次技術特征的對比方式不同，在后請求就不構成“一事不再理”呢?首先，經過前文分析我們已經確定“一事”的兩個比較對象，一是在先決定認定的證據和理由，二是在后請求提出的證據和理由。因此上述情形是否構成“一事不再理”取決于在后請求基于的事實是否落在在先決定的認定范圍內。筆者認為，如在先決定已從證據1的整體技術方案(包含了C特征)出發，認定權利要求1與證據1的區別包括了A特征，即在先決定實質上已就C特征是否可相當于A特征作出了認定，那么在后請求主張C特征相當于A特征的理由則構成了“一事”，不應再次予以審理。但如果在先決定僅認定證據1中的B特征不能相當于權利要求1中的A特征，沒有就C特征是否可相當于A特征作出過認定，則在后請求的上述理由并沒有落入在先決定的認定范圍，因而在后請求不構成“一事不再理”。
情形2涉及證據的組合方式：在先決定以權利要求1相對于證據1結合證據2、3具備創造性為由維持專利權有效，之后請求人以權利要求1相對于證據1結合證據2以及公知常識不具備創造性為由再次提出無效請求，是否不構成“一事不再理”?筆者認為，應該結合具體情形具體分析，如果證據1和證據2的使用方式在先后請求中是相同的，且在先決定是基于證據2沒有給出相應啟示為由而維持專利權有效，與使用證據3或公知常識并無關聯，即在先決定以及在后請求中對于決定結論具有實質作用的證據相同，且在后請求所基于的事實實質上落入了在先決定的認定范圍，因而仍構成“一事不再理”。
小結
經過前述分析，筆者認為，專利無效程序作為行政確權程序，具有其獨特的價值取向，在“一事不再理”的適用問題上與民事訴訟和行政訴訟等不完全相同。在專利無效程序中，“一事不再理”原則的適用時機為在先決定作出之后，主觀效力范圍上及于未參加無效程序的第三人。“一事”比較的兩個客體分別為在先決定和在后請求，具體涉及“同樣的證據”和“同樣的理由”的判斷;其中“同樣的證據”應從證據的形式和內容兩方面具體加以分析，“同樣的理由”則可轉化為判斷在后請求中請求人提出的具體說明或其說明基于的事實是否在在先決定中予以認定過。
【注】
1、周麗婷，“論商標評審程序中“一事不再理”原則的適用”，《知識產權》，2018年第6期，第38-44頁;
2、周云川，“一事不再理和信賴保護原則在商標授權確權案件中的適用”，《人民司法》，2011年22期;
3、張衛平，“一事不再理原則的法理根據及其運用”，《人民法院報》，2014年5月;
4、王艷紅，“一事不再理原則中‘一事’之界定標準”，中國政法大學碩士學位論文，2011年
5、尹新天，《中國專利法詳解》(縮編版)，知識產權出版社2012版，第359-364頁;
6、張鵬，“專利無效宣告程序中的‘一事不再理’”，《甘肅政法學院學報》，2014年第5期，第119-126頁;
7、魏辛欣，“專利無效宣告程序中的一事不再理原則”，《專利代理》，2016年第3期，第79-83頁;
8、韓元牧、吳莉娟，“專利無效審查中適用‘一事不再理’原則存在的隱患及其解決方案”，《中國專利與商標》，2014年第2期，第57-62頁;
9、專利法實施細則第六十五條第一款規定：無效宣告請求書應當結合提交的所有證據，具體說明無效宣告請求的理由。
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢，檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構，儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商，法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊，包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息，中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規，咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站：百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、國家知識產權局
免責聲明：本文部分內容根據網絡信息整理，文章版權歸原作者所有。向原作者致敬！發布旨在積善利他，如涉及作品內容、版權和其它問題，請跟我們聯系刪除并致歉！
