原標題：假如審查員用郭靖和黃蓉來評價洪七公武功的“創造性”
本文以洪七公、黃蓉、郭靖三人的武功為“技術特征”，討論一下假如審查員用郭靖和黃蓉來評價洪七公武功的創造性，我們該如何答復？
洪七公，何許人也?丐幫幫主，“九指神丐”，和藹正義，具有一切正派人物所應具有的優點，其獨門武學為“打狗棒法”、“逍遙游”及“降龍十八掌”，少年時還練過“混天功”、“銅錘手”、“蓮花掌”和“鐵帚腿法”。
黃蓉，桃花島主“東邪” 黃藥師的獨生女，集天地靈氣于一身，冰雪聰明、玲瓏剔透。洪七公傳授其“混天功”、“銅錘手”、“蓮花掌”、“鐵帚腿法”、“打狗棒法”和“逍遙游”。
郭靖，擅長“降龍十八掌”。
今天，我們就以其各自的武功為“技術特征”，討論一下假如審查員用郭靖和黃蓉來評價洪七公武功的創造性，我們該如何答復?
何謂創造性?《審查指南》中規定：發明的創造性，是指與現有技術相比，該發明有突出的實質性特點和顯著的進步。
在創造性的判斷中，經常需要使用到“三步法”。
何謂“三步法”？判斷要求保護的發明相對于現有技術是否顯而易見，通常可按照以下三個步驟進行：第一步，確定最接近的現有技術；第二步，分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征，然后根據該區別特征在要求保護的發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題；第三步，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見，通常，將“所述區別特征為公知常識”、“所述區別特征為與最接近的現有技術相關的技術手段”和“所述區別特征為另一份對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區別特征在要求保護的發明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同”三種情況認為現有技術中存在上述技術啟示。
由此，審查員運用三步法，用郭靖和黃蓉來評價了洪七公武功的創造性，并下發了第一次審查意見通知書。
第一次審查意見通知書
洪七公公開了他的獨門武學為“打狗棒法”、“逍遙游”及“降龍十八掌”，還公開了“混天功”、“銅錘手”、“蓮花掌”和“鐵帚腿法”，選取黃蓉作為“最接近的對比文件”;
洪七公與黃蓉相比，洪七公具有“區別特征”：“降龍十八掌”，該“區別特征”所解決的“技術問題”是如何降龍。
對于該區別特征，郭靖公開了“降龍十八掌”，其所解決的“技術問題”同樣是如何降龍。
因此，在黃蓉武功的基礎上結合郭靖的武功得到洪七公的武功對本領域技術人員而言是顯而易見的，因此洪七公的武功不具備突出的實質性特點和顯著的進步，不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。
上述審查意見乍眼一看好像是正確的，但仔細一看好像又有些問題，讓我們認真分析一下。
遺漏區別特征
在審查實踐中，經常會出現審查員在確定最接近的現有技術之后，會只評述部分技術特征，然后將剩下的技術特征作為區別技術特征，進而導致根據區別技術特征定義的技術問題不同，從而會直接影響到三步法的后續判斷，進而導致適用三步法有誤，得到不同的審查結論。
“洪七公定了定神，拉開架子，發出一掌。黑暗之中，郭靖見他身形向前一撞，似要摔倒，搶上去要扶，洪七公卻已站定，呼呼喘氣，說道：“不礙事。”過了片刻，左手又發一掌。郭靖見他跌跌撞撞，腳步踉蹌，顯得辛苦異常，數次張口欲勸，豈知洪七公越練精神越是旺盛，初時發一掌喘息半晌，到后來身隨掌轉，足步沉穩，竟是大有進境。一套降龍十八掌打完，又練了一套伏虎拳。”
據《神雕俠侶》(金庸·舊版·第二十二章章 騎鯊遨游)記載，洪七公在被歐陽鋒偷襲中毒后，為迷惑歐陽鋒，受傷未愈的洪七公在與郭靖做戲時，又打了一套伏虎拳，因此，洪七公至少還會一門武功——“伏虎拳”，所以，審查員在第二步比對“區別特征”時明顯遺漏了特征“伏虎拳”。故，于此，做針對性答復。
不久后 ，審查員看完意見陳述后，又發了第二次審查意見通知書。
第二次審查意見通知書
引入歐陽鋒來與黃蓉、郭靖共同評判洪七公武功的創造性，同樣選取黃蓉作為“最接近的對比文件”;由前述分析可知，洪七公與黃蓉相比，洪七公具有“區別特征”：“降龍十八掌”和“伏虎拳”，上述“區別特征”所解決的“技術問題”是如何降龍以及如何獲得一種動物。
對于該區別特征，郭靖公開了“降龍十八掌”，其所解決的“技術問題”是如何降龍。
歐陽鋒公開使用了“蛤蟆功”，所解決的“技術問題”是為了獲得一種動物。
因此，在黃蓉武功的基礎上結合郭靖的武功和歐陽鋒的武功得到洪七公的武功對本領域技術人員而言是顯而易見的，因此洪七公的武功不具備突出的實質性特點和顯著的進步，不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。
上述審查意見乍眼一看好像又是正確的，但仔細一看好像還是有些問題，讓我們再認真分析一下。
技術問題上位化
在審查意見中，有些審查員確定完區別技術特征后，根據區別技術特征重新確定實際要解決的技術問題是往往將技術問題上位化。所謂上位化就是將發明實際解決的技術問題擴大化、普世化，舉例來說，就是通過擴大技術問題將更多的對比文件引入，通過普世化將本領域更多對比文件引入，進而能夠和最接近的對比文件結合，具有技術啟示，進而得出不具有創造性的結論。
回到本申請，面對區別特征“伏虎拳”，其要解決的“技術問題”是如何伏虎，而不是如何獲得一種動物，審查員為了引入歐陽鋒，將技術問題上位化，確定為如何獲得一種動物，而“蛤蟆功”雖然也是為了獲得一種動物，但其所解決的“技術問題”是如何捉蛤蟆，這明顯是不對的。故，于此，做針對性答復。
不久后 ，審查員看完意見陳述后，又發了第三次審查意見通知書。
第三次審查意見通知書
繼續使用郭靖和黃蓉來評價洪七公武功的創造性，同樣選取黃蓉作為“最接近的對比文件”;由前述分析可知，洪七公與黃蓉相比，洪七公具有“區別特征”：“降龍十八掌”和“伏虎拳”，上述“區別特征”所解決的“技術問題”是如何降龍以及如何伏虎。
對于該區別特征，郭靖公開了“降龍十八掌”，其所解決的“技術問題”同樣是如何降龍，而通過“伏虎拳”來伏虎則為本領域公知常識。
因此，在黃蓉武功的基礎上結合郭靖的武功和本領域公知常識得到洪七公的武功對本領域技術人員而言是顯而易見的，因此洪七公的武功不具備突出的實質性特點和顯著的進步，不具備專利法第二十二條第三款規定的創造性。
上述審查意見乍眼一看好像還是正確的，但仔細一看好像仍然有些問題，讓我們再認真分析一下。
公知常識
專利審查指南在關于創造性的規定中提到：所述區別技術特征為公知常識，例如公知的教科書或者工具書披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，則認為給出了技術啟示。
在以往的審查實踐中，我們想證明區別特征不是公知常識是很難的，因為有時候證明“否”比證明“是”要困難許多，例如在司法實踐讓一個人證明自己無罪是很難的，但由檢察機關證明其有罪就相對容易一些，因此我國采用的是“無罪推定”制度，所以在以往答復公知常識的審查意見時，我們也僅僅只能接近崩潰地跟審查員爭辯：這——真的——不是——公知常識啊!
隨著《審查指南》的修訂，這個問題得到了緩解，新修訂的《審查指南》中指出：審查員在審查意見通知書中引用的本領域的公知常識應當是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應當能夠提供相應的證據予以證明或說明理由。在審查意見通知書中，審查員將權利要求中對技術問題的解決作出貢獻的技術特征認定為公知常識時，通常應當提供證據予以證明。
所以，我們可以試著要求審查員提供證據來證明“伏虎拳”為本領域公知常識，也可以試著從“技術問題”出發，指出現有技術中并不存在“如何伏虎”的技術問題，因而，“伏虎拳”不能與黃蓉、郭靖結合得到洪七公的武功。因此，現有技術中不存在“伏虎拳”的技術啟示，所以“伏虎拳”并不是公知常識。故，于此，做針對性答復。
截止發稿前，還未收到審查員的第四次審查意見通知書或授權通知書。
在審查實踐中，審查員往往會在審查意見中構建“三步法”來評判申請文件的創造性，而我們要做的就是在審查員創造的“三步法”中挑毛病、找問題。三步法就像是串聯電路，中間一個部位不通了，整個電路就斷了。遺漏區別特征、技術問題上位化、公知常識等都是審查員經常采用的手段，在面對審查意見時，我們可以至少從上述三個方面出發，予以針對性答復。
話音未落，剛剛考完全國專利代理師資格考試的張三無情地打斷了我：“錯了!錯了!全錯了!黃蓉習得‘打狗棒法’、‘逍遙游’和郭靖習得‘降龍十八掌’的時間均明顯晚于洪七公，相當于兩篇對比文件的公開時間均晚于本申請，由于對比文件不適格，所以審查員并不能用郭靖和黃蓉來評價洪七公武功的‘創造性’，審查員從一開始就錯了!”
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