原標(biāo)題：案例評析 | 什么情況下ODM定作方不構(gòu)成專利法上的被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者？
如果ODM定作方僅授權(quán)加工方在涉案產(chǎn)品上使用其商標(biāo)和名稱，而不提供技術(shù)、不參與產(chǎn)品制造，也不存在故意誘導(dǎo)、慫恿、教唆加工方侵犯他人的專利權(quán)的情形的，不構(gòu)成專利法意義上的被控侵權(quán)產(chǎn)品制造者。
在專利侵權(quán)案件中，權(quán)利人往往通過被訴侵權(quán)產(chǎn)品上的企業(yè)名稱或商標(biāo)來確定被訴侵權(quán)產(chǎn)品制造者的身份。但在某些情況下，通過這種方式認(rèn)定的“制造者”并不一定屬于專利法意義上的制造者，如果其不提供產(chǎn)品的技術(shù)來源和技術(shù)特征、不參與產(chǎn)品制造，也不存在故意誘導(dǎo)、慫恿、教唆加工方侵犯他人專利權(quán)的情形的，就不構(gòu)成專利法意義上的被控侵權(quán)產(chǎn)品制造者。
在敖謙平訴飛利浦（中國）投資有限公司、深圳市和宏實業(yè)有限公司、寧波新亞文照明電器有限公司、寧波亞明照明電器有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案中（二審案號：（2011）浙知終字第172號，審判長：王亦非，代理審判員：周卓華，代理審判員：李臻），二審法院認(rèn)為，在本案貼牌生產(chǎn)的承攬方全權(quán)負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的情況下，不應(yīng)由定作方承擔(dān)因產(chǎn)品侵犯他人專利權(quán)所導(dǎo)致的責(zé)任，從而使得無過錯的定作方無需承擔(dān)過高的侵權(quán)風(fēng)險。
敖謙平系涉案發(fā)明專利的權(quán)利人，在被授予涉案專利權(quán)后，2005年8月與深圳市和宏實業(yè)有限公司（以下稱“和宏公司”）簽訂專利實施許可合同，許可由和宏公司實施該專利，許可年限至專利保護期限屆滿時止，許可費以專利產(chǎn)品銷售額提成方式計付，并約定專利許可使用范圍是在全國范圍內(nèi)使用其專利制造專利產(chǎn)品，并對外進行銷售（包括出口銷售）……敖謙平同意和宏公司在許可期限與產(chǎn)品范圍內(nèi)將專利技術(shù)許可給第三方以O(shè)EM、ODM委托加工的方式使用，和宏公司應(yīng)及時將第三方使用的情況告訴敖謙平……。
飛利浦（中國）投資有限公司（以下稱“飛利浦公司”）于2008年授權(quán)和宏公司為飛利浦品牌代理商，為飛利浦品牌的插座板產(chǎn)品提供生產(chǎn)、銷售及售后服務(wù)。之后，和宏公司在原有模具基礎(chǔ)上改模刻字交由其全資子公司惠州和宏電線電纜有限公司（以下稱“惠州和宏公司”）生產(chǎn)涉案三款電源轉(zhuǎn)換器。三款電源轉(zhuǎn)換器均標(biāo)有“PHILIPS”商標(biāo)，在外包裝上注明“飛利浦（中國）投資有限公司”。
敖謙平認(rèn)為飛利浦公司與和宏公司制造、銷售的三款“PHILIPS”牌電源轉(zhuǎn)換器侵犯其專利權(quán)，遂于2010年12月1日訴至寧波市中級人民法院，請求判令上述四公司停止侵權(quán)，并共同賠償經(jīng)濟損失100萬元。
各方對侵權(quán)比對并無爭議，均確認(rèn)被訴侵權(quán)的三款電源轉(zhuǎn)換器落入涉案專利權(quán)保護范圍。本案的爭議焦點之一是飛利浦公司、和宏公司是否構(gòu)成侵害敖謙平的涉案發(fā)明專利權(quán)。
一審法院認(rèn)為：
本案中，被控侵權(quán)產(chǎn)品標(biāo)示的商標(biāo)、廠商名稱及其地址、郵編、服務(wù)電話、條形碼等識別性標(biāo)識均證明飛利浦公司是該產(chǎn)品的制造商，盡管外包裝標(biāo)注了“生產(chǎn)地中國惠州”，也不能排除飛利浦公司制造商的地位。
敖謙平與和宏公司約定的許可對象是和宏公司，其制造、銷售的產(chǎn)品亦對應(yīng)的是和宏公司自己的產(chǎn)品而非其他公司產(chǎn)品，協(xié)議約定的OEM、ODM亦是和宏公司委托第三方的方式，顯然并不包含本案飛利浦公司委托和宏公司定牌生產(chǎn)這種ODM關(guān)系。故飛利浦公司通過和宏公司定牌生產(chǎn)被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為并未獲得專利權(quán)人敖謙平的許可，已構(gòu)成侵權(quán)；因被控侵權(quán)產(chǎn)品的模具由和宏公司在原有模具基礎(chǔ)上改模刻字加上飛利浦公司的品牌信息后提供給子公司惠州和宏公司實施生產(chǎn)，和宏公司還有相應(yīng)的銷售被控侵權(quán)產(chǎn)品的行為，故和宏公司對被控侵權(quán)產(chǎn)品的制造、銷售行為，也已構(gòu)成侵權(quán)。
飛利浦公司、和宏公司均不服一審判決，向浙江省高級人民法院提起上訴。
二審法院認(rèn)為：
本案被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)提供者是和宏公司，飛利浦公司僅授權(quán)和宏公司在涉案產(chǎn)品上使用其商標(biāo)和名稱，對于產(chǎn)品的技術(shù)來源、技術(shù)特征、制造、銷售以及售后服務(wù)等均由和宏公司及惠州和宏公司負(fù)責(zé)完成。因此，本案的生產(chǎn)模式應(yīng)當(dāng)屬于ODM。敖謙平與和宏公司的專利實施許可合同中也并沒有限定OEM或ODM委托加工的定作方只能是和宏公司。
ODM作為一種加工承攬關(guān)系，定作方和加工方的行為是各自獨立的，并不能將加工方的法律責(zé)任直接歸屬于定作方，尤其加工承攬中的對外侵權(quán)責(zé)任。在本案ODM生產(chǎn)模式下，被控侵權(quán)產(chǎn)品的技術(shù)由和宏公司提供，制造由惠州和宏公司負(fù)責(zé)完成。飛利浦公司作為定作方并不存在故意誘導(dǎo)、慫恿、教唆加工方侵犯他人的專利權(quán)的情形，因此其所實施的行為未侵犯專利權(quán)。
從商標(biāo)的功能看，其最基本的功能是標(biāo)示商品或服務(wù)的來源。飛利浦公司作為商標(biāo)持有人，被訴侵權(quán)產(chǎn)品上的“PHILIPS”商標(biāo)僅起到標(biāo)示該商品提供者的作用，不應(yīng)認(rèn)定其為專利法意義上的被控侵權(quán)產(chǎn)品實際制造者，這也與其在ODM中作為定作方的法律地位相符合。
二審法院還指出，敖謙平與和宏公司簽訂專利實施許可合同后，和宏公司按照合同約定的提成比例陸續(xù)支付了相應(yīng)的許可費，該許可費已經(jīng)包括了為飛利浦公司貼牌生產(chǎn)的產(chǎn)品提成。因此，敖謙平在根據(jù)專利許可合同收取了相應(yīng)的專利許可費后，再行要求和宏公司和飛利浦公司承擔(dān)專利侵權(quán)責(zé)任沒有法律依據(jù)。
據(jù)此，二審法院認(rèn)定飛利浦公司與和宏公司不構(gòu)成侵權(quán)。
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