美國修法完善專利保護客體審查標準-----專利申請咨詢
今年1月4日，美國專利商標局（下稱USPTO）公布了新修訂的專利保護客體審查指導意見（2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance，下稱指導意見），該意見于今年1月7日生效。本次修訂旨在提高USPTO專利保護客體審查標準的清晰性、一致性和可預測性。
修改的主要背景
近十年來，美國在專利保護客體審查方面經歷了非同尋常的混亂和不確定性。2010年至2014年，美國最高法院就Bilski、Mayo、Myriad、Alice等一系列案件作出判決，判決結果對于專利保護客體的判斷標準影響極大。針對上訴判例，Alice/Mayo測試法應運而生。
當進行專利保護客體審查時，USPTO遵循以下步驟：
步驟1：確定權利要求的主題是否屬于方法、機器、產品或組合物這4種法定發明類型之一，如果不屬于其中任何一個法定類型，則以其屬于非法定主題而拒絕該權利要求，如果權利要求的主題屬于上述法定類型之一，則繼續應用步驟2（即Alice/Mayo測試法）進行判斷；
步驟2A：判斷權利要求的主題是否屬于司法例外（例如自然規律、自然現象和抽象概念）；
步驟2B：如果屬于司法例外，則再判斷權利要求中是否包含“顯著更多”的要素，使它們超出司法例外的范疇。
此后，美國有大量的專利被認定為不屬于可授權的客體，因而引發了業界持續的爭議。這些爭議主要反映在以下幾個方面：一是法律法規對于專利保護客體標準的規定過于模糊，為專利權注入了不可預測性和不穩定性；二是專利代理人與申請人難以預測專利申請的前景，專利審查員也增加了大量工作來處理相關爭議；三是專利保護客體的判斷標準時而嚴格時而寬松，不同人對同一個權利要求是否符合客體標準結論不同。更具體而言，爭議的焦點之一是認為司法例外過于寬泛，特別是針對抽象概念缺乏有效定義；焦點之二在于認為Alice/Mayo測試法不明確，導致不可預測性。
針對上述問題，USPTO局長安德烈·揚庫自2018年2月上任以來，始終將明確專利保護客體標準作為工作重點。指導意見的公布踐行了USPTO對于專利保護客體標準重新審視的承諾，也為消除相關標準的不確定性提供了有益嘗試。
修改的主要內容
本次修訂主要針對Alice/Mayo測試法中的步驟2A進行了進一步明確和細化，并保留了步驟1和2B的完整性。具體來講，修訂主要體現在以下兩個方面。
（一）界定了抽象概念
針對業界廣為詬病的抽象概念模糊不清這一問題，指導意見將抽象概念限定為以下三組內容：
1.數學概念：數學關系、數學公式或方程、數學計算；
2.組織人類活動的特定方法：基本經濟原理或實踐（包括對沖、保險、降低風險）；商業或法律活動（包括合同形式的協議、法律義務、廣告、營銷、銷售活動或行為；業務關系）；管理個人行為或人與人之間的關系或互動（包括社交活動、教學、遵循規則或指示）；
3.心理過程：人腦執行的概念（包括觀察、評估、判斷、觀點）。
（二）明確關于“司法例外”判定的兩步審查
在指導意見中，USPTO進一步將步驟2A分成兩個子步驟（為便于理解，本文分別稱步驟2A(i)和步驟2A(ii)）。在子步驟2A(i)中，審查員應確定權利要求是否描述了司法例外，例如抽象概念，如果是，那么在子步驟2A(ii)中，審查員將進一步確定“所述司法例外是否結合了該例外的實際應用”。如果一項權利要求包含了司法例外，但沒有將該司法例外與實際應用相結合，那么該權利要求最終“指向”司法例外。在這種情況下，需要根據步驟2B進一步分析。
修改的重要意義
針對專利保護客體判斷標準問題，美國專利體系長久以來留下了眾多模糊不清的地帶，Alice/Mayo測試法也缺乏清晰的操作指引，因而也為專利審查帶來了諸多問題。USPTO也認識到“以一致的方式恰當應用Alice/Mayo測試法已被證明是非常困難的，并且導致了巨大的不確定性，發明人及利益相關者難以預期哪些專利客體是適格的”，因而嘗試綜合現有判例，消除關鍵概念的模糊性，盡可能為專利保護客體判斷提供更合理的分析框架。
首先，為了提高確定性和可靠性，USPTO在子步驟2A(i)中定義了抽象概念這一專利保護客體判斷過程中的關鍵術語，幫助審查員在審查過程中有所遵循，避免了審查過程中的主觀性和反復無常。指導意見還特別明確了某些特殊情況的處理方式，例如，如果審查員認為某些權利要求雖然不包含上述定義中的內容但是仍然描述了抽象概念，則相關權利要求的主題可以被認為指向“暫定的抽象概念”。如果該權利要求最終被拒絕，那么審查員需要將相關內容提交給技術中心（即審查部門）負責人，該負責人需要對該拒絕進行批準并提供具體理由。
其次，指導意見進一步明確在子步驟2A(ii)中審查員需要判斷“司法例外是否結合了該例外的實際應用”。這一規定以一種更為明確和更為有意義的方式為審查員判定司法例外提供了規范和有效指引。判斷的具體步驟包括：（a）確定在司法例外之外，權利要求中是否包括附加要素；（b）單獨和組合評估這些附加要素是否與司法例外的實際應用相結合。指導意見中還給出以下示例性的指引，指明哪些情況屬于抽象概念與實際應用相結合：
附加要素體現了計算機功能的改進，或對其它技術或技術領域的改進；
附加要素應用或使用司法例外實現對疾病或醫療狀況進行特定治療或預防；
附加要素結合特定機器或制造方法共同實施或使用司法例外；
附加要素實現特定物品轉化或縮減到不同的狀態或事物；
除了將司法例外的使用與特定技術環境聯系起來之外，附加要素以某種其他有意義的方式適用或使用司法例外。
子步驟2A(ii)與步驟2B在某種程度上存在易混淆之處。指導意見中對此也加以澄清：“修訂的步驟2A(ii)中并不包括對于附加要素是否是廣為人知的及是否是常規活動的判斷，即使附加要素是常規的，仍有可能是司法例外結合了實際應用，因而滿足保護客體的要求。”換句話說，即使專利在步驟2A(ii)中未能滿足保護客體要求，其仍有可能在步驟2B中通過測試。指導意見中也提供了具體示例以澄清步驟2A（ii）和步驟2B之間的區別。例如，權利要求涉及數學方程式和一系列數據采集步驟等抽象概念，審查員在修訂后的步驟2A中可能會認為數據采集步驟是無關緊要的方案外活動，因此判定司法例外沒有結合實際應用，故權利要求的主題不滿足專利保護客體要求。然而，當審查員在步驟2B中重新考慮數據收集步驟時，審查員如果可以確定數據采集步驟的組合是以一種以非常規的方式采集數據并因此包括“創造性概念”，超出了司法例外的范疇，那么審查員可以判定該權利要求的主題是符合保護客體要求的。
面臨的主要挑戰
盡管指導意見以一種非常積極和明確的方式為專利保護客體的判斷提供了有益的指引，但USPTO的嘗試能否有效扭轉美國專利保護客體審查標準的不一致性和不確定性仍有待觀察。
該指導意見的地位略顯尷尬，效力能否充分發揮尚有待檢驗。指導意見的內容將替換USPTO現有專利保護客體判斷的相關規定，該意見不具有法律效力和約束力，僅作為USPTO內部管理使用的工具。所有USPTO審查員都應當遵循指導意見的規定，但是USPTO審查員未遵守相應規定并不能成為上述或申訴的依據。因此，如何充分發揮指導意見的作用尚需在實踐中不斷摸索。
指導意見明確并調整了相關概念，但是新的概念也帶來了新的不確定性。如何清晰理解指導意見中新引入的概念尚缺乏實踐指引。如什么是“司法例外與實際應用相結合”，如何判斷結合程度，如何確定實際應用，審查員如何解釋三類抽象概念，在具體的審查實踐中仍有待明確。
指導意見細化了判斷步驟，但也為USPTO審查員以統一的方式正確地應用帶來了挑戰。如何確保超過8500名的專利審查員和法官以一致的方式應用Alice/Mayo測試法一直以來就是USPTO面臨的主要課題。新的指導意見雖然并未偏離現有審查實踐，但是畢竟引入了新的程序和新的概念。因此，USPTO仍需通過廣泛而高效的培訓確保各審查部門以及審查員之間一致的審查實踐。
指導意見僅為USPTO內部規范，法院系統的司法實踐不受其約束。在專利保護客體問題上，USPTO提出要主動施加影響而不是被動遵從各級法院的判決。目前業界也普遍認為指導意見是提升專利制度清晰性的一個積極措施，美國法院應當充分考慮該指導意見。但是通常司法部門關注的是專利申請是否符合相關判例法的要求，而不是USPTO所細化的判斷方法是否得以滿足，具體司法實踐仍將對USPTO的審查產生決定性的影響。
USPTO正從實質審查、授權后程序、培訓等方面全方位入手，著力提升相關審查標準的清晰性和一致性。這既是充分滿足業界訴求的務實行動，也是應對新興技術領域發展的有利舉措。雖然指導意見的效果仍有待進一步觀察，但是與美國專利保護客體判斷相關的審查標準、司法判例以及業界反饋等仍需加以持續關注、認真研究，一方面為我國完善相關領域專利審查標準提供有益參考，另一方面為我國申請人海外獲得專利保護提供實務指引。（趙爽）
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