01、巨大挑戰,無法回避的問題
“開展專利申請前評估”是我國大學知識產權工作發生根本轉變的一項標志性的舉措,2023年2月,該項措施被作為重點任務之一,被列入《關于提升高等學校專利質量促進轉化運用的若干意見》(以下簡稱《若干意見》)。
“開展專利申請前評估”,對于我國大多數大學來說,這是個此前沒有的新動作。因此,《若干意見》10問10答,就“高校該如何落實 “開展專利申請前評估”,也給出具體的解讀。
文中提到:“專利申請前評估是國際高水平大學普遍做法”;“申請前進行評估可以減少無效申請和低質量專利的數量,從而匯聚更多的人財物等資源支持高質量專利的培育和轉化”。
但是,評估中會面臨的問題,評估標準是什么?如何做決策?等等這些非常關鍵的問題,并沒有給出具體的指導意見。
不過可以確定的是,“開展專利申請前評估”,并不是簡單的 “可專利性”分析。同時,申請前的評估,并不是一件容易的事情。
從國際上高水平大學的申請前評估的實踐歷史來看,這件事費時、費力、費錢,甚至是“得罪人”,并容易引發發明人和TTO之間的對立情緒。
對于這件事,任何一個有經驗的TTO都是非常謹慎的,因為這里面的現實是:預算是非常有限的,人手嚴重不足,大量的發明披露文件會很快堆滿TTO的辦公系統或辦公桌。
同時,發明人還有一個預期:快速給出客觀、公正的評估結果。這個結果,你必須讓發明人要認可,或者能接受。但是,你還得為學校的資產負責——即便是 “資產流失,不追責”,但我們的目標,遲早要轉向“增值和貢獻”。因此,這個評估確實能把那些具有商業化潛力的發明,與其對立面的發明披露給區分出來了。
對于大多數高校來說,這是一個重大的挑戰,但今日我們已經無法回避。
這里,針對這個挑戰提供一種決策模式,以及相關思考。
02、致勝關鍵,在系統中尋找到支點
即使歐美等一流國家大學,也很少有TTO說自己辦公室的發明前評估工作做的非常好。這里的主要問題有,如何確定評估標準,如何把握其中的尺度,誰來參與評估,后續收益如何分配等等。
申請前的評估,一般分兩步。
第一步初步篩選,用簡答指標,快速分流。
第二步結合多種指標,綜合評估。
關鍵問題是,如何找到直接影響結果的關鍵要素?
關于這些要素,最早的記錄要追溯到1970年的俄勒岡大學創新中心,該中心在當時就發展出了一整套包含了33個要素的發明商業潛力評估系統。主要包括:合法性、潛在市場、產品生命周期、現有競爭、潛在銷售 發展狀況、投資成本、需求趨勢、產品銷售、發展狀況、投資成本、需求趨勢等。
顯然,這不是一般大學的TTO所需要的。
當前,常用的評估工具,基本上都是基于多項(有的甚至是高度達40多項)要素和標準,最終給出一個排名系統。
我們說考察一個系統時要全面。但是,如果我們真正看懂了系統,是要發現系統中的關鍵之處,這個關鍵之處,常被稱為這個系統的“支點”。
記得阿基米德有一個金句:給我一個支點,我可以撬起地球。支點就如同系統的穴位,在這里用力事半而功倍。
在這里,需要的“支點”是讓這個評估:簡單、客觀、可靠。
它是什么呢?
回答這個問題之前,我們確認兩個問題:
第一:篩選的最終目標是?
獲得專利授權,還是獲得許可應用?
歐美大學的TTO早就達成了一致:不能僅僅因為想獲得專利,就允許一項發明進入商業化通道(如:提交專利申請);而這被認為是一個大學,其技術轉移辦公室成熟的一項重要標志。
很顯然,獲得專利也不再是今天多數中國大學的目標。也就說,我們篩選評估的目的也是要選擇出那些必要進入商業化通道的技術。
第二:從技術商業化的角度看,什么是好的專利?
我們知道,許多好點子可以申請專利,但可能無法獲得許可。如果說篩選的目的是為了確認那些應該進入商業化通道的技術,那么,我們應該識別的是那些“好”專利,就應該是可許可的專利。
這里的許可是直接來源于“licensing”。它包括各種形式的實施應用,既有我們常規意義上的許可(普通、排他、獨家許可),也可以是建立創業公司,衍生或拆分的實體,合資共建項目等。總之,無論形式,無論主體,技術投入了“生產”。
由此,我們確認了第二個“共識”:“好”的專利,是那些將來可以被許可的專利。
基于以上兩點確認,這個分類系統應該是一個設計良好的分類工具,它能容易的識別“好的”(可許可的)技術。
容易許可的技術,是什么樣的呢?
這個問題,我們應該問的是被許可人。
03、市場要素,為什么是系統中的支點?
我們不能僅僅在“供給側”考慮問題,而是應該從“需求側”找出線索來。
被許可人會怎么決策是否要獲取一項技術的許可權?一些大學的TTO調查發現,被許可人關心以下5個方面:
A. 替代威脅
他們關心,在現有市場上和正在開發技術中,有沒有在一段時間內可能讓這項技術貶值的替代技術?
B.進入障礙
他們要找到技術商業化的障礙在哪里,這個障礙,在他們自己的公司內部能否跨越?
C.發展空間
TTO一般用“自由實施”這個標準去評估該技術的實施情況。而被許可人,不僅僅看自由實施情況,他們有更長遠的考慮,知識產權是否有回旋余地,還有沒有改進的空間?如果有,這個改進的權利,會在誰的手里?
D.技術風險
他們非常關注生產、研發、市場營銷和法律風險。這些風險必須足夠小,到他們自己能夠對沖。而這一點 ,技術轉移辦公室通常認為是個小問題。
E.價值主張
和現有技術相比,更便宜、更快、更好的水平是多少?這個是決定技術競爭力的關鍵要素要。
畢竟,被許可人是真正要拿出真金白銀,投入資源,在市場上拼殺的一方。他們更得的關注“自己”,自己有沒有威脅,自己能不能做到,能不能改進,發展空間有多大,風險是否可控,預期收益如何,等等。

只有當他們看好了,他們認為這個對技術有“把握”,他們才會去要求許可這個技術。
確實,今天是開放創新的時代。有不少公司都會到大學或研發機構尋找一項技術回來再開發或者產業化。但是,他們設置的條件一般是非常高的。只有當他們發現自己與該技術的市場擴展相匹配時,他們自己真正能夠“用得好”該技術時,才會最終考慮談許可合作。
作為技術轉讓部門或者發明人,我們會覺得,一項發明,它確實不錯,它也獲得了很好的保護(有專利),經過進一步開發,產業化,應該是一項偉大的事業,產業界是有責任去商業化這些技術的。然而,這個時候,如果許可很難發生,很重要的一點就是,商業市場還沒有準備好。
被許可人如何決策?看一個矩陣圖:

一般來說,技術許可或最終許可往往只會發生在右上角。也就是說,只有技術具有強大的市場強度和強大的技術能力,才會有公司愿意去許可采用。
由以上兩點可以看出,被許可人更關注的是“市場性”如何。
04、歐美范例,重點是“可許可的”專利
好專利是最終可以進行許可的專利。那么,這些專利需要具備什么樣的特點?顯然,絕對不是僅僅擁有一個低質量的專利權。
專利是技術商業化的媒介,而不是終點,即使撰寫質量非常好的的專利,也可能無法獲得許可;而假如降低要求,幾乎所有的專利都可以獲得。
對于大學的TTO,其目的是把資源投入到商業化的高潛力項目上。當前,現實中,國際高水平大學普遍做法也是,將工作重點放在“可許可”的專利上。
在歐美國大學系統發展TTO的30多年里,大學的使命,除了教學,研究和服務,增加了第四個組成部分“經濟發展”,因此,TTO往往被看成是一所大學的經濟引擎。
因此,是否申請專利的決策過程,決定的是TTO準備投入多少資源的過程,也是其后續核算學校研發投入回報率,以及TTO部門工作績效的基礎。因此,很自然的就形成了“以許可為支點”的評估系統,這里的好處也是顯而易見的:
A.簡化篩選過程
B.提高專利(及專利組合)的質量,增加許可
C.引導發明人關注市場需求,從而提供更多符合“標準”的技術
其實,不少TTO認為,這是最重要的一點。
TTO是如何決策的呢?
看一個例子:

上圖是,美國一家大學TTO用于評估技術的決策矩陣圖。
從中我們看到,如果市場/商業可行性很低,TTO是堅決的放棄它。如果是中等或高,則考慮申請專利。而這里,專利性反而沒有那么重要,因為它不是決定性因素。
再回看《若干意見》10問10答中的表述:“減少無效申請和低質量專利的數量,從而匯聚更多的人財物等資源支持高質量專利的培育和轉化”。具體執行中,很容易把不具有“可專利性”和“權利范圍窄”,這樣的技術排除出去。這也是一種初步分流,但更多是可專利性審查。
但是,如果這里沒有把 “市場性”作為評估的“支點”,“找到可能值得投入大量精力和資金用于商業化的高潛力技術”,估計依然還要花費很多的時間和精力。
一定有人質疑:如果專利性不好,而市場性很強,也能應該評估,進入商業通道?
答案是,在歐美的TTO看來,他們要找的是有市場價值的技術,這里不一定要拿到具體的專利權,他們也可以通過其他形式去保護,可以是相關的布局,甚至是把技術許可給企業,而不管有沒有專利,這一點和國內做法是相似的。
由此看到,轉化應用視角的專利評估,其評估的核心是“市場性”。
05、專利質量,到底要的是什么?
定義專利的“好”與“壞”是個主觀行為,關鍵在于我們最終的目標是什么。在歐美國家,提高專利質量,往往是和“提高披露的質量”聯系在一起的。
此前,我對此也非常的困惑。后來,我明白了這里的邏輯:把“好”專利,定義為“可許可的專利”;把“不良”專利,定義為“沒有許可價值的專利” 。
那么,在專利的信息披露階段,審查和篩選所需要的信息,以及審核的尺度就會非常嚴格,自然也容易產生一些“好”專利。他們所謂的“提高專利質量”,其實就是提高能許可的專利比例。
研究了國際一流大學對于發明披露的信息要求,總體來說,核心要素有以下4點:
發明的概念非常清晰(技術保護);
關于最終產品的確切想法(產品原型);
價值主張明確(產品定位、特點等,商業模型);
發明者的背景;
后續,我會用專門的一篇文章來描述發明信息披露。
初步篩選后,對比較看好的專利,進一步通過,可專利性、商業可行性、技術成熟性,三個指標進行綜合評估。
決策矩陣:

在這里,重點依然是,“可市場性”,如果市場/商業可行性很低,TTO會堅決的放棄它,而無論其專利性,成熟性如何;如果是中等或高,考慮申請專利。
這里重點介紹市場性和技術的成熟階段。
市場評價,重點分析技術性質,比如:屬于突破性,還是改進,目前市面上有嗎?對市場進行評估,比如:市場規模,使用領域,有哪些參與者?第三就是價值主張:產品的定位、特點,優勢,以及相應的商業模式?
其實,以上考慮的都是:如何將技術和市場之間連接起來?這是技術轉移過程最難破解的難題,而且往往存在很多風險。
很顯然,這里需要對市場和商業有一定的洞察力,需要關注產業、市場和商業動態。因此,評估團隊如果能引入投資人,企業家以及產業界的專業人士等,往往是一個不錯的組合。
需要說明的是,評估并不是一次性確定一項技術是不是被允許進入商業化通道,這個評估過程是動態的。一個評估結果為“否”的發明披露,經過進一步的開發和數據完善,過一點時間,可以再評估。
實際上,在美國發明披露經過初步評估的發明,可以先進行臨時申請,經過差不多1年的時間,會進行第二次的評估,這個時候要決定是不是要轉化為正式評估。雖然兩次評估的時間上是有差異的,但是,標準是一樣的,都要評價的是“市場可行性”。
這里的技術成熟度,也不是我們一般理解的技術是不是可以直接用于生產,而是有沒有投資人,或者創業者,私人公司等,愿意接受這項技術,進一步的開發,并最終投入使用。實際表明,無論是早期的技術,還是晚期的技術,只要市場看好,風險可控,總是容易獲得許可的。
因此,對于TTO,關鍵是獲得市場的“暗示”。“市場性評估”對于完成一項卓有成效的投資決策是尤其為關鍵的。
對于那些市場性高,但是成熟度不是很高的技術,TTO往往采用 “9個月規則”模式進行驗證,即對于一項不好確定的技術,會用9個月的時間,進行對相關的目標市場進行推廣,收集數據(陽性、陰性、無反應),然后根據決策矩陣對數據進行分析。
實質上,這里是采用“推”式營銷,為決策矩陣收集數據,同時也是為一項發明的商業化做市場驗證。
延伸閱讀:專利不是為技術而生,而是為市場而生
06、終局思維,專利問題的破解之道
終局思維指的是,從終點出發思考問題,并決定當下的選擇,思考現在要如何做。專利申請前的評估具體要如何做?我們不防 先回答專利的終極目標到底是什么?
對于一所大學來說,如果只是學術目的,我們不定 要去申請專利。要申請專利的技術,就是那些將來能轉移到產業界,實現商業化的技術。具有商業前景,才會有相關利益方來關注這個技術,這個時候,才需要界定產權,才需要考慮專利。
反過來,先保護,再思考有沒有必要;先拿到專利權,再考慮如何轉移轉化,在今天可以說是一種非常粗放的管理方式。
我們也看到,很多公司開放了他們的基礎專利,就是為了培育產業,讓技術走向商業成熟。有了市場的可能性,專利才有意義。
一項技術,如果市場或者商業性不具備,需要有人能識別它們,并把他們返還給發明人,進一步完善研究開發,甚至是調整方向,當期具備商業吸引力,最終的許可也就容易發生了。
而這,也是申請前專利評估最大的價值之一——通過評估反饋,告訴發明人,市場需要什么樣的發明創造,我們的專利應該滿足哪些條件才具備商業價值。
美國大學的TTO,會通過各種方法來教育發明人,如何提供市場需要的技術。他們也非常看重發明人是否能基于評估反饋,進行調整的方案調整的特質。
在歐美的大學,提倡具有企業家精神的研發人員,也包括這樣能關注市場反饋,為實際問題提供可行解決方案的研究者,而不僅僅是指那些拿著自己技術去建立初創公司的教授們。
在美國聯邦實驗室的技術轉移手冊中,我同樣發現了這一點:提升技術轉移效果,需要增加具有企業家精神的研發人員。
提升高等學校專利質量,促進轉化運用。對我國高校是一項重大的改革,要落實實施到位,不僅僅需要各種配套措施,更需要的思維模式的改變。
申請前的專利評估,不僅僅是要找出符合專利法的專利,關鍵點還在于:
識別有商業前景的潛力技術,推動其商業化;
指導有缺陷的技術進一步開發、完善,再商業化;
培育發明人像企業家一樣思考,并提供現實的解決方案。
張麗萍 博士
江南大學副教授,美國富蘭克林皮爾斯法律中心訪問學者,江蘇省知識產權領軍人才,國際注冊技術經紀人,專利代理師,專利分析師。
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