案情簡介：上訴人東莞市樂放實業有限公司(以下簡稱樂放公司)因與被上訴人深圳市賽源電子有限公司(以下簡稱賽源公司)、原審被告廣州晶東貿易有限公司(以下簡稱晶東公司)侵害實用新型專利權糾紛一案，不服廣州知識產權法院于2020年12月3日作出的(2020)粵73知民初585號民事判決，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院認為，本案系侵害實用新型專利權糾紛，雙方當事人對被訴侵權技術方案具備與涉案專利技術方案相同技術特征均無異議，本院依法予以確認。因被訴侵權行為發生在2009年10月1日以后、2021年6月1日前，故本案應適用2008年修正的《中華人民共和國專利法》(以下簡稱專利法)。根據二審期間雙方當事人的訴辯意見以及查明的事實，本案的爭議焦點是樂放公司主張的先用權抗辯以及現有技術抗辯是否成立。
(一)關于先用權抗辯
根據專利法第六十九條第(二)項的規定，在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造、使用的，不視為侵犯專利權。《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十五條第二款規定，已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙或者工藝文件，或已經制造或者購買實施發明創造所必需的主要設備或者原材料的，人民法院應當認定屬于專利法第六十九條第(二)項規定的已經作好制造、使用的必要準備。該條第三款規定：“專利法第六十九條第(二)項規定的原有范圍，包括專利申請日前已有的生產規模以及利用已有的生產設備或者根據已有的生產準備可以達到的生產規模。”根據前述規定，先用權抗辯成立必須滿足以下兩方面條件：一是已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好制造、使用的必要準備，二是僅在原有范圍內繼續制造、使用。二者相輔相成，缺一不可。
1.關于樂放公司是否已經做好必要準備
在先用權抗辯中，被訴侵權人在自行研發產品過程中形成的技術圖紙、工藝文件、檢驗報告等，均屬于研發過程中形成的技術文件，由被訴侵權人單方制作形成符合常理，其在產品未正式制造、銷售前不對外公開亦符合產品研發的客觀情況，在審查其證據效力時應結合其他相關證據綜合判斷，不能僅因相關技術圖紙、工藝文件、檢驗報告系單方制作而簡單否定其證明效力。
本案中，樂放公司提交了被訴侵權產品的設計圖電子檔、結構設計圖、打樣確認郵件、pcb貼片資料以及各個部件的模具驗收單、檢測報告等技術文件，結合郵件、回單、微信、QQ聊天記錄、證人證言等證據，足以證明在涉案專利申請日前，樂放公司已經依據設計圖紙就A25音箱立體、中框、面板等配件進行模具制作，并通過郵件方式進行打樣確認。經比對，其與被訴侵權技術方案中的上述部件技術特征相同。賽源公司認為，被訴侵權產品中框中部配件為圓形，先用權抗辯中涉及的產品設計圖中框中部配件為長方形，二者不相同。對此，本院認為，涉案專利不涉及中框中部配件形狀技術特征，中框中部配件的形狀亦并非被訴侵權產品的關鍵技術，賽源公司的上述主張于法無據，本院不予支持。在樂放公司已經自行設計出A25音箱立體、中框、面板等配件圖紙，且根據涉案專利《實用新型專利權評價報告》，電路板相關技術是本領域公知常識的情況下，可以認定樂放公司已經完成實施發明創造所必需的主要技術圖紙。同時，樂放公司亦提交了模具廠報價單、轉賬記錄、試模報告、試產報告、樣品檢測報告等證據，可以認定樂放公司在涉案專利申請日前已經購買涉案產品模具，并為產品的制造準備了主要生產設備。而音響物料清單、物料報價單、來料檢驗報告則證明樂放公司已經購買了制造被訴侵權產品所必需的原材料。故本院認定樂放公司已經為制造與涉案專利相同的產品作好必要的準備。
2.關于樂放公司是否僅在原有范圍內繼續制造、使用
由于原有范圍的認定往往涉及過去某一時點之前存在的生產模具、生產數量、廠房面積等客觀情況，故對“僅在原有范圍內繼續制造、使用”相關事實查明，應結合雙方當事人的訴辯主張以及案件的具體情況綜合分配證明責任。在先用權人已經盡力舉證、所舉證據能夠初步證明“原有范圍”存在合理性且專利權人沒有提供相反證據予以推翻的情況下，可以認定先用權人并未超出原有范圍制造、使用。若后續專利權人有證據證明先用權人超出原有范圍制造、使用的，專利權人有權另行主張其合法權益。
本案中，樂放公司提交的訂單評審表、預測訂單等證據，可以證明樂放公司在涉案專利申請日以前已經具備制造涉案產品的一定生產規模和生產能力。而模具廠報價單、模具驗收單、二審中的證人證言等證據互相結合，可以初步證明樂放公司僅持有1套生產模具。《廠房租賃合同書》則可以初步證明其廠房面積從2013年起至今未曾改變。因此，樂放公司提交的證據相互印證，能夠形成證據鏈，初步證明樂放公司在涉案專利申請日前的生產規模和生產范圍，并且其未擴大生產規模。樂放公司在本案中提交的關于原有范圍的證據具有一定合理性，并初步達到了高度蓋然性的證明標準。在賽源公司沒有提交相反證據證明樂放公司超出了涉案專利申請日前的生產規模的情況下，本院認定樂放公司并未超出原有范圍制造涉案產品。
綜上，樂放公司在涉案專利申請日前已經作好制造相同產品的必要準備，并且僅在原有范圍內繼續制造、使用，根據專利法第六十九條第(二)項的規定，樂放公司的先用權抗辯成立，對其該項上訴請求，本院予以支持。同時，本院進一步指出，樂放公司應當秉持誠實守信的原則，不得超出原有范圍制造、銷售被訴侵權產品，如果賽源公司有證據證明樂放公司的行為超出了原有范圍，賽源公司可以據此另行主張其合法權益。
(二)關于現有技術抗辯
專利法第六十二條規定：“在專利侵權糾紛中，被控侵權人有證據證明其實施的技術或者設計屬于現有技術或者現有設計的，不構成侵犯專利權。”《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十四條第一款規定：“被訴落入專利權保護范圍的全部技術特征，與一項現有技術方案中的相應技術特征相同或者無實質性差異的，人民法院應當認定被訴侵權人實施的技術屬于專利法第六十二條規定的現有技術。”現有技術抗辯的審查方式是以專利權利要求為參照，確定被訴侵權技術方案中被指控落入專利權保護范圍的技術特征，并判斷現有技術中是否公開了與之相同或無實質性差異的技術特征，或者所屬技術領域的普通技術人員認為被訴侵權技術方案是一項現有技術與所屬領域公知常識的簡單組合。
本案中，MDZ-27-DA的小米電視音響的發布早于涉案專利申請日前，可以作為現有技術進行比對。樂放公司上訴認為，被訴侵權產品的電路板模塊和小米音響的電路板模塊實際上安裝于相同位置，都是安裝在第一凹槽和音殼腔體上蓋之間的容置空間內。雖然被訴侵權產品將該容置空間挖成了一個凹槽形狀，但其相較于小米音響的技術方案并不存在實質性改變，本領域技術人員無需進行創造性勞動就能夠聯想到，被訴侵權產品實施的是現有技術。本院認為，被訴侵權產品具備第二凹槽結構，將電路板模塊固定在第二凹槽結構內，固定更加方便快捷，安裝也更牢固，不易掉落損壞。經審查，小米音響的電路板模塊放置在音響前殼內部的揚聲器旁邊，其并不具備第二凹槽結構。因此，兩者技術方案不相同且不實質性相同，樂放公司實施的技術不屬于現有技術，其現有技術抗辯的上訴理由沒有事實依據，本院依法予以駁回。
二審判決：一、撤銷廣州知識產權法院(2020)粵73知民初585號民事判決;二、駁回深圳市賽源電子有限公司的訴訟請求。
【參考案例：(2021)最高法知民終508號】
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