案例
甲公司與乙公司約定雙方聯(lián)合組建丙公司，甲公司以專利技術(shù)的使用權(quán)出資，乙公司以貨幣資金投資。然而公司章程則記錄甲公司以專利權(quán)本身作為出資。丙公司在實(shí)際經(jīng)營的過程中，與丁公司簽訂了專利技術(shù)許可合同，后甲公司以專利侵權(quán)為由對(duì)丙公司提起仲裁，理由是丙公司僅對(duì)專利技術(shù)享有使用權(quán)，沒有授權(quán)他人使用的權(quán)利。丙公司則認(rèn)為專利技術(shù)作為出資已經(jīng)屬于丙公司的資產(chǎn)，同時(shí)對(duì)甲公司提起反請(qǐng)求，要求甲公司賠償因其未將專利技術(shù)過戶到丙公司名下給丙公司造成的損失。
該案爭(zhēng)議的主要焦點(diǎn)在于甲公司出資的究竟是專利使用權(quán)還是專利權(quán)，對(duì)此《公司法》作出了相應(yīng)規(guī)定：
《公司法》第四十八條
股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)、股權(quán)、債權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資;但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。
對(duì)作為出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)評(píng)估作價(jià)，核實(shí)財(cái)產(chǎn)，不得高估或者低估作價(jià)。法律、行政法規(guī)對(duì)評(píng)估作價(jià)有規(guī)定的，從其規(guī)定。
從上述規(guī)定可以看出，法律賦予了知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為非貨幣財(cái)產(chǎn)出資的能力。但是專利使用權(quán)能否直接依據(jù)該條款作為出資財(cái)產(chǎn)呢?
專利使用權(quán)是指使用人基于其與專利權(quán)人的專利實(shí)施許可合同而對(duì)專利所享有的使用權(quán)。實(shí)踐中一直存在有關(guān)專利使用權(quán)能否作為出資的爭(zhēng)論，肯定者認(rèn)為專利使用權(quán)具有資本屬性，且其本質(zhì)也是商品，屬于出資人的一項(xiàng)財(cái)產(chǎn)權(quán)利，在滿足可評(píng)估性和有價(jià)性的情況下是可以作為出資的;反對(duì)者則認(rèn)為專利使用權(quán)本質(zhì)是一種債權(quán)，且由于專利使用權(quán)屬于無形資產(chǎn)，會(huì)因市場(chǎng)波動(dòng)導(dǎo)致價(jià)格失衡從而違背了資本維持原則，因此認(rèn)為專利使用權(quán)不能作為出資財(cái)產(chǎn)。
上述兩種觀點(diǎn)均有一定合理性，小編更傾向于認(rèn)為：專利使用權(quán)可以作為出資的一種方式。
首先，根據(jù)《公司法》第48條規(guī)定，“可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn)”說明專利使用權(quán)作為一種非貨幣財(cái)產(chǎn)，只要其可以作價(jià)評(píng)估且法律、行政法規(guī)沒有將其列入不得出資的財(cái)產(chǎn)就不禁止該種出資方式。
其次，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第16條，“當(dāng)事人以技術(shù)成果向企業(yè)出資但未明確約定權(quán)屬，接受出資的企業(yè)主張?jiān)摷夹g(shù)成果歸其享有的，人民法院應(yīng)當(dāng)支持”。該條默認(rèn)當(dāng)事人可以對(duì)技術(shù)成果的權(quán)屬進(jìn)行約定，也可以認(rèn)為是認(rèn)可僅對(duì)專利使用權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的依據(jù)。另外，對(duì)于反對(duì)者所擔(dān)心專利使用權(quán)會(huì)使公司資本波動(dòng)，雙方可以用合同約定的方式避免，例如在約定具體風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)時(shí)，可以約定以專利使用權(quán)出資的股東承擔(dān)更多的補(bǔ)足義務(wù)，這樣可以對(duì)因無形資產(chǎn)的不穩(wěn)定給公司造成的損失進(jìn)行補(bǔ)救。
實(shí)踐中法院也有以判決確認(rèn)專利使用權(quán)出資的效力：
美國環(huán)球科技開發(fā)股份有限公司訴北京橡果經(jīng)貿(mào)有限公司確認(rèn)協(xié)議無效糾紛案
(2003)一中民初字第9658號(hào)
【案情】萬鈞開發(fā)部與新加坡必威私人有限公司簽訂氧立得公司合同及章程約定雙方合資經(jīng)營氧立得公司，其中萬鈞開發(fā)部以制造、生產(chǎn)氧氣發(fā)生器和氧氣發(fā)生劑的配方、專利使用權(quán)和商標(biāo)使用權(quán)總計(jì)折合10萬美元作為出資。合營期限屆滿后2002年9月經(jīng)北京市對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)批準(zhǔn)氧立得公司成立特別清算委員會(huì)。清算時(shí)原告發(fā)現(xiàn)北京麥拉克科技中心(原萬鈞開發(fā)部)未經(jīng)原告同意，私自與被告橡果公司簽訂項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議和氧立得項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓備忘錄，將氧立得公司的財(cái)產(chǎn)包括氧立得商標(biāo)、專利、生產(chǎn)基地、生產(chǎn)工藝和銷售渠道等轉(zhuǎn)讓給被告橡果公司。被告橡果公司認(rèn)為萬鈞開發(fā)部與原告合資經(jīng)營氧立得公司時(shí)，是以有關(guān)專利、商標(biāo)和配方的使用權(quán)作為出資，并非所有權(quán)。因此，被告與北京麥拉克科技中心簽訂的項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議是合法有效的。
【法院認(rèn)為】合營期滿后，麥拉克中心與被告橡果公司簽訂氧立得項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議及備忘錄，雙方意思表示真實(shí)，符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)屬有效。理由如下：
首先，依據(jù)萬鈞開發(fā)部與環(huán)球公司簽訂的氧立得公司合同，雖然萬鈞開發(fā)部作為氧立得公司出資的是氧氣發(fā)生器和氧氣發(fā)生劑的配方、專利使用權(quán)和商標(biāo)使用權(quán)，但該合同還約定萬鈞開發(fā)部在合營期屆滿后，有權(quán)全部收回其提供給氧立得公司技術(shù)工藝、配方、專利使用權(quán)和商標(biāo)使用權(quán)。也就是說，氧立得公司在合營期間依法享有前述的技術(shù)工藝、配方、專利和商標(biāo)的使用權(quán)，并非所有權(quán)。
其次，關(guān)于麥拉克中心與被告橡果公司簽訂的項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議所稱的“生產(chǎn)工藝”。原告環(huán)球公司并未提供相應(yīng)的證據(jù)表明麥拉克中心作為氧立得公司出資的氧氣發(fā)生器和氧氣發(fā)生劑的配方與麥拉克中心轉(zhuǎn)讓給被告橡果公司的氧立得生產(chǎn)工藝是否存在差別，倘若麥拉克中心轉(zhuǎn)讓給被告橡果公司的氧立得生產(chǎn)工藝，就是麥拉克中心投入氧立得公司的配方，也就是說，麥拉克中心轉(zhuǎn)讓的是氧立得公司僅在合營期間享有使用權(quán)的財(cái)產(chǎn)，那么合營期滿后麥拉克中心依約收回此項(xiàng)財(cái)產(chǎn)再自行處分，其處分屬于麥拉克中心自身的財(cái)產(chǎn)，并無不妥。
由于原告環(huán)球公司未能提供證據(jù)證明麥拉克中心轉(zhuǎn)讓給被告橡果公司的氧立得商標(biāo)、專利、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)基地及銷售渠道是氧立得公司依法享有所有權(quán)的財(cái)產(chǎn)，因此，原告環(huán)球公司要求確認(rèn)被告橡果公司與麥拉克中心簽訂的氧立得項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓協(xié)議及其備忘錄無效，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，本院不予支持。
在上述判決書中，法院認(rèn)為雙方約定的合同章程意思表示真實(shí)，當(dāng)屬有效。被告以氧氣發(fā)生器專利使用權(quán)作價(jià)出資，法院確認(rèn)其履行了出資義務(wù)，依法設(shè)立了公司。同樣地，在北京市第一中級(jí)人民法院(2005)一中民初字第2125號(hào)判決書中，被告以半導(dǎo)體激光鼻腔照射治療儀專利使用權(quán)入股的方式也被法院確認(rèn)為有效。
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第25條，專利實(shí)施許可包括“獨(dú)占實(shí)施許可”、“排他實(shí)施許可”和“普通實(shí)施許可”三種方式。以專利使用權(quán)出資，一是指專利權(quán)人通過許可某公司實(shí)施其專利的方式，將其專利的使用權(quán)作為出資財(cái)產(chǎn)投入公司;二是指專利權(quán)人許可使用人實(shí)施其專利，此后使用人又將其使用權(quán)作為出資財(cái)產(chǎn)投入公司。無論是哪種方式，根據(jù)前述《公司法》的規(guī)定，專利使用權(quán)必須符合以下標(biāo)準(zhǔn)：
1.確定性
需要通過協(xié)議、章程、股東決議明確轉(zhuǎn)移手續(xù)的標(biāo)準(zhǔn)和具體專利移交資料清單明細(xì)，否則實(shí)踐中容易發(fā)生糾紛。例如(2017)晉民終154號(hào)案中，雙方約定了出資專利交付及產(chǎn)權(quán)過戶的時(shí)間，雖然被告晚于約定的時(shí)間轉(zhuǎn)讓了專利，但是臨時(shí)股東會(huì)決議作出了減少公司注冊(cè)資本，將專利出資無償贈(zèng)與公司的決定，因此被告不用承擔(dān)出資不實(shí)的違約責(zé)任。
2.可評(píng)估性
以無形財(cái)產(chǎn)出資的，必須依法進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，否則不能辦理工商登記手續(xù)。一般而言由出資方、其他出資方或者接受專利使用權(quán)出資的一方委托評(píng)估公司進(jìn)行評(píng)估。
3.可轉(zhuǎn)讓性
出資人履行驗(yàn)資手續(xù)后，要將專利使用權(quán)交付給公司才能屬于有效出資。《公司法司法解釋(三)》第10條規(guī)定了無形財(cái)產(chǎn)出資需辦理的權(quán)力轉(zhuǎn)移手續(xù)。專利使用權(quán)的交付更包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、操作方法以及技術(shù)人員培訓(xùn)指導(dǎo)等具體內(nèi)容，并在行政機(jī)關(guān)進(jìn)行登記備案。
綜上
為避免專利權(quán)出資領(lǐng)域的各種糾紛，一方面出資人需要和使用人明確專利移交的時(shí)間、手續(xù)、以及各項(xiàng)衡量標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)應(yīng)對(duì)專利使用權(quán)后續(xù)被宣告無效或貶值后的責(zé)任分擔(dān)進(jìn)行劃分;另一方面當(dāng)出資人與使用人發(fā)生專利權(quán)出資糾紛并申請(qǐng)仲裁時(shí)，仲裁庭應(yīng)根據(jù)具體案件中雙方約定的出資標(biāo)準(zhǔn)、交付標(biāo)準(zhǔn)以及轉(zhuǎn)移手續(xù)綜合作出衡量和認(rèn)定。
參考文獻(xiàn)
① 王軍：《專利使用權(quán)出資的合法性分析》;
② 費(fèi)亞芹：《從案例透視專利技術(shù)出資》;
③ 付長(zhǎng)文：《專利權(quán)出資法律問題研究》;
④ 溫欣：《專利使用權(quán)出資研究》。
中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)提供iso體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)查詢，檢驗(yàn)檢測(cè)、認(rèn)證認(rèn)可、資質(zhì)資格、計(jì)量校準(zhǔn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)貫標(biāo)一站式行業(yè)企業(yè)服務(wù)平臺(tái)。中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)行業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)、檢測(cè)、認(rèn)證、計(jì)量、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)，儀器設(shè)備、耗材、配件、試劑、標(biāo)準(zhǔn)品供應(yīng)商，法規(guī)咨詢、標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)、實(shí)驗(yàn)室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產(chǎn)品展示、技術(shù)交流、新品推薦等全方位推廣服務(wù)。這個(gè)問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業(yè)性問題可以撥打中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)在線客服13550333441。為您提供全面檢測(cè)、認(rèn)證、商標(biāo)、專利、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)法律法規(guī)知識(shí)資訊，包括商標(biāo)注冊(cè)、食品檢測(cè)、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)檢測(cè)、環(huán)境檢測(cè)、管理體系認(rèn)證、服務(wù)體系認(rèn)證、產(chǎn)品認(rèn)證、版權(quán)登記、專利申請(qǐng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、檢測(cè)法、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等信息，中企檢測(cè)認(rèn)證網(wǎng)為檢測(cè)認(rèn)證商標(biāo)專利從業(yè)者提供多種檢測(cè)、認(rèn)證、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、版權(quán)、商標(biāo)、專利的轉(zhuǎn)讓代理查詢法律法規(guī)，咨詢輔導(dǎo)等知識(shí)。
本文內(nèi)容整合網(wǎng)站：中國政府網(wǎng)、百度百科、搜狗百科、360百科、最高人民法院、知乎、市場(chǎng)監(jiān)督總局 、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、國家商標(biāo)局
免責(zé)聲明：本文部分內(nèi)容根據(jù)網(wǎng)絡(luò)信息整理，文章版權(quán)歸原作者所有。向原作者致敬！發(fā)布旨在積善利他，如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題，請(qǐng)跟我們聯(lián)系刪除并致歉！
