本文主要探討優(yōu)先權(quán)的正確使用以及未充分公開的方案能否作為優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，以幫助創(chuàng)新主體和知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)人員更加合理有效地利用優(yōu)先權(quán)，通過優(yōu)先權(quán)制度加強專利的保護。
眾所周知，專利優(yōu)先權(quán)是專利法中的一項重要制度，其賦予了專利申請人在一定期限內(nèi)就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造再次申請專利的權(quán)利。這項制度的存在，對于鼓勵發(fā)明人及時申請專利、督促發(fā)明人加快研究進程、有利于專利申請類型的轉(zhuǎn)換和加強專利的保護等方面都起到了積極的作用。
在實際工作中，難免遇到申請人急于搶占申請日，提出能否先提交一個較為簡單的技術(shù)方案，待技術(shù)成熟后再通過要求在先申請優(yōu)先權(quán)的方式遞交在后申請。基于優(yōu)先權(quán)制度鼓勵發(fā)明人及時申請專利、督促發(fā)明人加快研究進展的立法初衷，申請人的這一需求顯然是合理，但是，在實際案件操作中，在后申請能否要求到在先申請的優(yōu)先權(quán)，仍舊有許多值得關(guān)注的地方。
以下將從優(yōu)先權(quán)的基本概念、審查實體要件和案例分析三個方面，詳細闡述優(yōu)先權(quán)制度對在先申請和在后申請文本的要求。
基本概念
專利法第29條指出：申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計在中國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權(quán)。
審查實體要件
《專利審查指南》第二部分第八章第4.6.2節(jié)提出了優(yōu)先權(quán)需要核實的內(nèi)容：
(1)作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權(quán)的在后申請相同的主題;
(2)該在先申請是否是記載了同一主題的首次申請;
(3)在后申請的申請日是否在在先申請的申請日起十二個月內(nèi)。
其中，關(guān)于相同主題，審查指南中還指出了“進行上述第(1)項核實，即判斷在后申請中各項權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件(說明書和權(quán)利要求書，不包括摘要)中”，“如果在先申請對上述技術(shù)方案中某一或者某些技術(shù)特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權(quán)的申請增加了對這一或者這些技術(shù)特征的詳細敘述，以至于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員認為該技術(shù)方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)”。
因此，在優(yōu)先權(quán)日以后所作的任何改進，包括擴大保護范圍和增加新的技術(shù)特征等，都不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。也即在判斷在后申請能否享受到優(yōu)先權(quán)時，可將其權(quán)利要求所涉及的技術(shù)方案與優(yōu)先權(quán)文本作為一個整體進行比對：如果在后申請的權(quán)利要求所涉及的技術(shù)方案包含無法從優(yōu)先權(quán)文本中直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容，或者如果在后申請的權(quán)利要求所涉及的技術(shù)方案包含相對于優(yōu)先權(quán)文件具有新穎性的內(nèi)容，則該內(nèi)容與優(yōu)先權(quán)文件并非相同主題，在后申請的該權(quán)利要求則不能享受到在先申請的優(yōu)先權(quán)。
那么關(guān)于未充分公開的方案能否作為優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，針對該問題，可基于優(yōu)先權(quán)的立法初衷進一步分析。
優(yōu)先權(quán)制度的建立起源于1883年的《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，并發(fā)展于1970年的《專利合作條約》(PCT條約)。而我國作為《巴黎公約》成員國，我國在《專利法》中也設(shè)置了外國優(yōu)先權(quán)及本國優(yōu)先權(quán)兩種制度。上述制度的建立均是為方便專利申請人在不同國家和地區(qū)申請專利提供“物理距離”便利的程序性設(shè)計，其設(shè)置的目的也是為了解決申請人向不同國家提交申請的便利、彌補申請文件撰寫的瑕疵或者滿足申請人因費用或?qū)＠季值仍虼嬖诘暮喜⒒虿鸱植煌暾埖男枨螅⒎菫樯暾埲颂峁└倪M和完善發(fā)明的機會。
案例分析
以下結(jié)合一案例做進一步說明
第56283號無效決定中指出：優(yōu)先權(quán)文件(在先申請)權(quán)利要求1中“對所述高速共享控制信道(HS-SCCh)部分1結(jié)構(gòu)中的7個信道化碼集信息比特進行解釋使得僅6個比特用于碼集信息，而盜用1個比特以用于16QAM/64QAM選擇”對應(yīng)的所有實施例均未記載在優(yōu)先權(quán)文件中，即便認為權(quán)利要求1的“對所述高速共享控制信道(HS-SCCH)部分1結(jié)構(gòu)中的7個信道化碼集信息比特進行解釋，使得僅6個比特用于碼集信息，而盜用1個比特以用于16QAM/64QM選擇”在優(yōu)先權(quán)文件(在先申請)中存在形式上對應(yīng)的文字表述，其也只是作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述。而本專利(在后申請)中明顯增加了al和a2兩個實施例替換了優(yōu)先權(quán)文件中的實施例，其目的在于采用詳細描述替代籠統(tǒng)或者含混的闡述，以至于本領(lǐng)域技術(shù)人員不能從優(yōu)先權(quán)文件中直接和毫無疑義地得出權(quán)利要求1的技術(shù)方案，因此該優(yōu)先權(quán)文件不能作為本專利要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。
對于此案，在先申請對其技術(shù)方案只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述并且記載的實施例也無法實現(xiàn)該發(fā)明，而在要求優(yōu)先權(quán)的在后申請中才增加了可以實現(xiàn)發(fā)明的實施例，以至于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不能從在先申請中直接、毫無疑義地得出該技術(shù)方案，那么在后申請則不能享有在先申請的優(yōu)先權(quán)。
因此，只有當本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠利用普通常識，從整個在先申請中直接和明確地得出權(quán)利要求的主題時，才能承認在先申請的優(yōu)先權(quán)。當在先申請未充分公開時，不能作為在后申請要求其優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，二者不屬于相同主題。
優(yōu)先權(quán)成立與否直接關(guān)系到對比文件的時間起點和保護范圍，一旦在先申請的優(yōu)先權(quán)要求不到，在先申請極可能作為現(xiàn)有技術(shù)評述在后申請的新創(chuàng)性，因此，優(yōu)先權(quán)的核實涉及專利權(quán)人利益和社會公眾利益的精妙平衡，創(chuàng)新主體和知識產(chǎn)權(quán)從業(yè)人員應(yīng)慎用優(yōu)先權(quán)，并避免在先申請文本未充分公開的缺陷導(dǎo)致在后申請無法要求到在先申請優(yōu)先權(quán)的情況。
綜上，基于優(yōu)先權(quán)制度的起源和效力，優(yōu)先權(quán)制度的基石是在先申請原則，那么超出“物理距離”原因、對發(fā)明實質(zhì)內(nèi)容作出的改進則不應(yīng)當獲得優(yōu)先權(quán)制度所給予的時間上的優(yōu)惠。回歸優(yōu)先權(quán)制度引入的初衷，也有利于引導(dǎo)創(chuàng)新主體更加理性地運用法律制度保護創(chuàng)新，參與國際市場競爭，以避免這一制度為申請人帶來不應(yīng)有的利益，損害社會公眾利益。
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