“最高法‘鷹眼’識別并遏制權利人行使專利權時的不誠信行為，有助于引導專利權人誠信實施專利，以司法裁判引導企業踐行誠實守信的社會主義核心價值觀。”
圖為涉案專利說明書
導讀
專利保護，本來是為了鼓勵發明創造、促進科技進步的。現實中，有人卻利用專利權的排他性，不誠信維權，企圖獲取不正當的利益。福建某單位建設工程施工項目的代建單位及施工單位就遇上了這樣的糟心事。經最高人民法院知識產權法庭二審，認定專利權人主動提供施工專利技術但未披露其擁有專利權，直至實施完畢方才請求權利救濟的行為，構成專利默示許可。本案的終審判決，對于審理同類案件具有重要的借鑒意義。同時，最高法“鷹眼”識別并遏制權利人行使專利權時的不誠信行為，有助于引導專利權人誠信實施專利，以司法裁判引導企業踐行誠實守信的社會主義核心價值觀。
主動設計出謀劃策 故意隱瞞專利事實
2013年12月，福建某單位委托某設計公司設計其場所改造項目，設計費用為621.35萬元。雙方簽訂的設計合同特別約定“設計費已包含了該項目所有設計內容的相關費用”。
2015年1月，福建某單位將涉案工程委托給廈門某工程技術公司代建，雙方簽訂合同約定代建單位應嚴格按照批準的設計及概算控制投資。
隨后不久，江蘇一家生產、銷售圍欄的企業江蘇某圍欄公司的工作人員主動與某設計公司接洽，為該項目的圍欄設計提供設計方案，其通過電子郵件向某設計公司發送多份標題為“福建省某單位隔離網部分圖紙”的郵件，郵件所涉設計圖包含了該公司擁有的一項圍欄系統的發明專利。經雙方持續溝通，江蘇某圍欄公司又進一步對相關設計進行了修訂、完善，最終確定的設計圖明確標注有防護圍欄的長寬尺寸、材質規格、樣式參數等技術要求。
2016年2月，廈門某工程技術公司就涉案工程項目進行公開招標，中標的施工單位為廈門某建設公司。施工過程中，該建設公司使用的施工圖系某設計公司提供，包含有防護圍欄的設計方案。廈門某建設公司按照圖紙進行施工作業，并于2020年11月通過竣工驗收。
其間，上述圍欄系統發明專利的權利人江蘇某圍欄公司從未向工程的業主單位、代建單位以及施工單位披露施工圖涉及專利技術的事實，直至涉案工程即將竣工之際，其才向業主單位發送告知提醒函。
施工圖紙惹爭議 是否許可扯不清
幾番協商未果后，江蘇某圍欄公司一紙訴狀，將廈門某工程技術公司、廈門某建設公司告到了法院，請求法院判令兩公司停止侵權，并連帶賠償其經濟損失300萬元。
該案中，江蘇某圍欄公司以涉案專利權利要求1、18作為其主張的專利權保護范圍，確認其許可某設計公司在涉案工程中使用涉案專利，并明確不向該公司主張權利。
一審法院經審理查明，被訴侵權產品為防護圍欄，其具有多個圍欄單元，各圍欄單元均包括兩根圍欄柱，介于兩根圍欄柱之間為沿縱向及橫向兩個方向延伸的圍護用的網片等。經比對，一審法院認定被訴侵權產品具備與涉案專利權利要求1、18相同的技術特征。
一審法院審理后認為，雖然可以認定被訴侵權技術方案落入涉案專利權的保護范圍，但江蘇某圍欄公司作為涉案專利的專利權人，其明知某設計公司為涉案工程的設計單位，主動與該公司接洽并提供含有專利技術的設計方案，應視為其許可在涉案工程中使用涉案專利。據此，一審法院判決駁回江蘇某圍欄公司的訴訟請求。
江蘇某圍欄公司不服，向最高人民法院提起上訴。
“我們從未表示涉案工程可以免費使用涉案專利，只是向某設計公司推薦涉案專利技術方案而已，只有等到防護圍欄安裝完畢后才可能發現侵權行為，才能主張權利。”江蘇某圍欄公司在庭審中主張。
“江蘇某圍欄公司向某設計公司提供包含專利技術的設計圖紙，一審中也明確許可設計公司使用該專利，在此情況下，再主張代建單位和施工單位專利侵權，簡直毫無道理。而且，業主單位也實際支付了設計費，專利權已用盡。”廈門某工程技術公司與廈門某建設公司反駁道。
至此，雙方“過招亮劍”，互不相讓。
二審厘清來龍去脈 層層剖析一招妙解
最高法知產法庭合議庭根據施工圖紙記載的防護圍欄的正視圖、中間柱截面圖、中間柱網片連接示意圖，以及技術要求，確認涉案工程防護圍欄的施工圖采用了涉案專利技術方案。
那么，案件的關鍵問題在于廈門某工程技術公司、廈門某建設公司實施涉案專利的行為是否經過權利人的許可，其行為是否構成專利侵權。
在認真梳理全案證據的基礎上，二審合議庭認為，江蘇某圍欄公司與某設計公司往來郵件的標題及相關內容均標注有涉案工程的名稱，可見，江蘇某圍欄公司知曉其提供的設計方案將用于涉案工程，而且江蘇某圍欄公司的種種行為表明，其深度參與了該工程的設計。代建合同、施工合同均明確約定了該設計方案不得隨意變更，在涉案工程防護圍欄的設計方案包含專利技術方案的情況下，廈門某工程技術公司、廈門某建設公司嚴格履行相關合同、按圖施工必然會導致實施涉案專利的結果。江蘇某圍欄公司故意隱瞞上述關鍵事實，在工程竣工前半年左右才發出告知提醒函，意圖收取專利許可使用費，此種做法不符合誠實信用原則。據此，可以認定江蘇某圍欄公司默示許可相關主體在涉案工程中實施涉案專利。關于專利許可費，鑒于江蘇某圍欄公司實際深度參與了該工程設計，涉案專利技術的價值已體現在設計方案上，而設計合同明確約定“設計費已包含了該項目所有設計內容的相關費用”，在業主單位實際支付了設計費的情況下，作為權利人的江蘇某圍欄公司不應再向代建單位和施工單位主張專利許可使用費。
最終，最高法二審判決駁回江蘇某圍欄公司的上訴請求，維持原判。
裁判解析
專利默示許可的認定
專利默示許可的認定
專利侵權判定的關鍵在于實施專利是否獲得專利權人的許可。如果獲得了專利權人的明示許可，行為人實施專利的行為自然不屬于專利法第十一條所規定的侵害專利權的行為;如果行為人實施專利雖未獲得專利權人明示許可，但結合具體案情，根據專利權人的主觀狀態和具體行為可以推斷其具有默示許可的意思表示，則也可以認定行為人實施專利的行為不構成侵害專利權。
專利默示許可有其嚴格的適用條件。本案中，最高人民法院結合案件事實，對專利默示許可的相關考量因素進行了具體闡述。
第一，關于專利權人的主觀狀態。專利法第二十條第一款規定：“申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則。不得濫用專利權損害公共利益或者他人合法權益。”誠實信用原則是民事主體從事民事活動的基本準則，該原則要求人們在市場活動中應該秉持誠實、講究信用、善意不欺，在不損害他人合法權益、社會公共利益和市場競爭秩序的前提下追求自己的利益。專利權人在行使專利權的過程中也要遵循誠實信用原則，應以善意、合理的方式行使權利。本案中，福建某單位與某設計公司簽訂設計合同的時間明顯早于江蘇某圍欄公司與某設計公司接洽的時間，江蘇某圍欄公司與某設計公司之間的往來郵件明確指向了涉案工程，據此可認定作為專利權人的江蘇某圍欄公司對其提供的設計方案將用于涉案工程屬于完全知曉的狀態，其主動參與設計的目的并非其宣稱的商業推廣，而是意圖將專利技術納入工程設計圖，從而為其后期收取專利許可費作準備。
第二，關于專利權人的具體行為。一方面，涉案工程施工前，江蘇某圍欄公司刻意隱瞞了設計方案中包含專利技術，未將相關情況告知相關方，使福建某單位喪失了要求某設計公司更改設計方案，或與某設計公司就設計費重新進行協商議價的機會，導致被納入設計圖的專利技術方案因工程的實際施工已成為了不可替代之方案。另一方面，涉案工程建設期間，江蘇某圍欄公司亦從未提出相關權利主張，直至工程即將竣工“木已成舟”之際才向代建單位和施工單位索要專利許可使用費，導致糾紛產生。
第三，關于默示許可的許可使用費。需要明確的是，默示許可并非免費許可，通常而言，在認定專利默示許可成立的情況下被許可人仍需支付專利許可使用費。然而，本案中江蘇某圍欄公司表示許可某設計公司使用涉案專利，涉案專利的價值已體現在某設計公司提供的設計方案上，而作為涉案工程發包方和使用方的福建某單位就該設計方案實際支付了621.35萬元的對價，在此情況下，權利人再向代建單位和施工單位主張專利許可使用費，缺乏事實和法律依據。
專家點評
專利權的行使應以誠實信用原則作為價值導向
江蘇省高級人民法院知識產權庭原庭長、全國審判業務專家 宋 健
我國專利法的立法目的是保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展。但是近些年來，有一些權利人將專利異化成一種工具，利用專利權的排他性惡意發起訴訟，獲取不正當的利益。因此，專利法在2020年第四次修改時引入了誠實信用原則，規定申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則，不得濫用專利權損害公共利益或者他人合法權益。有人將誠實信用原則稱為專利法的“打神鞭”，引入誠實信用原則能更好地平衡權利人的合法權益和公眾利益。
就本案而言，權利人參與福建某單位項目時，理應基于正常的市場交易秩序和利益相關方的合理信賴，向項目中實施該技術的相關方披露所涉專利權的情況，但我們看到的是，其不僅沒有如實相告，還抱有“放長線，釣大魚”的心態，通過與工程中標設計單位“合作”的方式，將專利技術方案悄無聲息地納入施工圖，致使施工單位喪失了選擇其他施工方案的機會。鑒于權利人行使專利權嚴重違背誠實信用原則，而工程發包方已實際支付了“所有設計內容的相關費用”，在本案情形下，法院對于權利人向施工單位索要專利費的維權方式予以否定性評價，體現了人民法院在加強保護、嚴格保護的同時，強調權利人應誠信維權的基本裁判導向。
需要特別強調的是，本案確定的裁判尺度，僅適用于類似本案這種特殊情形，不能簡單擴大到類似通訊領域標準必要專利實施的相關爭議中。正是因為通訊領域標準必要專利的不可避讓性和公共屬性，標準必要專利權利人事先已經向國際標準組織承諾履行FRAND義務，因此專利權人與實施者之間應就實施標準必要專利及許可費的確定，在公平、合理、無歧視原則的指導下進行善意談判，而這與本案情形顯然有較大的差異。
(原標題：最高法知產法庭“鷹眼”識別不誠信維權不講誠信構成專利默示許可)
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