“本篇就無效宣告程序中專利權人對部分形式問題，即專利法第三十三條、專利法實施細則第四十三條第一款的相關規定、注意事項、答復策略做了討論，并給出了一些示例案例作為參考。”
在本系列形式問題的答復第一、第二篇中，著重討論了針對專利法第二十六條第三款說明書公開不充分、第二十六條第四款關于權利要求未以說明書為依據以及權利要求保護范圍不清楚的答復策略，本篇將繼續討論針對無效理由中形式問題的其它條款的答復策略。
一、對于專利法第三十三條、專利法實施細則第四十三條第一款（修改超范圍、分案超范圍）的相關規定
1. 專利法及其實施細則、專利審查指南的規定
《專利法》第三十三條規定：“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。”
《專利法實施細則》第四十三條第一款規定：“依照本細則第四十二條規定提出的分案申請，可以保留原申請日，享有優先權的，可以保留優先權日，但是不得超出原申請記載的范圍。”
以上兩個條款均在《專利法實施細則》第六十五條規定的無效理由范圍內。面對分案申請，有時候兩個法條還會通用。
在無效程序中，權利要求不滿足上述兩個條款，指的是權利要求在實質審查過程中有過修改/分案，而這些實質審查過程中所做的修改/分案不符合上述兩個條款的規定。應注意不要和無效程序中權利要求的修改相混淆。
在本系列文第一篇中提及過，無效程序中，也可以對權利要求進行修改，修改的大前提是應滿足專利法第三十三條的規定。但權利要求在無效程序中的修改不滿足專利法第三十三條的規定并不是無效理由，出現這種情況時，該修改將不予接受，從而將無效程序的審查基礎確定為修改之前的權利要求版本，而不會以無效程序中修改的權利要求為審查基礎做出不符合專利法第三十三條的審查決定。
而在實質審查中，如何界定“原說明書和權利要求書記載的范圍”，從而判斷修改是不是超出了此范圍，《專利審查指南》第二部分第八章第5.2.3節給出了解讀：“具體地說，如果申請的內容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分，致使所屬技術領域的技術人員看到的信息與原申請記載的信息不同，而且又不能從原申請記載的信息中直接地、毫無疑義地確定，那么，這種修改就是不允許的。這里所說的申請內容，是指原說明書(及其附圖)和權利要求書記載的內容，不包括任何優先權文件的內容。”
2. 幾個要注意的事項
(1)PCT國際申請的修改依據是該申請原始提交的國際申請的權利要求書、說明書和說明書附圖(參見《專利審查指南》第三部分第二章第3.3節的規定)，即，原始提交的國際申請文件具有法律效力，作為申請文件修改的依據，不應以在中國國家階段公開的中文文本作為判斷修改是否超范圍的依據。
【案例一——第29367號無效審查決定】該案中無效請求人主張涉案專利權利要求修改超范圍時，使用了該專利在PCT中國國家階段公開的文本作為對比依據。合議組依職權調取了該專利的國際申請公布文本，并以此作為判斷基礎。
(2)分案申請的修改依據是原申請(即，母案申請)申請日提交的說明書、權利要求書和附圖。
(3)當說明書中按照《專利審查指南》第二部分第二章第2.2.3節的要求，規范地引證了其它文件時，應認為說明書中記載了引證文件引用部分的內容，這些內容可作為修改的依據。
(4)說明書摘要以及摘要附圖不具有法律效力，不能作為修改說明書或者權利要求書的依據。注意，摘要和摘要附圖是可以在申請日之后提交的，其內容不屬于專利申請原始記載的內容。
(5)實踐中，由于無效請求人無法獲得原始申請文本，經常使用公開文本作為修改依據。如果原始申請文本和公開文本不一致，需要專利權人一方舉證。
(6)申請日提交的以計算機可讀介質形式記載的內容也可作為修改依據，此情況可見于核苷酸和/或氨基酸序列表的提交。
(7)說明書附圖的繪制僅僅是示意性的，通過測量說明書附圖中的比例、尺寸等得到的內容不能作為修改依據。
(8)原申請文件記載的范圍中的“范圍”是專利法意義上的專用語，和我們日常生活中理解的“范圍”含義有著很大不同。比如，按照我們日常生活的理解，一個數值范圍必然包含該范圍內的所有數值集合，但是在專利法意義上，如果原申請文件記載的數值范圍在修改中被縮小，而原申請文件又沒有記載縮小后數值范圍的端點，可能會導致修改范圍的缺陷(可參見《專利審查指南》第二部分第八章5.2.2節的規定)。
【案例二——(2009)高行終字第122號】該案中，原始申請文件記載的烷基的碳原子個數范圍為1-12.沒有記載中間的數值，專利權人將權利要求修改為1-6.即使專利權人爭辯個數1-12的含義是包括了離散數值1、2、3……12.相當于記載了每一個整數的數值，仍然被無效決定、一審和二審行政判決一致認為不符合專利法第三十三條的規定。當然，該案是早年案例，現在再看可能會對離散數值的范圍有所爭議。
二、修改超范圍的答復策略
從業較早的專利代理師同行可能還記得，在08年前后，專利申請的實質審查程序忽然收緊了對于專利法第三十三條的審查尺度，“直接、毫無疑義”幾乎被等價于“數理邏輯上唯一確定”。大批的專利申請因為專利法第三十三條/實施細則第四十三條第一款而被駁回，也有大量的早期授權的專利在無效中栽進了該條款的深坑。在此后的多年中，“直接、毫無疑義”這六個字，曾經深深地印刻在每一位專利代理師的靈魂中，在每一次修改時，都小心翼翼地指出修改依據，反復檢查每一處修改是否能夠滿足“直接、毫無疑義”地從原申請文件得出這樣的標準。曾經有那么一段時間，專利法第三十三條忽然就變成了無效理由中最勢不可擋的武器。
雖然經過了多年的爭論、無數案例的反反復復，如今無效程序的實踐已經不同往昔，但我們面對專利法第三十三條的無效理由時，仍需打起精神，認真應對。
如果，實審階段的修改是經得起絕對推敲的，能夠從說明書中找到依據，那么作為專利權人自然不用擔心，指出修改依據便好。但如果，修改依據不是特別明確，那么我們可以考慮從一些其它方面進行答復。
第一，在理解專利法第三十三條中的“原說明書和權利要求書記載的范圍”時，不要將其機械地理解為“原說明書和權利要求書中存在文字的一致性表述或者通過數理邏輯唯一可得”，而是應站在本領域技術人員的角度理解原說明書和權利要求書的記載內容，在答復中具體地進行分析。而且如果可能，可以主動提交能夠證明本領域技術人員的通常理解和共識的證據。
【案例三——(2011)知行字第17號】該案也即經典案例江蘇先聲案。在該案中，原始申請文件中記載了某藥物中兩種成分分別是1mg/kg和30mg/kg，而申請人將權利要求中的相關特征修改成比例關系“1:30”。專利復審委員會認為原始申請文件中記載的僅是具體劑量的組合,不能反映整個比例關系，因此修改超范圍。但是再審法院經過對原始說明書進行分析，尤其是計量組合“1mg/kg和30mg/kg”在說明書中明確記載了是在大鼠身上進行試驗所使用的劑量，認為對于本領域普通技術人員來說,1mg/kg和30mg/kg表明的是兩種成分的比值而非一個固定的藥品使用劑量,故本案中應認為1:30的比值關系在說明書已有記載。
該案中，如果從文字或數理邏輯推理來說，修改后的權利要求覆蓋了滿足1:30的比值關系的所有配方，這樣的保護范圍是無論如何不能從原始說明書記載的單一計量組合“1mg/kg和30mg/kg”中毫無疑義地推知的，但是從本領域技術人員的角度來說，該比值關系是處于說明書記載的范圍內的。
【案例四——第15876號無效審查決定】權利要求1中的技術特征“具有與無線通信系統要求無關的可變周期的計時器”是在實質審查過程中通過修改得到的。該專利原說明書記載了“在分組數據模式中，將移動站設置在活動模式中預定的活動時間量，并且在此活動模式中，將移動站保持喚醒移動用戶可選擇的時間”以及“移動站可以返回到DCCH睡眠模式由在活動計時器確定的另一用戶可選擇的時間量。”無效決定認為，本領域技術人員從前述記載的“活動模式中預定的活動時間量”可知，說明書中記載的“計時器”是具有周期的;同時，由“移動用戶可選擇的時間”以及“另一用戶可選擇的時間量”的記載可知，計時器依賴于用戶的設置，與無線通信系統要求無關，因此修改不超范圍。
在該案中明顯可見這樣的理念：雖然原始申請文件沒有直接的文字記載，但所屬領域的技術人員在閱讀該申請文件后，基于該領域的基本原理或技術上固有的內在聯系，能夠確定某技術特征是客觀存在的，則該技術特征應當屬于所屬領域技術人員根據原始說明書和權利要求能夠直接、毫無疑義確定的內容。
第二，嘗試放松“毫無疑義”標準，站在本領域技術人員的角度來判斷，修改的內容是否能夠從原申請文件推導出、是否顯而易見、修改內容所涵蓋的原始申請未明確記載的方案是否本領域技術人員在閱讀原始申請后能夠容易地聯想出來。如果是，那么可以嘗試爭辯修改不超出原始申請文件記載的范圍。
【案例五——第24591號無效審查決定】在涉案專利的實質審查階段，申請人將說明書實施例2化合物的名稱及結構式中鹵素氟的位置由處于環上的5位修改為4位(修改前的5-氟取代為間位，修改后的4-氟取代為對位，結構式略)。無效請求人主張該修改在原始申請文件中沒有依據。專利權人主張，該修改為明顯錯誤的更正，能夠從說明書中直接、毫無疑義地推知，因為根據說明書的記載，該實施例2化合物是從兩種化合物原料(略)的化學反應中獲得的，本領域技術人員根據其所掌握的基礎理論知識，即“鹵素取代基使鄰、對位碳原子比間位碳原子具有更多的電子云密度，故得到的產物以鄰、對位為主”的知識，能夠容易地意識到，此類反應中鹵素的存在增大了其鄰、對位上基團的反應活性。本案中由于原料中氟的鄰位上是未取代的，對于僅存的對位氨基和間位氨基來說，顯然對位氨基的反應活性更強，由此生成的4-氟取代的產物應當占絕大多數，故將原來處于間位取代的產物修改為對位取代產物即將氟由5位修改為4位，屬于更正明顯錯誤。為了證明自己的主張，專利權人主動提交了兩份有機化學領域的經典教科書，以證明本領域技術人員所具有的基礎理論知識。最終無效決定認同了專利權人的主張，認為修改不超出原始申請記載的范圍。
以上案例可幫助我們理解“直接、毫無疑義”的含義：對于修改是否超范圍的判斷，“毫無疑義”并不是真的追求絕對地排除任何其它可能才行，即不能僅因為存在其他理論上的修改可能就得出修改超范圍的結論，那樣理解就太過嚴苛、機械了。我們應當站在本領域技術人員的角度，基于原始申請文件整體表達的技術信息探尋申請人的真實意思表示。如上面案例五中，專利權人成功證明4-氟取代的產物應當占絕大多數即可，至于理論上是否存在機會生成5-氟取代的產物的可能則不重要。下面這個案例在這一點上表現得更加明顯。
【案例六——(2009)高行終字第327號、(2010)知行字第53號】該案即是當年名動一時的“墨盒”案，曾經給專利法第三十三條的審查實踐帶來不小的沖擊，案情也是一波三折。該案中，申請人在分案申請時將“半導體存儲裝置”修改為“存儲裝置”，而原始申請文件并未記載除了半導體之外的其它存儲裝置。專利復審委員會、一審法院均認為該修改不符合專利法第三十三條的規定。然而二審法院和再審最高法院均持反對意見。但二審法院和再審法院的理由又不盡相同。二審法院認為在說明書的語境下，“存儲裝置”和“半導體存儲裝置”含義相同，因此不超范圍;但是再審法院即最高院對此持否定態度，認為兩者含義不相同，“存儲裝置”的保護范圍顯然大于“半導體存儲裝置”。但即使這樣，最高院仍舊認為此修改不超范圍，理由包括，雖然說明書僅記載了半導體存儲裝置，但是其他類型的存儲裝置也是容易被聯想出來的。判決書中的一段說理后來被很多專利代理師所引用：“對于‘原說明書和權利要求書記載的范圍’,應該從所屬領域普通技術人員角度出發,以原說明書和權利要求書所公開的技術內容來確定。……應該包括如下內容:一是原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容;二是所屬領域普通技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確推導出的內容。只要所推導出的內容對于所屬領域普通技術人員是顯而易見的,就可認定該內容屬于原說明書和權利要求書記載的范圍。……還應考慮所屬領域普通技術人員綜合上述內容后顯而易見的內容。……不能……將所屬領域普通技術人員可以直接、明確推導出的內容理解為數理邏輯上唯一確定的內容。……對所屬領域普通技術人員而言,通過綜合該原始專利申請公開說明書、權利要求書和附圖,很容易聯想到可以用其他存儲裝置替換半導體存儲裝置,并推導出該技術方案同樣可以應用于使用非半導體存儲裝置的墨盒。”
由此可知，在該案中，最高院對于專利法第三十三條中“原說明書和權利要求書記載的范圍”的理解比《專利審查指南》規定的要寬泛，將本領域技術人員通過綜合原始申請文件而可以明確推導出的、即容易聯想到的內容也涵蓋了進去。尤其是“容易聯想到的內容”也不超出原始申請記載的范圍，突破了很多固有的認知。
第三，如果前面兩點都不能適用，那么分析一下所關注的修改之處是否專利的“發明點”所在。所謂“發明點”，是指一項技術方案包含的多個技術特征中,體現發明創造對現有技術做出貢獻的技術特征,它使發明創造相對于現有技術具有新穎性和創造性,是發明創造能夠被授予專利權的基礎和根本原因。雖然專利法及其實施細則、《專利審查指南》中的規定在本條款上并不會區分所謂的“發明點”和“非發明點”，但在別無他法的時候，如果修改之處不是專利的發明點所在，我們可以從專利法第三十三條的立法本意、對權利人公平等的角度，嘗試按照以下案例中判決書的說理思路去爭辯。
【案例七——(2013)行提字第21號】該案中，申請人將權利要求中的術語“模壓”改成“壓制”，而專利復審委員會認為，“模壓”僅是“壓制”的一種，還存在沖壓、鍛壓等，將下位概念修改成上位概念超出了原始申請文件記載的范圍。但是最高院提審了該案，并在判決書中確定了“發明點”的概念，認為：“專利法第三十三條對專利申請文件的修改沒有區分‘發明點’和‘非發明點’而采取不同的標準,但是該條款的立法本意之一是盡可能保證確有創造性的發明創造取得專利權,實現專利申請人所獲得的權利與其技術貢獻相匹配。如果僅僅因為專利申請文件中‘非發明點’的修改超出原說明書和權利要求書記載的范圍而無視整個發明創造對現有技術的貢獻,最終使得確有創造性的發明創造難以取得專利權,專利申請人獲得的利益與其對社會做出的貢獻明顯不相適應,不僅有違實質公平,也有悖于專利法第三十三條的立法本意,不利于創新激勵和科技發展。”
從案例七可見，在應用專利法第三十三條時，對發明點和非發明點的特征掌握的尺度有所區別，對于非發明點的特征來說，判斷修改是否適當的標準可能比發明點特征要寬松一些。在答復時，專利權人可以借鑒該案中的觀點，強調修改之處非發明點所在，從公平、鼓勵創新的立法本意的角度來陳述，有可能會收到一定的效果。
總的來說，在無效階段，合議組和行政訴訟各審法院對于專利法第三十三條、專利法實施細則第四十三條第一款的審查尺度應是比實質審查階段寬松，因此專利權人在遇到以上條款的無效理由進行答復時，無需死守說明書文字記載的內容，而是應站在本領域技術人員的角度多思考一下，讓“本領域技術人員”變得“聰明一點”，這樣效果會比較好。
三、結語
本篇就無效宣告程序中專利權人對部分形式問題，即專利法第三十三條、專利法實施細則第四十三條第一款的相關規定、注意事項、答復策略做了討論，并給出了一些示例案例作為參考。對于專利法第三十三條而言，一定要從權利和義務兩個方面看待對申請文件的修改，首先是賦予了申請人對專利申請文件修改的權利(“申請人可以對其專利申請文件進行修改”)，然后才是對這種權利進行了限制，要求修改不得超范圍(“但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍”)。專利法實施細則第四十三條第一款也是如此，首先是允許分案的，其次是分案要滿足不超出原申請記載范圍的規定。因此從立法本意來說，不但沒有不鼓勵修改/分案的含義，相反，之所以允許修改/分案，正是為了鼓勵適當的修改/分案，以使得專利申請文件更加符合專利法的要求，也更加匹配申請人做的貢獻、從而鼓勵發明創造的做出。在這種理念下，作為專利權人，即使在無效程序中也不需懼怕面對曾經做出的修改。
在下一篇章中，會討論專利法實施細則第二十條第二款缺少必要技術特征的無效理由的答復。
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