【裁判要旨】
發明人與單位之間存在勞動關系或者與《專利法實施細則》第十二條第二款所稱臨時工作單位之間存在工作關系，是認定職務發明的前提，其判斷標準在于單位是否取得了對發明人包括完成涉案發明創造的創造性勞動在內的勞動支配權。單位與發明人之間僅存在一般的合作關系，單位并不掌握對發明人的勞動支配權的，該發明人的有關發明創造不屬于職務發明創造。
【案號】
一審：(2019)蘇05知初506號
二審：(2020)最高法知民終1258號
【案情】
原告：江蘇多維科技有限公司(以下簡稱多維公司)。
被告：無錫樂爾科技有限公司(以下簡稱樂爾公司)、白建民。
2012年8月4日，白建民作為申請人及發明人，向國家知識產權局提交名稱為“用于銷售終端的讀出磁頭”的發明專利申請。2013年7月，申請人由白建民變更為樂爾公司。2014年8月13日上述專利申請獲得授權，專利號為ZL201210276305.6(以下簡稱訴爭專利)，專利權人為樂爾公司，發明人為白建民。
2019年6月，多維公司向江蘇省蘇州市中級人民法院提起訴訟，請求：1.確認訴爭專利權歸多維公司所有;2.樂爾公司、白建民承擔本案維權費用15000元，并承擔本案訴訟費用。主要事實與理由：根據專利法第六條和《專利法實施細則》第十二條的規定，訴爭專利系白建民從多維公司離職一年內做出的與在原單位承擔的本職工作有關的發明創造，屬于職務發明創造，故訴爭專利權應歸多維公司所有。另外，本案的專利權權屬糾紛是由于樂爾公司、白建民將他人技術成果擅自申請專利引起的權屬糾紛，其本質是侵害他人專利申請權的行為，參照專利法及相關司法解釋關于維權合理開支的規定，應由樂爾公司、白建民承擔本案的維權費用。
樂爾公司及白建民原審共同答辯稱：1.白建民是蘭州大學的教授，并非多維公司員工，多維公司不能作為白建民工作過的全職工作單位或者臨時工作單位。2.訴爭專利技術是蘭州大學以及白建民在與其他公司合作過程中所產生的，并非在多維公司形成。3.白建民和多維公司之間的合作關系是咨詢服務，兩者之間存在咨詢服務合同，白建民給多維公司提供的是咨詢服務。
多維公司為證明白建民自2011年5月至2012年6月期間在其公司任職并擔任新產品開發總監職務，提交了在此時間段內白建民個人社會保險參保證明以及部分個人所得稅繳稅記錄、白建民的工作周報郵件記錄、費用報銷記錄以及多維公司通訊錄和員工名冊郵件、公司內部發放工資、參加會議等相關郵件等予以佐證。白建民否認曾經在多維公司任職，主張其曾與多維公司簽訂了一份咨詢服務合同，為多維公司提供培訓、同高校及研究院所建立產學研合作、協助申請項目等相應服務;合同期限為自2011年5月1日起，為期1年。
【審判】
一審法院經審理認為：
首先，關于白建民的身份問題。雙方是否存在勞動關系不應僅僅以是否存在明確的勞動合同為依據，而是應結合在案證據綜合予以判定。本案中，多維公司提交了多封白建民在多維公司期間定期向相關人員報送的周報，內容涉及正在研發內容的進度情況匯報;其在多維公司部分郵件中甚至涉及人員任免的討論，多維公司內部多個版本的通訊錄中均將白建民記載為新產品開發總監。結合白建民在此期間確系在多維公司繳納社保以及扣繳個人所得稅等情況，上述證據相互印證，足以證明白建民在此時間段實際履職于多維公司，與多維公司間形成了事實上的勞動關系。而白建民主張其與多維公司僅存在技術咨詢關系，顯然與白建民在上述諸多郵件中所呈現的履職狀態和內容不相符。至于其在該時間段是否同時就職于蘭州大學，不影響對其與多維公司間勞動關系的判斷。綜上，白建民在2011年5月至2012年6月期間實際任職于多維公司。
其次，關于訴爭專利技術與白建民在多維公司所任職工作的相關性。從訴爭專利授權文件的記載來看，其發明點即在于讀出磁頭芯片所采用的是磁電阻元件，代替傳統的感應線圈式讀出磁頭，以達到不受相對速度影響、抗干擾、厚度更薄的效果。而多維公司提交的2011年12月29日郵件中的“基于TMR的POS機閱讀頭”中提到了現有技術為感應線圈，缺點是輸出信號與速度有關，劣勢為輸出波取決于速度，對外部磁場干擾敏感。而其解決方案分別對應于訴爭專利所采取的相應技術手段，并且基本覆蓋訴爭專利的發明點。
因此，訴爭專利屬于白建民與多維公司勞動關系終止后一年內所作出的與其在本單位工作相關的發明創造，為職務發明創造，應判定歸多維公司所有。至于多維公司提出應由樂爾公司、白建民承擔其維權費用的主張，鑒于本案系權屬爭議，其主張該費用并無法律依據，故依法不予支持。
一審法院判決：一、確認訴爭專利權歸多維公司所有;二、駁回多維公司其他訴訟請求。
樂爾公司、白建民不服，向最高人民法院提起上訴。
最高法院經審理予以改判，撤銷一審判決，駁回多維公司全部訴訟請求。
【評析】
根據專利法及其實施細則的規定，關于職務發明的認定，應注意以下兩點：第一，適用專利法第六條關于職務發明規定的前提是發明人與單位之間存在勞動關系或者臨時工作關系。職務發明的權屬應歸于單位的根本原因在于，產生該職務發明的創造性勞動的支配權屬于單位。由此，判斷發明人與單位之間是否存在職務發明所要求的勞動關系或者臨時工作關系的關鍵，在于單位對發明人的創造性勞動是否已取得支配權。如果單位與發明人之間的關系，僅僅是一般的合作關系，發明人并未讓渡對自己的勞動支配權，則沒有理由將該不屬于單位支配的勞動所創造出的技術成果歸屬于該單位。第二，個人與用人單位系平等的民事主體，在不涉及國家、社會公共利益的情況下，雙方之間形成何種關系應遵循意思自治原則。因此，判斷發明人與單位之間工作關系的性質，應當以約定優先，在沒有約定的情況下，才需要根據雙方所實施的實際行為和結果進行綜合判斷。
具體到本案中：
第一，關于白建民與多維公司之間的多重關系。2011年5月至2012年6月期間，白建民與多維公司之間的工作關系存在雙重約定。一是白建民系蘭州大學與多維公司簽訂技術開發(委托)合同中的聯系人，白建民作為蘭州大學的代表參與到蘭州大學與多維公司的技術開發合作項目中;二是白建民個人與多維公司之間簽訂有咨詢服務合同，基于該咨詢服務合同，白建民與多維公司之間形成另一工作關系。
第二，關于技術開發（委托）合同。根據技術開發(委托)合同的性質以及內容，由該合同所確定的白建民與多維公司之間的工作關系，顯然不屬于職務發明制度的調整范圍，故由技術開發(委托)合同所建立的白建民與多維公司之間的工作關系，以及基于該工作關系形成的相關技術成果，不能成為多維公司以職務發明為由主張訴爭專利權屬的法律和事實基礎。事實上，多維公司也未依據技術開發(委托)合同主張涉案專利的權屬，而是主張白建民系多維公司的員工，以職務發明為請求權基礎主張訴爭專利的權屬。
第三，關于咨詢服務合同。從咨詢服務合同的約定來看，白建民需要不定期為多維公司員工培訓與磁性材料有關的專業知識;協助多維公司與高校及研究院所建立產學研合作，企業內部建立博士、碩士實習基地;協助多維公司申請國家及地方的科技局、發改委等項目。而多維公司需要為白建民提供開展上述工作所需的相關條件，向白建民支付每月不低于25000元及約定的公司期權，并且承擔白建民由于履行合同產生的差旅費、交通費、食宿費等其它費用。由此可見，咨詢服務合同中并未約定白建民從事多維公司的技術研發工作，咨詢服務合同所約定的白建民的工作內容和性質，僅是向多維公司提供技術培訓服務、技術合作和項目申請的中介服務。需注意的是：咨詢服務合同中明確約定，“合同執行過程中，甲方如要求乙方提供額外服務，應以書面形式提出，雙方應當另簽合同，同時明確相關內容等事宜”，但本案中并沒有證據證明白建民具有將其與多維公司之間由咨詢服務合同所確定的工作關系的性質，變更為職務發明意義上的勞動關系或者臨時工作關系的意思表示。
第四，關于雙方實際實施的行為。一方面，在多維公司與相關案外人的合作中，白建民仍是以蘭州大學教師的身份參與溝通;在2010年7月20日至2012年6月19日期間申請的專利中，白建民作為發明人，其身份仍然為蘭州大學的教師;多維公司實際向白建民支付25000元/月的報酬、并給白建民報銷差旅費等事實，這些都直接體現了雙方按照技術開發(委托)合同、咨詢服務合同履行各自義務;另一方面，多維公司為白建民繳納社保、白建民在多維公司的通訊錄中被列為新產品開發總監、在創新團隊項目建議書中被列為產品經理、為白建民提供公司住房補助津貼以及白建民與多維公司之間存在周報往來等，雖然合同中沒有明確約定，但都系多維公司單方行為或者與白建民系蘭州大學方聯系人的工作身份有關。故根據雙方提交相關證據所顯示的雙方實際實施的行為來看，不足以認定白建民與多維公司之間存在職務發明意義上的勞動關系或者臨時工作關系。
綜上，白建民與多維公司之間工作關系的性質應當以約定優先，而根據約定，白建民與多維公司之間并不存在職務發明所要求的勞動關系或者臨時工作關系。并且從雙方實際所實施的行為來看，也無法得出雙方就兩者之間的工作關系已變更為職務發明所要求的勞動關系或者臨時工作關系。因此，多維公司以訴爭專利與白建民在多維公司所承擔的本職工作相關為由，主張訴爭專利系白建民的職務發明并要求將權屬歸于多維公司，缺乏事實和法律依據，不予支持。
此外，最高法院在審理中還特別指出：
第一，關于樂爾公司主張確認訴爭專利歸其所有的上訴請求。本案中，訴爭專利登記在樂爾公司名下，多維公司以訴爭專利系白建民在多維公司處工作期間的職務發明為由向原審法院提起訴訟，主張訴爭專利的權屬應歸多維公司。根據訴審判一致的原則，本案僅需根據多維公司的訴訟請求及其所依據的請求權基礎，審查訴爭專利是否為白建民在多維公司處的職務發明。在現有證據已經確認白建民在多維公司所主張的期間內，與多維公司不存在職務發明所要求的勞動關系或者臨時工作關系的情況下，二審法院對訴爭專利并非屬于白建民在多維公司處的職務發明以及多維公司不享有訴爭專利權作出了認定。因此，對于訴爭專利系基于何種事實和原因產生、訴爭專利是否另有實際權利人，已不屬于本案審理范圍。并且，在第三人未參加本案訴訟的情況下，二審法院亦無法對上述問題進行審理并作出實體判斷，故對于樂爾公司、白建民請求二審法院確認訴爭專利歸其所有的上訴請求不予理涉。
第二，一審法院忽略雙方事先約定的工作關系，直接根據雙方工作接觸和交流期間各自實施的實際行為認定雙方存在事實上的勞動關系，并進而認定訴爭專利屬于職務發明，權屬歸于多維公司，有所不當。該裁判方法可能存在以下問題：在發明人與單位之間存在多重工作關系，且發明人具有多重工作身份的情況下，雙方各自實施的實際行為往往是多重工作關系、多重工作身份共同作用下的結果，如在判斷發明人與單位之間是否存在職務發明所要求的工作關系的過程中，不考慮發明人與單位之間的事先約定，則可能會導致基于其他事實和原因形成的技術成果被不當地歸為主張職務發明的單位，由此損害發明人本人以及第三人的合法權益。
綜上所述，白建民、樂爾公司的上訴請求部分成立，應予支持。一審判決認定事實基本清楚，但最高法院結合二審中的新證據，對白建民與多維公司之間存在的工作關系的性質予以重新認定，并在此基礎上依法對原審判決予以改判。
(案例刊登于《人民司法》2021年第14期)
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