近年來，隨著全球經濟一體化的深入發展，越來越多的中國企業開始開拓海外市場。
與此同時，為了尋求專利在海外市場的保護，中國企業在海外申請專利的數量逐年遞增。
目前，大部分國內企業對于海外專利的申請過程雖然有所了解，但對于審查意見答復的經驗還存在一定的不足。
特別是，由于不同國家/地區的法律法規以及實踐過程差異較大，在不同的國家/地區，申請文件的修改規則不盡相同，這給申請人帶來一定的挑戰。
本文從審查意見答復時申請文件的修改方面入手，探討歐美日韓等主流國家的申請文件的修改差異，意在為希望“專利出海”的企業提供一些幫助。
01、審查意見答復時修改申請文件的意義
中國專利法第三十三條規定：
申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。
針對于答復審查意見程序中的修改，專利法實施細則第五十一條第三款作出了更進一步的規定：
申請人在收到國務院專利行政部門發出的審查意見通知書后對專利申請文件進行修改的，應當針對通知書指出的缺陷進行修改。
申請人在答復審查意見通知書時可以對申請文件中的一些明顯錯誤進行修正。
更重要的是，申請人可以根據審查意見和審查員檢索到的對比文件，對申請文件進行更有針對性的修改。
通過修改來調整申請文件的保護范圍，可以使得申請文件滿足新穎性、創造性等實質性要求，進而使申請最終獲得授權。
02、答復審查意見時修改的兩大基本問題
有國內代理經驗的同行知道，在答復中國審查意見時，有兩個基本問題，第一是修改時機問題，第二是修改內容限制。
就時機而言，一旦進入意見答復階段，只能針對審查員指出的問題進行修改，而不能進行主動修改，修改次數沒有限定，根據審查情形而定。
根據審查指南第二部分第八章4.11.3.1節，如果審查員認為針對修改的文件有必要再次發出審查意見通知書，則審查程序尚未結束，申請人還有繼續修改的時機。
審查員通常會發兩次通知。
就修改內容限制而言，除受被動修改所限，最重要的限制是修改不能超出原申請文件記載的范圍。
比如，修改申請文件時，基本上是不能增加新的附圖，也不得對附圖進行實質上的修改。
對于說明書的修改也比較嚴格，一般在兩種情況下能夠對說明書進行修改，一種是根據權利要求的修改進行適應性修改，另一種則是進行明顯缺陷的修正。
在權利要求書修改方面，一般情況下，會對獨立權利要求進行修改。
常見的修改方式包括將從屬權利要求中的全部或者部分技術特征并入、將說明書中記載的技術特征并入以及將說明書附圖中記載的技術特征并入。
上述的修改方式都會導致獨立權利要求的保護范圍的縮小，這種縮小保護范圍的修改方式是符合專利法實施細則第五十一條第三款的規定的，基本上容易被審查員接受。
03、答復歐洲審查意見時修改特點
關于修改時機與修改內容限制，歐洲專利法第123條規定：
給予申請人至少一次修改的機會，不允許超出原申請的范圍。
總體來說，歐洲專利申請文件在修改上的要求和中國情況類似，屬于要求比較嚴格的。
一般來說，基本上是不能增加新的附圖的，也不得對附圖進行實質上的修改。
說明書涉及本申請的方案部分的修改同樣限制較多，除了明顯錯誤的修正，一般也不得修改說明書的內容。
在權利要求書的修改方面，與國內修改的情況類似，一般也會對獨立權利要求進行修改。
可以將從屬權利要求中的全部或者部分技術特征并入、將說明書中記載的技術特征并入以及將說明書附圖中記載的技術特征并入。
修改后，申請人需要給出明確的修改依據。
需要注意的是，歐洲審查意見一般會下發兩次以上，第一次為歐洲補充檢索報告的書面意見，由檢索審查員下發，一般給予六個月的答復期限。
此時，申請人具有針對檢索結果進行主動修改的時機。
當然，由于流程的特殊性，歐洲補充檢索報告的書面意見中對申請文件和對比文件之間的特征對比會比較簡單。
此時需要申請人對對比文件進行全面分析，以尋求最佳的修改方式，避免因為評述簡單而進行簡單答復，這對于縮短審查周期和減少整體費用具有關鍵性作用。
第二次才是正式的審查意見，由實審審查員下發，一般給予四個月的答復期限。
04、答復美國審查意見時修改特點
美國的審查過程和規定與中國差異較大，需要申請人特別留意。
關于修改時機，美國的審查過程相對靈活，雖然一般情況是兩次審查意見，第一次為非最終（Non-Final）審查意見，答復期限為三個月，第二次為最終（Final）審查意見，答復期限也是三個月。
但是，美國專利制度的特殊性在于可以通過繳納費用的方式提出繼續審查請求(RCE)。
理論上來說，只要一直付費，案件就可以一直處于審查過程中。
關于修改內容限制，雖然在法律規定上，美國專利法第132條規定：
任何修改都不得在本發明中引入新的內容。
即專利申請文件的修改同樣要求不得引入新的內容，但是，美國審查員對于“新的內容”的認定比較靈活。
主要有兩個特點：
第一，判斷權利要求修改是否超范圍不是根據是否“記載”而是是否滿足專利法112條有關原始申請文件支持的要求。
比如，在答復美國審查意見時，對獨立權利要求進行的刪除部分技術特征(該特征并非作出創造性貢獻的特征)的修改方式，在一定程度上，能夠被美國審查員所接受。
比如，獨立權利要求1中提到了特征“F部件與G部件通過螺釘連接”，根據美國聯邦法規要求(參見37 CFR 1.83 (a))，附圖中必須示出權利要求中提到的所有特征，在其它特征均在附圖中體現的情況下，如果上述特征“螺釘”并未在附圖中體現，且申請人也提供不了新的附圖(能夠示出“螺釘”)，那么，申請人可以將該特征“通過螺釘”刪除，那么新的獨立權利要求1中的保護范圍為“F部件與G部件連接”。
第二，權利要求也作為原始申請文件公開的一部分，因此，在權利要求公開了某些內容、包括圖形化內容的前提下，許多補充說明方面的修改均可以被美國審查員所接受。
根據專利代理實踐來看，不論是進入國家時的主動修改，還是審查意見中的修改，均可以對附圖進行修改或者增加新的附圖，當然上述修改也是需要滿足一定條件的，具體可參見美國專利審查指南MPEP608.01(l)。
對于說明書中涉及本申請的技術方案的部分，補充說明、增加原理性說明等方式也可以被美國審查員所接受。
雖然美國審查過程中對于修改的要求比較寬松，但是需要注意禁止反悔問題。
對于為了獲取專利授權而進行的縮小范圍的修改，如該范圍未在原權利要求書中存在，那么后續維權過程中很可能無法使用等同原則進行侵權主張。
此外，根據專利代理實踐，美國審查員對并列方案的處理比較友好。
美國允許申請人通過修改在權利要求書保留多個不存在單一性的方案。
舉例來說，在獨立權利要求不具備可專利性，而并列的多個從屬權利要求具備專利性時，將多個從屬權利要求的方案修改為多個獨立權利要求得到多個不同的保護范圍的修改方式可以被美國審查員所接受。
比如，獨立權利要求1不具備可專利性，從屬權利要求6和7均引用權利要求1.從屬權利要求6和7屬于并列方案并且均具備可專利性。
此時可以將從屬權利要求6中的附加技術特征并入至獨立權利要求1中作為新的獨立權利要求1.同時，將從屬權利要求7中的附加技術特征并入至獨立權利要求1中作為另一個獨立權利要求。
此時，申請人獲得了兩個完全不同的保護范圍的權利要求。
05、答復日本審查意見時修改特點
日本的修改時機與中國差異較大，需要申請人特別留意。
關于修改時機，相比較而言，日本的審查過程是較短的。
一般情況下，日本只下發一次審查意見通知書，答復期限為三個月。
在答復之后可能會直接授權或者直接駁回，駁回的情況下需要申請人根據實際情況考慮后續程序。
因此，對于日本申請文件修改而言，在OA1時進行主動修改并且一次修改到合適的范圍就顯得尤為重要。
此外，不同的修改時機，對修改內容的限制也是不同的。
對權利要求書作出修改的時機越晚，修改的自由度就越小。
具體來說，主動修改時，只要滿足“修改不超范圍”即可;在收到第一次審查意見通知書后，對申請文件的修改也較為寬松，需要滿足“修改不超范圍”和“修改前后的發明滿足單一性”兩個要求。
在答復駁回通知書時，對日本申請文件修改時，除了刪除權利要求等之外，只能進行進一步縮小權利要求的保護范圍的修改，該修改方式與國內存在較大差異。
下面舉個例子，如果答復第一次審查意見時對獨立權利要求(假設包括特征A、B、C)進行了縮小保護范圍的修改，并入一個技術特征(比如特征D)，那么在答復駁回通知書時僅能對該技術特征(特征D)進行進一步限定(特征D為D’)，而并入其他的技術特征(比如特征E)的修改方式是不被日本審查員所接受的。
06、答復韓國審查意見時修改特點
最后探討一下韓國專利申請在審查意見答復時的申請文件修改情況。
韓國和日本的審查過程比較類似，一般情況下，韓國也只下發一次審查意見通知書，答復期限為兩個月。
答復韓國審查意見時同樣需要考慮修改時機的問題，類似于日本，對權利要求書作出修改的時機越晚，修改的自由度就越小。
在答復韓國審查意見時，在答復第一次審查意見通知書和駁回通知書上的要求與日本很類似，在此不再贅述。
07、總結
總結來說，歐美日韓不同國家在答復審查意見時對申請文件的修改要求均在“不能超出原申請公開范圍”的框架下進行，但各個國家也存在不同的要求和特點。
在進行不同國家的審查意見答復時，需要充分利用各國的特點，綜合考慮保護范圍、審查周期、費用控制等情況得出最佳的修改策略。
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