上海市中小企業(yè)發(fā)展服務中心的《中小企業(yè)法律風險防范指南》第三章
知識產權風險的防范和應對實際上是一個非常廣泛的概念，不但內容涉及面廣，而且對于單個企業(yè)來說，也需針對其特定狀況為其設計出一套完整的知識產權戰(zhàn)略，所以，知識產權風險的防范和應對是個很復雜的工程。甚至單就研發(fā)階段而言，也可以分門別類地整理出諸多需要防范和控制的知識產權風險。筆者在此僅呼應上文實例中所揭示的三類知識產權風險，并在此基礎上提出可資借鑒的應對措施和防范建議。
(一)通過仔細的知識產權檢索分析排除研發(fā)的風險
研發(fā)方向的選擇和確定至關重要，企業(yè)在決心圍繞某一技術領域開展技術研發(fā)活動前，應當通過地毯式的專利檢索以識別出競爭對手圍繞此領域已經(jīng)申請或正在申請的專利，一方面可以借此關注競爭對手的研發(fā)現(xiàn)狀和趨勢，另一方面可以有效避開競爭對手已布局的專利的技術雷區(qū)，從而另辟蹊徑，圍繞新的領域進行探索和研發(fā)，避免無效性地重復研發(fā)。當然在此過程中，如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)競爭對手已布局的專利嚴重阻礙其研發(fā)活動，不可避免地要使用到競爭對手的專利技術，那么企業(yè)應當在專業(yè)人員的幫助下，仔細分析該專利技術。如果該專利技術不符合《專利法》所規(guī)定的專利授權條件，就積極向國家知識產權局專利復審委請求宣告專利無效;當然，如果該專利足夠穩(wěn)定，那么企業(yè)就不得不向競爭對手通過談判的方式得到實施該專利的許可。
在確定研發(fā)方向并實質性開展研發(fā)活動后，企業(yè)也應當關注自己研發(fā)成果的知識產權保護，并根據(jù)研發(fā)成果的特點選擇適宜的知識產權種類予以保護。如果技術具有較強的價值和較大的開發(fā)難度，難以為行業(yè)內競爭對手所攻克，建議采用商業(yè)秘密的方式予以保護，相反，如果技術壁壘并不高，行業(yè)內其他競爭對手在一定時間內亦可以研發(fā)出該類成果，則考慮用專利技術來保護。通過先行向國家知識產權局申請專利的方式占領該技術領域，即便競爭對手開發(fā)出該類成果，也不能使用該專有技術。此外，企業(yè)在申請專利的過程中，要注意全面準備申請材料、及時繳費，以妥善地完成專利申請工作。當然，如果企業(yè)的目標市場包括其他國家或地區(qū)，則應當將適合申請專利的研發(fā)成果盡快在目標市場所在國家申請專利，以防止產品在進入目標國家市場時，遭遇到該國家專利權人控告侵權的威脅。
為直觀地把控研發(fā)階段的專利風險，下表總結了常見的風險及其應對措施：
研發(fā)階段除防范專利和商業(yè)秘密的風險外，還涉及著作權和商標的相應風險排除。同一研發(fā)成果有時需要使用不同的知識產權類型來交叉保護，如計算機軟件的保護就可能同時涉及方法專利和著作權，在申請專利后，還應盡早就軟件本身提交著作權登記，以證明開發(fā)完成的時間和推定企業(yè)就源代碼享有著作權。此外，對于商標，為防止其后在推廣研發(fā)產品時使用與他人相同或近似的商標，首先圍繞商標也應該從事一輪檢索，以識別出沖突的在先注冊商標。如果企業(yè)在研發(fā)起初就已確定研發(fā)產品擬使用的商標，應當盡快就該商標提請注冊，以防他人搶注或在先注冊。如果企業(yè)執(zhí)意想使用他人已注冊的在先商標，可通過收購該商標、請求商標權人許可、與商標權人合作共同推廣產品等方式實現(xiàn)目的，甚至在極端情形下，也可通過對該商標向商標評審委員會提起宣告注冊商標無效的請求，或者向國家商標局以“連續(xù)三年不使用”為由撤銷該商標，從而消除他人在先注冊的障礙。
(二)通過簽訂協(xié)議的控制方式防止離職員工帶走企業(yè)的研發(fā)成果
大量的離職員工帶走企業(yè)研發(fā)成果的實際案例倒逼企業(yè)在員工入職之初直到離職，都要防范員工帶走企業(yè)的研發(fā)成果，具體可體現(xiàn)在以下方面：第一，在與員工簽訂《聘用合同》時，需將員工在完成工作任務或履行本職工作過程中所創(chuàng)造的知識產權權屬做出約定，即明確約定其工作成果歸屬于企業(yè);第二，在入職期間不斷對員工展開培訓，讓其了解企業(yè)的保密政策、知識產權歸屬原則以及所采取的相應保密措施等，讓員工始終知悉企業(yè)要求員工負有保密義務的范圍，更謹慎的企業(yè)甚至將員工遵守企業(yè)的保密政策情況納入員工績效考核的考量因素，督促其遵守公司的規(guī)定;第三，對企業(yè)的商業(yè)秘密采取按需知密的政策，界定不同層次的員工需要知悉的商業(yè)秘密種類和內容，采取相應技術措施和權限設置進一步鞏固這一政策;第四，通過與員工簽訂《保密協(xié)議》的方式要求員工即便是在離職后，也應當遵守企業(yè)的政策，對其在工作期間知悉的商業(yè)秘密負有保密義務，并可通過簽訂《競業(yè)禁止協(xié)議》的方式在一定時限和地域范圍內限制離職員工前往競爭對手處工作，進一步避免企業(yè)商業(yè)秘密的泄露。
值得一提的是，即便是離職員工泄露前雇主商業(yè)秘密的實例時有發(fā)生，但《保密協(xié)議》和《競業(yè)禁止協(xié)議》在實踐中發(fā)揮了相對令人滿意的效果，其組合使用的方式也在為越來越多的企業(yè)所采納和實行。須提及的是，根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》(以下簡稱“《勞動合同法》”)的規(guī)定，與離職員工簽訂《競業(yè)禁止協(xié)議》后，應當對離職員工進行經(jīng)濟補償，以彌補其不能在本專業(yè)領域內工作的損失。對此，《最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋(四)》第六條規(guī)定：“當事人在勞動合同或者保密協(xié)議中約定了競業(yè)限制，但未約定解除或者終止勞動合同后給予勞動者經(jīng)濟補償，勞動者履行了競業(yè)限制義務，要求用人單位按照勞動者在勞動合同解除或者終止前十二個月平均工資的30%按月支付經(jīng)濟補償?shù)模嗣穹ㄔ簯柚С帧Ｇ翱钜?guī)定的月平均工資的30%低于勞動合同履行地最低工資標準的，按照勞動合同履行地最低工資標準支付。”此外，根據(jù)《勞動合同法》的規(guī)定，競業(yè)禁止協(xié)議的限制期限不得超過兩年。
(三)與合作伙伴對研發(fā)成果的歸屬做出明確的書面約定，并在履約過程中審慎地維護自己的權利
如前文所述，合作研發(fā)過程中就研發(fā)成果的歸屬產生爭議的實例比比皆是，這就要求企業(yè)在開展研發(fā)活動之初，就與合作伙伴通過書面約定的方式對研發(fā)成果的歸屬做出安排。在設計研發(fā)成果歸屬條款時，須考慮到在爭議發(fā)生后，雙方往往怠于繼續(xù)履行合同，甚至會解除或終止合同，因此必須將合同解除、終止或因其他原因失效時，研發(fā)成果歸屬條款是否繼續(xù)有效的問題一并做出約定。與保密條款在合同解除或終止后繼續(xù)有效一樣，司法實踐中法院也會承認雙方做出的合同終止或解除后權屬條款繼續(xù)有效的約定。在復雜的合作研發(fā)過程中，可能會在主合同之外，另行簽訂補充協(xié)議，或者單就某項開發(fā)出的成果單獨做出約定，此時一定要注意主合同與補充協(xié)議或單獨約定的權屬條款之間是否抵觸的問題，以免在解釋上產生歧義。此外，企業(yè)在履約過程中，一定要重視采取合理的保密措施對合作方在合作研發(fā)過程中知悉的商業(yè)秘密進行保護，以免在其后的糾紛中被對方質疑沒有采取保密措施等。
合作研發(fā)過程中尤值一提的是，合作雙方有時會約定對合作開發(fā)的成果共同享有權利，而這也是最易產生爭議之處。大部分合作雙方在做出共同享有權利的約定后，往往不會對行使權利的方式做出詳細規(guī)定，導致在其后利用合作研發(fā)成果的過程中各執(zhí)一詞。根據(jù)《著作權法》和《專利法》的相關規(guī)定，著作權或專利權為共有的，任一共有方均有權就合作作品或共有專利對外許可，許可所產生的收益應在共有人之間分配，但不得未經(jīng)共有人同意擅自轉讓。
尤其是《著作權法》與《專利法》不同，《專利法》將共有人對外許可的方式限制為普通許可，但《著作權法》并未做出同樣的限定，因而可能會導致一方共有人將合作作品對外獨占許可后，另一方共有人喪失對外許可權利的情形，這在司法實踐中已有體現(xiàn)。因此，在涉及合作研發(fā)成果由合作雙方共有時，企業(yè)應就共有權的行使方式做出約定，并在合作方違約時，尋求合同法上的救濟。
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