前引
發明專利申請文件在提交或者審查過程中可能需要對申請文件進行相應的修改以使申請文件符合專利法、專利法實施細則和審查指南等相關規定的要求。這其中涉及到的對權利要求的修改尤為重要。在對權利要求修改的過程中，專利代理師通常基于權利要求的保護范圍、克服審查意見中指出的缺陷等因素來考慮對權利要求的修改，從而使得修改后的權利要求能夠解決審查意見中所指出的問題。然而，不管是申請人主動針對權利要求進行修改的過程中還是申請人在答復審查意見時被動對權利要求進行修改的過程中，修改都應遵守基本的原則，即：修改都應符合《專利法》第三十三條(下文稱為“A33”)的規定，對發明專利申請文件的修改不能超出原說明書和權利要求書記載的范圍。
關于“A33”之規定
A33規定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。
《專利審查指南》進一步規定：原說明書和權利要求書的記載的范圍包括原說明書和權利要求書文字記載的內容和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容。
從上述我國《專利法》和《專利審查指南》的相關規定，可以看出，判斷專利申請文件的修改是否超范圍的判斷標準是修改是否超出“原說明書和權利要求書記載的范圍”，即修改是否超出“原說明書和權利要求書文字記載的內容和根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內容”。
另外，最高人民法院在審理上訴人國家知識產權局與被上訴人成都某公司的發明專利申請駁回復審行政糾紛一案((2021)最高法知行終440號)中明確指出：對于“原說明書和權利要求書記載的范圍”，應該從所屬領域技術人員角度出發，以原說明書和權利要求書所公開的技術內容來確定。原說明書和權利要求書記載的范圍應該包括如下內容：一是原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容;二是所屬領域技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確地推導出的內容。雖然申請人在權利要求中增加的內容在原專利申請文件中并未明確記載，但是，如果該增加的內容已為原專利申請文件所隱含公開，屬于所屬領域技術人員通過閱讀原專利申請文件，結合發明目的，能夠直接、明確地推導出的內容，則該修改應該得到允許。該行政糾紛案的涉案專利要求保護一種高壓自緊式法蘭。原說明書和權利要求書雖然沒有明確記載β與α的關系，但在β>α及β=α的情況下，均無法實現本申請說明書所記載的壓力越高、自緊密封性能越好的技術效果。可見，雖然β<α沒有記載在原專利申請文件中，但本領域技術人員從原說明書和權利要求書中可以直接、明確地推導出，只有在β<α的情況下，才能實現本申請說明書所記載的技術效果，實現本申請的發明目的，β<α已被原專利申請文件所隱含公開。
結合以上，在對專利申請文件進行修改后，如果站位所屬領域的技術人員，修改后的內容既沒有被原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達，也不是通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確地推導出的內容，則認為修改超出了原說明書和權利要求書記載的范圍。要注意的是，“可以直接、明確地推導出的內容”包括申請文件所隱含公開的內容，特別是，修改后的技術特征雖然沒有明確記載在原申請文件中，但是結合發明目的及記載的技術效果等綜合判斷后認為只有在修改后的特征的情形下才能實現發明目的，則該修改后的技術特征是屬于原申請文件隱含公開的內容。
判斷修改是否超范圍的基礎
對于普通申請和分案申請，申請人在申請日提交的原說明書、附圖和權利要求書是申請人對申請文件進行修改的唯一依據。這里所說的申請日不包括優先權日，但是由于分案申請可以保留原申請日，故分案申請的申請日是指原申請的申請日。
對于進入國家階段的PCT國際申請，原始提交的國際申請文件作為對申請文件修改的法律依據。因此，對于PCT國際申請而言，A33中的原說明書和權利要求書是指原始提交的國際申請的說明書、權利要求書及附圖。
以下，筆者根據實務中的實踐經驗以及過往案件的處理經歷來就判斷權利要求的修改是否超出原說明書和權利要求書記載的范圍時的一些考量進行一些探討。
案例分析
（一）根據方法權利要求判斷介質權利要求是否超范圍
專利法實施細則第四十九條規定，依照本細則第四十八條規定提出的分案申請，可以保留原申請日，享有優先權的，可以保留優先權日，但是不得超出原申請記載的范圍。雖然專利法實施細則第四十九條具體地規定了分案申請不得超出原申請記載的范圍，但在專利確權以及無效階段似乎都更普遍采用A33來評價分案申請的修改超范圍問題。
? 案例一
本案是分案申請，在本案修改后的權利要求1中保護：一種計算機實現的方法，包括：
A;B;C;D;以及至少部分地基于所述放棄元數據集合，從多個放棄的原因中確定與多個多媒體流的至少一部分相關聯的放棄原因，其中所述放棄原因選自所述多個放棄的原因，以及其中所述多個放棄的原因包括技術錯誤和內容錯誤(下稱技術特征“E”)。
權利要求9.一種非暫時性計算機可讀存儲介質，……，所述可執行指令使所述計算機系統至少：
A;B;C;D;以及E。
審查員在審查本案時指出，權利要求1記載了上述技術特征E，然而該技術特征E既沒有記載在說明書相關段落以及說明書附圖中，也不能根據原說明書和權利要求書文字記載的內容以及說明書附圖直接地、毫無意義地確定，因此上述技術特征E超出了原說明書和權利要求書記載的范圍，不符合專利法第33條的規定。權利要求9是與權利要求1的方法權利要求相對應的介質權利要求，基于相同的理由權利要求9也不符合專利法33條的規定。
對此，筆者仔細查閱了母案的原說明書記載的內容后認為，權利要求1的技術特征E能夠根據本申請的母案的原說明書公開文本第[095]段和第[0187]段記載的內容直接地、毫無疑義地確定。具體地，根據母案的原說明書公開文本第[0187]段中記載的內容“至少部分地基于所述放棄元數據集合確定與所述多個多媒體流的至少一部分相關聯的放棄原因”和母案的原說明書公開文本第[095]段中記載的內容“可以檢測許多不同類型的錯誤，諸如與編碼格式有關的技術錯誤、與網絡狀態有關的技術錯誤以及放棄的歸因。可以將放棄歸因于片段的內容(例如，在與片段相關聯的清單中標記的元數據)、特定類型片段的持續時間或特定類型片段的出現次數。例如，放棄可能歸因于插入太多連續廣告”，所屬領域技術人員能夠直接地、毫無疑義地確定本申請修改后的權利要求1中的技術特征E“至少部分地基于所述放棄元數據集合，從多個放棄的原因中確定與多個多媒體流的至少一部分相關聯的放棄原因，其中所述放棄原因選自所述多個放棄的原因，以及其中所述多個放棄的原因包括技術錯誤和內容錯誤”。
據此，筆者認為，本申請修改后的權利要求1的技術方案能夠根據本申請原說明書和權利要求書記載的內容直接地、毫無疑義地確定，沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，符合A33的規定。
另外，本申請的權利要求9要求保護的非暫時性計算機可讀存儲介質中存儲的代碼指令在被計算機系統執行時使計算機系統所執行的操作與本申請修改后的權利要求1的計算機實現的方法中的計算機所執行的操作完全相同。此外，基于本申請的說明書公開文本第[0246]段中記載的內容“在一些實施方案中，代碼存儲在一個或多個非暫時性計算機可讀存儲介質的集合上，所述非暫時性計算機可讀存儲介質上存儲有可執行指令，所述可執行指令在由計算機系統的一個或多個處理器執行時(即，作為被執行的結果)致使計算機系統執行本文描述的操作”，所屬領域技術人員將能夠理解，計算機實現的方法所執行的操作能夠被存儲在非暫時性計算機可讀存儲介質上。鑒于上述以及與針對修改后的權利要求1所陳述的基本相同的理由，修改后的權利要求9的技術方案能夠根據本申請原說明書和權利要求書記載的內容直接地、毫無疑義地確定。
在上述案例的后續審查中，審查員接受了專利申請人的以上意見陳述，認定本專利申請的權利要求1和9均沒有超出原始權利要求和說明書的范圍(案例來源于真實案件但具體表述上有修改)。
從上述案例可以看出，在答復修改超范圍的審查意見時，要站在所屬領域的技術人員的角度上去思考問題，從整體上判斷修改是否超范圍。例如，如果說明書(含附圖)中有完全一致的描述，則可以根據說明書中的文字記載來闡述修改不超出原說明書和權利要求書記載的范圍的依據。如果說明書中有相應但非完全一致的描述，則可能需要站在所屬領域技術人員的角度上來判斷根據說明書中記載的內容是否能夠“直接且毫無疑義地確定”修改后的內容。
（二）修改獨立權利要求時需要兼顧考慮從屬權利要求的技術方案
從屬權利要求所要求保護的技術方案是由獨立權利要求的技術特征和該從屬權利要求的附加技術特征共同構成的技術方案。在對獨立權利要求進行修改并且確認修改后的獨立權利要求不超范圍的情況下，還應對從屬于該修改后的獨立權利要求的從屬權利要求是否超范圍進行判斷。
例如，案例權項的引用關系如下：
1.包括特征A
2.引權1.還包括特征B
3.引權1.還包括特征C
在修改權利要求時，如果將權利要求3的附加技術特征C并入到權利要求1中，則修改后的技術方案是A+C，而A+C的技術方案在原權利要求3有記載，因此修改后的權利要求1必然不會超出原說明書和權利要求書記載的范圍。但是，需要注意的是，此時還需要考慮在修改權利要求1之后，從屬于權利要求1的權利要求2是否超出原說明書和權利要求書記載的范圍呢?畢竟，原權利要求記載的方案只有A、A+B、A+C 三個方案，而在對權利要求1進行修改之后，權利要求2的技術方案將會變成A+B+C，需要對A+B+C這樣的技術方案是否超出原說明書和權利要求書記載的范圍進行判斷。
? 案例二
在本案的權利要求1限定的元件中，申請人將原權利要求1中的元件“包括第一光柵區域(設置有第一光柵)和第二光柵區域(設置有第二光柵)”修改為該元件“包括第一光柵區域(設置有第一光柵)、第二光柵區域(設置有第二光柵)、第三光柵區域(設置有第三光柵)和第四光柵區域(設置有第四光柵)”從而克服了審查意見中指出的權利要求1沒有創造性的缺陷。
但，在本案的從屬于權利要求1的權利要求3中，其附加技術特征為“該元件還包括內耦合光柵，所述內耦合光柵、所述第一光柵和所述第二光柵被選擇成使得它們的光柵矢量之和為零矢量”。此時，需要進一步判斷在修改后的權利要求1的基礎上，修改后的權利要求3的技術方案，即該元件“包括第一光柵區域(設置有第一光柵)、第二光柵區域(設置有第二光柵)、第三光柵區域(設置有第三光柵)、第四光柵區域(設置有第四光柵)和內耦合光柵，且所述內耦合光柵、所述第一光柵和所述第二光柵被選擇成使得它們的光柵矢量之和為零矢量”是否超出原說明書和權利要求書記載的范圍。
筆者查閱原申請文件后發現，原申請文件中僅描述了在具有內耦合器和EPE的實施例中光柵矢量被選擇成使得它們的總和是零矢量，而在元件包括第一至第四光柵區域和內耦合光柵的情況下，說明書并沒有記載內耦合光柵、所述第一光柵和所述第二光柵被選擇成使得它們的光柵矢量之和為零矢量。另外，筆者仔細研究了申請文件的技術方案，結合本申請的發明目的及文件中所記載的技術效果等判斷，難以認定在元件包括第一至第四光柵區域和內耦合光柵的情況下，也必須滿足內耦合光柵、第一光柵和第二光柵被選擇成使得它們的光柵矢量之和為零矢量，否則將無法實現本申請所要實現的發明目的。由此，筆者以為，在權利要求1進行修改后，從屬于該修改后的權利要求1的從屬權利要求3的技術方案確實無法由原說明書及附圖和權利要求書所記載的內容直接地、毫無疑義地確定，超出了原說明書和權利要求書記載的范圍。(案例來源于真實案件但具體表述上有修改)
以上，筆者根據對A33的理解并結合實踐提供了在判斷權利要求的修改是否“超出原說明書和權利要求書記載的范圍”時的一些考量。當然，關于是否“超出原說明書和權利要求書記載的范圍”的判斷的考量思路并不局限于以上示例。
結語
申請人對其專利申請文件的修改不符合A33規定的，既是在初步審查和實質審查過程中駁回該專利申請的理由，也是授予專利權之后宣告該專利權無效的理由。
因此，代理師在分析修改是否超出原說明書和權利要求書記載的范圍時，需要根據申請文件的技術方案并結合申請的發明目的及文件中所記載的技術效果等進行全面分析、綜合判斷。
(原標題：關于權利要求修改超范圍的判斷)
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