在書籍/電影《閃靈》中，遠景酒店因其土地上的過往罪行而被幽靈糾纏，仿佛是為了讓現任住戶贖罪。然而，盡管有這樣超自然的例子，法官Rodney Gilstrap最近拒絕[1]將這一理念適用于涉及公平、合理和非歧視性(FRAND)許可義務的專利糾紛中。
G+ Communications, LLC訴三星案
在G+ Communications, LLC訴三星電子有限公司、三星電子美國公司(案件編號：2:22-CV-00078-JRG，德克薩斯東區)一案中，又出現了[2]關于FRAND許可義務的引人關注的中間裁定。本案的核心問題是：前任專利所有者中興通訊在轉讓專利前的行為，是否會因為與專利相關的FRAND許可義務，歸因于后續專利持有人G+。
根據2024年1月8日發布的《備忘錄意見和命令》，三星和中興于2019年開始就包括本案涉案專利在內的相關事項進行談判。然而，在雙方達成任何三星-中興的許可協議之前，涉案專利通過專利購買協議(PPA)被轉讓給了G+。根據PPA條款，中興保留了“G+通過許可獲得的所有收益中的20%凈專利使用費”，俗稱“后端分成(back-end)”，并且進一步同意“與G+合作推進G+的許可工作”。基于這些事實，三星希望向陪審團提交以下證據，以支持其違約反訴：
“(1)三星與中興許可談判的時間表;(2)中興在明知的情況下故意未將涉案專利納入與三星的許可協議中，并且隱瞞了其將專利轉讓給G+的事實;(3)中興在同一時期將涉案專利許可給三星的競爭對手——蘋果;(4)中興將涉案專利出售給G+;(5)中興保留了涉案專利的20%權益。”
對歸責論點的分析
為了支持其專利屬于財產的論點，因此前任所有者中興的行為應歸因于現任所有者G+，三星引用了三個前任所有者行為隨專利轉移的案例。然而，法官Rodney Gilstrap將這些案例與當前情況區分開來：
“這些案例沒有一個能說明為何中興的行為會構成對涉案專利的負擔。最多，這些案例只是表明，在衡平法的框架下，前任所有者的行為可能會阻止專利的行使。但它們并未解釋為何前任所有者的行為會在所有情況下對專利構成負擔，特別是讓后續權利持有人因合同違約而承擔責任。雙方均不爭議，法院也認定，FRAND承諾是一種合同義務，屬于法律范疇，而非衡平法性質。”
隨后，法官Rodney Gilstrap審議了G+提出的主張，即三星的立場與法國法律相悖，該分析從承認法國“契約相對性規則”的開始：
“法國遵循‘契約相對性規則’，根據該規則，受讓人從他人處取得財產或權利時，不受轉讓人所訂立合同的約束，即使該合同涉及轉讓的財產或權利。受讓人也不對轉讓人在轉讓前違反合同或義務負責，即使該違約或義務與所轉讓的財產或權利相關。”
然而，根據該裁決，該規則在某些情況下不適用，例如當雙方同意轉讓義務時，或者“當合同或承諾可被視為對已轉讓的財產或權利的負擔”時。在駁回三星關于契約相對性原則不適用的論點(即G+是中興的“另一個自我”)時，法官Rodney Gilstrap作出以下裁定：
“該論點不成立。首先，三星未能在法國法律中提供支持其論點的法律依據。在現有記錄基礎上，法院無從假設法國法律如三星所主張的那樣適用。其次，三星未能證明本案事實如何能夠確立G+是中興的‘另一個自我’。確立一個實體是另一個實體的‘另一個自我’需要極高的標準，且難以達成。”
由于未能向G+提供充分的歸責理論通知，三星在程序上也未能獲勝。
故意侵權和一般敘述
雖然如此，《備忘錄意見和命令》指出，三星并未被禁止基于其他理由依賴中興的過去行為：
“確實，法院認為三星所提出的事實具有相關性，并且在作為三星針對G+的故意侵權指控的辯護部分時具有證明力。如果三星合理地認為，其在2021年7月9日從中興獲得的許可中已經包含了涉案專利，而隨后卻驚訝地發現G+對同一專利提出許可要求，這可能在某種程度上反駁G+的故意侵權指控。故意侵權是一項需要‘綜合考慮所有情況’的調查，而這些情況構成了這種整體……這些事實也可能與三星案件中的整體敘述相關。”
總的來說，類似于Jack在《閃靈》中因在遠景酒店逗留過久而被追責的情境，似乎顯得有些不公平，因為真正影響局勢的，是那些困擾酒店的幽靈。
注釋：
[1]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2024/01/1783000-1783531-opinion.pdf
[2]https://ipwatchdog.com/2023/12/21/top-us-frand-rand-licensing-developments-2023-part-everybody-pool/id=170883/
(原標題：G+ Communications訴三星案：現專利持有人無須為前任過失負責)
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