當參數(shù)特征難以進行比對時，需要站位本領(lǐng)域技術(shù)人員綜合判斷該特征能否推定公開。此時既要考慮專利說明書記載的內(nèi)容，例如原料和工藝步驟的異同，也要站位本領(lǐng)域技術(shù)人員通過相關(guān)經(jīng)驗公式的計算、其他關(guān)聯(lián)參數(shù)的印證等多個維度綜合判斷。審查決定中的上述判斷原則，為包含參數(shù)特征的產(chǎn)品權(quán)利要求的審理提供了范例。
在無效宣告請求程序中，對于已經(jīng)授予專利權(quán)的包含參數(shù)特征的產(chǎn)品權(quán)利要求的創(chuàng)造性審查更應(yīng)審慎，需要站在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度判斷參數(shù)特征對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和/或組成的影響，既要避免不當適用審查指南中的推定規(guī)則，損害專利權(quán)人的利益和創(chuàng)新積極性，又要防止把那些僅僅通過應(yīng)用撰寫技巧產(chǎn)生的形式上與現(xiàn)有技術(shù)有區(qū)別、但實質(zhì)上與現(xiàn)有技術(shù)相同的產(chǎn)品納入專利保護范圍，使得產(chǎn)品專利保護期不合理的延長，從而妨礙社會公眾利益。
2023年度專利復(fù)審無效十大案件解讀|附?jīng)Q定
復(fù)審無效十大案件①|(zhì)交叉領(lǐng)域內(nèi)權(quán)利要求的理解及貢獻的把握——“聚氨酯拋光墊”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案
復(fù)審無效十大案件②|含有參數(shù)特征專利說明書充分公開的判斷——“一種安全鋰離子電池單元及安全鋰離子電池組”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案
復(fù)審無效十大案件③|創(chuàng)造性審查中技術(shù)方案的整體考量——“發(fā)送控制信令的方法和裝置”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案
復(fù)審無效十大案例④|優(yōu)先權(quán)審查中主體資格的核查——“用于序列操縱的系統(tǒng)、方法和優(yōu)化的指導(dǎo)組合物的工程化”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案
復(fù)審無效十大案件⑤|結(jié)論相反實驗數(shù)據(jù)的審查——“能夠控釋活性成分的可分割的蓋侖制劑形式”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案
【十大案件】“聚(亞芳基醚)共聚物”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案
【案情介紹】
涉案專利名稱為“聚(亞芳基醚)共聚物”(專利號:ZL200680046261.0)，專利權(quán)人為高新特殊工程塑料全球技術(shù)有限公司，無效宣告請求人為河北健馨生物科技有限公司。
聚(亞芳基醚)共聚物是世界五大通用工程塑料之一,作為高頻覆銅板的核心基材成分，其性能指標決定了電子設(shè)備主板的設(shè)計和制造能力，是電子產(chǎn)品創(chuàng)新和發(fā)展的重要影響因素之一。
經(jīng)審理，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出第560904號無效宣告請求審查決定，維持專利權(quán)有效。
【典型意義】
高分子化學(xué)領(lǐng)域常見使用復(fù)雜多樣的參數(shù)對專利權(quán)利要求進行限定，參數(shù)特征是否被現(xiàn)有技術(shù)公開是該領(lǐng)域案件審理的難點之一。本案結(jié)合高分子化學(xué)領(lǐng)域的特點，詮釋了參數(shù)特征是否被現(xiàn)有技術(shù)公開的判斷原則：當參數(shù)特征難以進行比對時，需要站位本領(lǐng)域技術(shù)人員綜合判斷該特征能否推定公開。此時既要考慮專利說明書記載的內(nèi)容，例如原料和工藝步驟的異同，也要站位本領(lǐng)域技術(shù)人員通過相關(guān)經(jīng)驗公式的計算、其他關(guān)聯(lián)參數(shù)的印證等多個維度綜合判斷。審查決定中的上述判斷原則，為包含參數(shù)特征的產(chǎn)品權(quán)利要求的審理提供了范例。
此外，對于在無效程序中如何看待專利權(quán)人在授權(quán)程序中意見陳述的法律效果，本案也進行了闡釋。
【十大案件】評析“聚(亞芳基醚)共聚物”發(fā)明專利權(quán)無效宣告請求案
創(chuàng)造性中參數(shù)特征是否構(gòu)成區(qū)別特征的判斷
在化學(xué)領(lǐng)域，產(chǎn)品權(quán)利要求通常采用結(jié)構(gòu)、組成特征來表征或者定義。近年來，隨著對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與性能關(guān)系研究的不斷深入及各種測試和表征技術(shù)的飛速發(fā)展，需要借助參數(shù)表征的專利申請日益增多，且表征所用的參數(shù)本身也呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化態(tài)勢。究其原因，很大程度上是由于僅采用結(jié)構(gòu)和/或組成特征已經(jīng)無法清楚地表征化學(xué)產(chǎn)品或者與現(xiàn)有技術(shù)進行區(qū)分。
參數(shù)特征由于屬于并非直接對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和/或組成進行限定的技術(shù)特征而有其特殊性，對同一產(chǎn)品的不同物理化學(xué)性質(zhì)的描述會使同一產(chǎn)品出現(xiàn)不同的表征形式。如果要求保護的產(chǎn)品實質(zhì)與現(xiàn)有技術(shù)所公開的產(chǎn)品相同，只是對現(xiàn)有技術(shù)未明確披露的參數(shù)進行了描述，這樣的專利申請獲得授權(quán)顯然是不合理的，也有違專利制度保護和鼓勵創(chuàng)新的設(shè)立初衷。因此，在審查實踐中，判斷各種層出不窮、花樣繁多的參數(shù)是否構(gòu)成與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別就成為案件審理的難點。本文借助一起專利權(quán)無效宣告請求案，探析上述問題的判斷思路。
該案涉及名稱為“聚(亞芳 基醚)共 聚物”(專利號：ZL200680046261.0)的發(fā)明專利，專利權(quán)人為高新特殊工程塑料全球技術(shù)有限公司，無效宣告請求人為河北健馨生物科技有限公司。國家知識產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審理作出第560904號無效宣告審查決定，維持該專利權(quán)有效。
該案審理涉及多個無效理由和爭議焦點，鑒于篇幅所限，本文重點分析創(chuàng)造性中參數(shù)特征是否構(gòu)成區(qū)別特征的判斷。
涉案專利的獨立權(quán)利要求1保護一種聚亞芳基醚共聚物，其由2.6-二甲基苯酚和2.2-雙(3.5-二甲基-4-羥基苯基)丙烷氧化共聚得到，權(quán)利要求中通過四個參數(shù)特征：“每分子包含平均1.8-2個羥基”(下稱羥基數(shù))、“具有0.04-0.15分升/克的特性粘度”(下稱特性粘度)、“包含10-70摩爾百分比的包含衍生自二元酚的末端單元的共聚物鏈”(下稱二元酚末端含量)、“包含0.5-1.5重量百分比的衍生自3.3’，5.5’-四甲基-4.4’-聯(lián)苯酚的單元”(下稱聯(lián)苯酚單元含量)表征最終的聚合物。
作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，證據(jù)1同樣涉及聚亞芳基醚共聚物，其由2.6-二甲基苯酚和2.2’，3.3’，5.5’-六甲基-(1.1’-聯(lián)苯基)-4.4’-二醇氧化共聚得到，并通過四個參數(shù)：數(shù)均分子量、重均分子量、分子量分布寬度以及羥基當量表征最終的聚合物。
可見，涉案專利與最接近的現(xiàn)有技術(shù)在二元酚單體的選擇以及參數(shù)的表征手段上均存在不同，這些看起來不同的參數(shù)內(nèi)部之間是否存在著直接或間接的關(guān)聯(lián)，表現(xiàn)的技術(shù)效果又是否相同，是本案審理的重點之一。
請求人主張，涉案專利權(quán)利要求1中的參數(shù)特征羥基數(shù)、特性粘度、二元酚末端含量均被證據(jù)1公開，權(quán)利要求1與證據(jù)1的區(qū)別僅在于：二元酚種類及聯(lián)苯酚單元含量。專利權(quán)人則認為，請求人所述的上述三個參數(shù)均未被證據(jù)1公開。
相關(guān)規(guī)定
對于包含參數(shù)特征的產(chǎn)品權(quán)利要求，《專利審查指南》第二部分第三章第3.2.5節(jié)規(guī)定：“對于這類權(quán)利要求，應(yīng)當考慮權(quán)利要求中的性能、參數(shù)特征是否隱含了要求保護的產(chǎn)品具有某種特定結(jié)構(gòu)和/或組成。如果該性能、參數(shù)隱含了要求保護的產(chǎn)品具有區(qū)別于對比文件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成，則該權(quán)利要求具備新穎性;相反，如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)該性能、參數(shù)無法將要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品區(qū)分開，則可推定要求保護的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品相同，因此申請的權(quán)利要求不具備新穎性，除非申請人能夠根據(jù)申請文件或者現(xiàn)有技術(shù)證明權(quán)利要求中包含性能、參數(shù)特征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品在結(jié)構(gòu)和/或組成上不同。”并指出“上述第3.2.1至3.2.5節(jié)中的基準同樣適用于創(chuàng)造性判斷中對該類技術(shù)特征是否相同的對比判斷”。
《專利審查指南》第二部分第十章第5.3節(jié)規(guī)定：“對于用物理化學(xué)參數(shù)表征的化學(xué)產(chǎn)品權(quán)利要求，如果無法依據(jù)所記載的參數(shù)對由該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對比文件公開的產(chǎn)品進行比較，從而不能確定采用該參數(shù)表征的產(chǎn)品與對比文件產(chǎn)品的區(qū)別，則推定用該參數(shù)表征的產(chǎn)品權(quán)利要求不具備專利法第二十二條第二款所述的新穎性。”
具體判斷方式
《專利審查指南》中給出了包含參數(shù)特征產(chǎn)品權(quán)利要求新穎性判斷中的推定規(guī)則，然而，如何進一步判斷權(quán)利要求中的參數(shù)特征是否“隱含了要求保護的產(chǎn)品具有區(qū)別于對比文件產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和/或組成”，《專利審查指南》中并未對此具體說明。
該案中，針對權(quán)利要求中的多個參數(shù)特征，合議組結(jié)合高分子化學(xué)領(lǐng)域的特點，詮釋了參數(shù)特征是否構(gòu)成區(qū)別特征的判斷方式：
首先，如果現(xiàn)有技術(shù)中記載的參數(shù)與涉案專利權(quán)利要求中限定的參數(shù)特征能夠比較，即，現(xiàn)有技術(shù)明確記載了與涉案專利相同的參數(shù)，或者雖然未明確記載該參數(shù)，但是能夠通過例如計算等方式直接確定，此時可將現(xiàn)有技術(shù)記載的參數(shù)與涉案專利直接進行比對，判斷二者是否相同。如涉案專利中的羥基數(shù)，雖然證據(jù)1中未直接記載該參數(shù)，然而，證據(jù)1中公開了聚合物的分子量和羥基當量，本領(lǐng)域技術(shù)人員知曉，羥基數(shù)=分子量/羥基當量，通過計算，得知證據(jù)1中羥基數(shù)落入本專利范圍內(nèi)，即，權(quán)利要求1中的羥基數(shù)已經(jīng)被證據(jù)1公開。
其次，由于參數(shù)的選取、描述空間較大，專利權(quán)人除了選取已知參數(shù)，還可能會選取現(xiàn)有技術(shù)從未出現(xiàn)或未關(guān)注的自定義參數(shù)，因而，在審查實踐中更為常見的情形是現(xiàn)有技術(shù)中記載的參數(shù)與涉案專利無法比較，從而接下來還需要判斷是否能夠推定該參數(shù)相同，判斷時需要綜合考慮專利文件記載的所有內(nèi)容以及現(xiàn)有技術(shù)給出的相關(guān)技術(shù)信息，在高分子領(lǐng)域通常從原料和工藝步驟、相關(guān)經(jīng)驗公式、其他關(guān)聯(lián)參數(shù)等維度進行考量。具體到該案：
對于特性粘度，本領(lǐng)域存在如下的經(jīng)驗公式：[η]=KMα，其中，K是取決于測試溫度和相對分子質(zhì)量范圍的常數(shù)，α是取決于溶液中高分子鏈形態(tài)的參數(shù)。可見，在測試溫度和測試溶劑相同的情況下，聚合物的特性粘度除了與分子量相關(guān)外，還與聚合物分子鏈相關(guān)。涉案專利中聚(亞芳基醚)共聚物的二元酚原料與證據(jù)1不同，形成的聚合物鏈也存在較大差異，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確認二者在氯仿中是否具有相同的高分子鏈形態(tài)，從而無法確認證據(jù)1中的雙官能亞苯基醚低聚物在25℃氯仿中測量時也具有與本專利相同的特性粘度。因此，無法推定二者特性粘度相同，故權(quán)利要求1中的特性粘度構(gòu)成了與證據(jù)1的區(qū)別特征。
對于二元酚末端含量，合議組從多個維度對該參數(shù)特征是否與證據(jù)1構(gòu)成區(qū)別特征進行了分析。一方面，合議組考察了原料及工藝步驟，由于證據(jù)1中的二元酚單體不同于本專利，其反應(yīng)活性及存在的副反應(yīng)等均可能不同于本專利，本領(lǐng)域技術(shù)人員無法僅依據(jù)“證據(jù)1記載的制備條件包括一元酚與二元酚、一元酚和二元酚的摩爾比、殘余單體的重量百分比等條件”都落入本專利范圍內(nèi)，即得出證據(jù)1中二元酚末端含量與本專利相同的結(jié)論。另一方面，合議組還考察了本專利說明書中記載的其他關(guān)聯(lián)參數(shù)，雖然本專利說明書中記載了二元酚末端含量隨著聚(亞芳基醚)的特性粘度而變化，然而這并不意味著所述含量僅取決于聚合物的特性粘度，而且本領(lǐng)域技術(shù)人員無法確認證據(jù)1中的雙官能亞苯基醚低聚物在25℃氯仿中測量時也具有與本專利相同的特性粘度，因此，由本專利記載的上述內(nèi)容同樣無法推定證據(jù)1中的二元酚末端含量與本專利相同;此外，無效宣告請求人在無效程序中反復(fù)主張，在授權(quán)程序中審查員認定證據(jù)1已經(jīng)公開了該特征，專利權(quán)人對此沒有進行爭辯而是在權(quán)利要求中補入了其他特征，可見其也認可該特征被證據(jù)1公開。合議組經(jīng)過查證后認為，專利權(quán)人在專利授權(quán)程序中未對審查員認定的已公開特征進行爭辯并不意味著其認可該特征已經(jīng)被現(xiàn)有技術(shù)公開，而對權(quán)利要求書進行修改也僅僅是為了克服缺陷，獲得對自己有利的結(jié)果。此外，無論專利權(quán)人是否承認權(quán)利要求中的特征被現(xiàn)有技術(shù)公開，在確定區(qū)別特征時，仍應(yīng)站位本領(lǐng)域技術(shù)人員客觀進行分析判斷。因此，權(quán)利要求1中的二元酚末端含量構(gòu)成與證據(jù)1的區(qū)別特征。
啟示與思考
《專利審查指南》第二部分第十章第4.3節(jié)規(guī)定：“允許用物理、化學(xué)參數(shù)來表征化學(xué)產(chǎn)品權(quán)利要求的情況是：僅用化學(xué)名稱或者結(jié)構(gòu)式或者組成不能清楚表征的結(jié)構(gòu)不明的化學(xué)產(chǎn)品。參數(shù)必須是清楚的。”可見，審查指南中雖然允許采用物理、化學(xué)參數(shù)表征產(chǎn)品權(quán)利要求，但對其進行了特別的限定。參數(shù)的特殊性使得它每每一出場即自帶焦點，圍繞著參數(shù)展開的創(chuàng)造性中區(qū)別特征的判斷也是審查實踐中最典型、最具爭議的內(nèi)容。
無效宣告請求程序是在一件專利申請被依法授權(quán)后再進行確權(quán)的程序。一旦專利權(quán)被宣告無效，專利權(quán)人將承擔較為嚴重的法律后果，即被宣告無效的專利權(quán)視為自始即不存在。因此，在無效宣告請求程序中，對于已經(jīng)授予專利權(quán)的包含參數(shù)特征的產(chǎn)品權(quán)利要求的創(chuàng)造性審查更應(yīng)審慎，需要站在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度判斷參數(shù)特征對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和/或組成的影響，既要避免不當適用審查指南中的推定規(guī)則，損害專利權(quán)人的利益和創(chuàng)新積極性，又要防止把那些僅僅通過應(yīng)用撰寫技巧產(chǎn)生的形式上與現(xiàn)有技術(shù)有區(qū)別、但實質(zhì)上與現(xiàn)有技術(shù)相同的產(chǎn)品納入專利保護范圍，使得產(chǎn)品專利保護期不合理的延長，從而妨礙社會公眾利益。
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