專利申請權利要求新增專利申請文件隱含公開內容的修改超范圍判斷
——（2021）最高法知行終440號
【裁判要旨】
專利授權程序中，申請人修改權利要求時，增加的內容在原專利申請文件中雖未予明確記載，但已為原專利申請文件隱含公開，則該修改不違反專利法第三十三條之規定，應當得到允許。
【關鍵詞】
專利申請 駁回復審 隱含公開 修改超范圍
【基本案情】
在上訴人國家知識產權局與被上訴人成都植源機械科技有限公司(以下簡稱植源公司)發明專利申請駁回復審行政糾紛案中，涉及申請號為201611044305.8、名稱為“一種高壓自緊式法蘭”的發明專利申請(以下簡稱本申請)。國家知識產權局原審查部門經審查認為，本申請權利要求1-6不具備創造性，駁回了植源公司的申請。植源公司在復審程序中修改了權利要求1.增加了“β<α”等內容。國家知識產權局認為，增加“β<α”，超出了原說明書和權利要求書記載的范圍，不符合專利法第三十三條的規定，故作出決被訴決定維持駁回決定。植源公司認為，該修改沒有超出原說明書和權利要求書記載的范圍，故向北京知識產權法院(以下簡稱一審法院)提起訴訟。
一審法院認為，植源公司的修改內容可以由原說明書和權利要求書所記載的內容直接地、毫無疑義地確定，該修改符合專利法第三十三條的規定，判決撤銷被訴決定，國家知識產權局重新作出決定。國家知識產權局不服，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院于2022年7月13日判決駁回上訴，維持原判。
【裁判意見】
最高人民法院二審認為，專利法第三十三條規定，申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。對于“原說明書和權利要求書記載的范圍”，應該從所屬領域技術人員角度出發，以原說明書和權利要求書所公開的技術內容來確定。原說明書和權利要求書記載的范圍應該包括如下內容：一是原說明書及其附圖和權利要求書以文字或者圖形等明確表達的內容;二是所屬領域技術人員通過綜合原說明書及其附圖和權利要求書可以直接、明確地推導出的內容。雖然申請人在權利要求中增加的內容在原專利申請文件中并未明確記載，但是，如果該增加的內容已為原專利申請文件所隱含公開，屬于所屬領域技術人員通過閱讀原專利申請文件，結合發明目的，能夠直接、明確地推導出的內容，則該修改應該得到允許。本申請要求保護一種高壓自緊式法蘭。原說明書和權利要求書雖然沒有明確記載β與α的關系，但在β>α及β=α的情況下，均無法實現本申請說明書所記載的壓力越高、自緊密封性能越好的技術效果?？梢?，雖然β<α沒有記載在原專利申請文件中，但本領域技術人員從原說明書和權利要求書中可以直接、明確地推導出，只有在β<α的情況下，才能實現本申請說明書所記載的技術效果，實現本申請的發明目的，β<α已被原專利申請文件所隱含公開。
此外，發明和實用新型專利申請文件的修改要求是，修改后的內容不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。實施例是對發明或實用新型優選的具體實施方式的舉例說明。只要符合上述要求，申請人在專利審查和復審過程中修改專利權利要求時，可以將其要求保護的技術方案限定為某一個具體的實施例，也可以基于該實施例重新合理概括權利要求。
綜上，植源公司對本申請的修改未超出原說明書和權利要求書記載的范圍，符合專利法第三十三條的規定。
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