專利案件中
“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”如何選取
選取不當(dāng)
是否必然影響創(chuàng)造性評價
來看看法官怎么說
案情簡介
涉案專利名稱為“具有傾斜噴嘴的泵分配器”， 申請日是2012年10月25日，優(yōu)先權(quán)日為2011年10月25日，專利申請人是A公司。經(jīng)實質(zhì)審查，國家知識產(chǎn)權(quán)局原審查部門以本申請不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性為由作出駁回決定。A公司不服該駁回決定，向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出復(fù)審請求。后國家知識產(chǎn)權(quán)局作出被訴決定，維持駁回決定。
A公司不服被訴決定，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟，其主要理由為：對比文件1與權(quán)利要求1所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果和用途均不接近，且二者之間存在多項區(qū)別特征，故對比文件1不適合作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)。據(jù)此，請求法院撤銷被訴決定，并責(zé)令被告重新作出決定。北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2021年5月26日作出判決。
法官釋法
實踐中，以不同的現(xiàn)有技術(shù)為起點創(chuàng)造出一項發(fā)明創(chuàng)造存在不同路徑，各路徑對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說難易不同。《專利審查指南》之所以在諸多現(xiàn)有技術(shù)中，強調(diào)應(yīng)以“最接近”的現(xiàn)有技術(shù)，亦即“所有現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護的發(fā)明最密切相關(guān)的一個技術(shù)方案”，作為非顯而易見性的判斷起點，其根本原因在于確保相對所有現(xiàn)有技術(shù)而言均具有創(chuàng)造性的發(fā)明創(chuàng)造才可獲得授權(quán)。而只有相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)而言仍具有創(chuàng)造性的技術(shù)方案，才是對所有現(xiàn)有技術(shù)整體而言具有技術(shù)貢獻的發(fā)明創(chuàng)造。
因此，如果某個技術(shù)方案相對于一項現(xiàn)有技術(shù)具有創(chuàng)造性，相對于另一項現(xiàn)有技術(shù)不具備創(chuàng)造性，則后者相對前者更適合作為“最接近的現(xiàn)有技術(shù)”以評價該技術(shù)方案的創(chuàng)造性。
《專利審查指南》中對于如何確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)給出了示意性列舉，“例如可以是，與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域相同，所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)效果或者用途最接近和/或公開了發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術(shù)領(lǐng)域不同，但能夠?qū)崿F(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術(shù)特征最多的現(xiàn)有技術(shù)”。這是因為，滿足上述條件的現(xiàn)有技術(shù)通常是與要求保護的發(fā)明最接近的現(xiàn)有技術(shù)，《專利審查指南》據(jù)此給審查員及無效請求人提供了指引，但不意味著最接近的現(xiàn)有技術(shù)必須滿足上述條件。
就本案而言，原告之所以主張對比文件1不應(yīng)作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，其最終目的還是證明本申請具備創(chuàng)造性。但基于前述理由，只要以對比文件1作為判斷起點能夠完整適用“三步法”得出本申請不具備創(chuàng)造性的結(jié)論，則被訴決定有關(guān)創(chuàng)造性的認(rèn)定結(jié)論就是正確的。至于對比文件1是否是所有現(xiàn)有技術(shù)中與本申請權(quán)利要求1“最密切相關(guān)”的那一個，并不是創(chuàng)造性判斷關(guān)注的重點，更不足以據(jù)此推翻被訴決定認(rèn)定的結(jié)論。因此，原告的相關(guān)主張不能成立，本院不予支持。
典型意義
實踐中，經(jīng)常會有專利申請人或?qū)＠麢?quán)人以被訴決定認(rèn)定的最接近現(xiàn)有技術(shù)選取不當(dāng)為由，主張涉案專利具備創(chuàng)造性。然而，此種主張往往不會被法院支持。如本案所示，最接近的現(xiàn)有技術(shù)是否選取得當(dāng)并非創(chuàng)造性判斷的重點，甚至很大程度上亦不會影響創(chuàng)造性判斷的結(jié)論。
專利申請人或?qū)＠麢?quán)人在主張涉案專利具備創(chuàng)造性時，還是要將注意力放在三步法中的后兩步上，重在判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員從該最接近的現(xiàn)有技術(shù)出發(fā)能否得出涉案專利顯而易見的結(jié)論。
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