商評字[2018]第0000246191號重審第0000004193號   

　　申請人：上銀科技股份有限公司

　　委托代理人：北京派特恩知識產權代理有限公司

　　申請人不服我局商評字[2018]第0000246191號《關于第24542230號“顏色組合”商標駁回復審決定書》，向北京知識產權法院提起行政訴訟。北京知識產權法院作出（2019）京73行初第5030號行政判決書，判決駁回申請人的訴訟請求。申請人不服一審判決，于法定期限內向北京市高級人民法院提出上訴。北京市高級人民法院作出（2019）京行終7760號行政判決書，判決撤銷（2019）京73行初第5030號行政判決書及我局被訴決定，并責令我局重新作出決定。我局依法重新組成合議組進行了審理。

　　我局被訴決定認為：申請商標構圖簡單，設計感較弱，其作為商標注冊使用在指定商品上，缺乏顯著特征，消費者不易將其作為商標識別，難以起到區(qū)分商品來源的作用。申請商標屬于《中華人民共和國商標法》第十一條第一款第（三）項所指的標志，不得作為商標注冊。申請人提交的在案證據(jù)不足以證明申請商標經過使用已經取得顯著特征并便于識別。

　　申請人在駁回復審程序中向我局提交了以下主要證據(jù)：

　　１、申請人的介紹材料；

　　2、申請人的大陸專屬經銷證書材料；

　　3、《中國質量與標準導報》等期刊、雜志對申請人及其產品的宣傳推廣材料；

　　4、申請人簽訂的廣告發(fā)布合同書及廣告費用發(fā)票材料；

　　5、申請人參加展會的現(xiàn)場照片材料；

　　6、申請人經銷商的產品銷售發(fā)票材料；

　　7、申請人商標獲得行政保護的材料。

　　一審法院判決認為：

　　根據(jù)當事人的訴辯主張，本案的爭議焦點為申請商標是否違反《商標法》第十一條第一款第（三）項的規(guī)定。

　　申請商標由紅、灰、綠三色組合而成，整體缺乏顯著特征，相關公眾難以將其作為商標識別，從而區(qū)分商品來源。申請人提交的在案證據(jù)不足以證明申請商標經使用已經具有顯著性并且便于識別。故被訴決定并無不當，本院予以支持。

　　申請人在一審訴訟程序中提交了以下主要證據(jù)：

　　8、百度百科關于潘通色卡的介紹材料；

　　9、在先類似案例（2016）京行終第55號行政判決書材料；

　　10、中國機械工程學會出具的證明申請人產品占有重要市場份額的證明函材料；

　　11、同行業(yè)經營者在企業(yè)官方網站上對線性導軌產品的展示及介紹材料；

　　12、《機床商情》、《國際制造商推介要覽》、《機床產品重點品牌手冊》、《國家知名品牌產品分類采購導向目錄》《新歐盟時代》、《中國機電大黃頁》雜志、期刊對申請人產品的介紹材料；

　　13、申請人產品宣傳冊、產品說明書及產品實物照片材料；

　　14、國家圖書館出具的以“上銀科技或HIMIN”為搜索關鍵詞的檢索報告書材料；

　　15、《半導體科技》、《伺服控制》、《制造技術與機床》、《中華商標》、《機械工人》、《金屬加工》、《世界制造技術與裝備市場WMEM》、《機電信息》、《現(xiàn)代制造》、《電子工業(yè)專用設備》、《機電21世紀》對申請人直線導軌、線性導軌產品的廣告宣傳材料；

　　16、申請人參加中國數(shù)控機床展覽會CCMT、第十一屆/第十二屆/第十三屆/第十四屆中國國際機床工具展覽會、第九屆/第十屆/第十二屆/第十三屆/第十四屆中國國際機床展覽會CIMT的相關材料；

　　17、申請人的產品銷售收入及廣告宣傳費用統(tǒng)計報告書材料。

　　二審法院判決認為：

　　本案的爭議焦點為申請商標是否屬于2013年《商標法》第十一條第一款第（三）項規(guī)定的情形。

　　根據(jù)《商標注冊申請書》的記載，申請商標系作為“顏色組合”商標申請注冊的。因此，對于申請商標在其指定使用的商品上是否具有顯著特征，應當以相關公眾是否以該“顏色組合”作為識別商品來源的標志作為審查對象，而被訴決定明確認定申請商標為圖形商標，并在此基礎上認定申請商標不具有顯著特征，顯然屬于審查的基礎事實錯誤，在此基礎上得出的審查結論當然不能成立。且考慮到申請人在原審訴訟階段已明確提出被訴決定存在上述錯誤，但原審判決對此未予糾正，亦屬不當。故被訴決定及原審判決均存有不當，本院一并予以糾正。

　　鑒于被訴決定的審查對象存有不當，且申請人在原審及二審期間補充提交了大量使用申請商標的證據(jù)，在國家知識產權局并未對上述證據(jù)進行審查的情況下，為保障當事人的審級利益，本院不宜對申請商標是否具有固有顯著特征及上述證據(jù)能否證明申請商標通過使用獲得了顯著特征直接作出認定，國家知識產權局應當在重新審查過程中，對申請商標是否具有固有特征，并結合申請人提交的證據(jù)對申請商標是否通過使用獲得了顯著特征重新作出審查，進而就申請商標能否予以核準注冊作出認定。

　　申請人在二審訴訟程序中提交了以下主要證據(jù)：

　　18、申請人在先獲準注冊的顏色組合商標信息材料；

　　19、申請人經銷商的銷售審計報告書、宣傳活動審計報告書材料；

　　20、申請人簽訂的經銷合同書材料；

　　21、《中國質量與標準導報》、《商標年鑒》、《人民代表報》、《中國工業(yè)報》、《中國政協(xié)》、《中國對外貿易》、《機械資訊》、《機械月刊》、《機械工業(yè)雜志》等雜志、期刊以及中共江蘇省委新聞網、蘇州新聞網、搜狐、新浪、鳳凰網等網絡媒體對申請人及其產品的報道材料；

　　22、申請人及其線性滑軌產品獲得的榮譽材料；

　　23、申請人參與的相關社會活動現(xiàn)場照片材料；

　　24、除證據(jù)7之外的申請人商標獲得行政保護的相關材料；

　　25、在先類似案例（2015）京知行初字第1638號、（2016）京行終211號、（2017）京73行初字第6150號行政判決書材料；

　　26、2019年全球與中國市場直線導軌深度研究報告書及中國臺灣的工業(yè)協(xié)會出具的聲明書材料。

　　申請人于2020年7月5日向我局補充提交了以下證據(jù)：

　　27、商標行政保護十大典型案例介紹材料；

　　28、申請人商標的使用、宣傳情況匯總表材料。

　　根據(jù)法院判決，我局認為：

　　顏色組合作為商標申請注冊，其固有顯著性較弱，一般需要通過長期大量的使用，使相關公眾能夠將該顏色組合作為區(qū)分商品或者服務來源的標志加以識別，從而取得顯著特征，才能獲準注冊。本案中，申請商標系作為“顏色組合”商標申請注冊，由紅、綠、灰三種顏色組合而成，申請人以“機器導軌”商品為例說明了該商標的使用方式，“機器導軌”的“刮油片”部分為紅色、“端蓋”部分為綠色、“滑塊”部分為灰色。

　　首先，申請商標由紅、灰、綠三色組合而成，其注冊在指定使用的商品上，整體缺乏顯著特征，相關公眾不易將其作為商標加以識別，難以起到區(qū)分商品來源的作用。其次，申請人提交的其對“紅、綠、灰”顏色組合標識的宣傳證據(jù)主要為雜志、期刊上刊登的“紅、綠、灰”顏色組合“機器導軌”商品的廣告材料。而在上述宣傳證據(jù)的廣告宣傳展示頁面上通常會突出使用“HIWIN”商標，將使用“紅、綠、灰”顏色組合標識的“機器導軌”商品與申請人的其他產品并列展示。從“紅、綠、灰”顏色組合標識在商品上的實際使用位置、組合方式及整體視覺效果來看，相關公眾一般會將該顏色組合作為商品的裝潢加以識別，而非將其作為區(qū)分不同商品來源的商標加以識別。再次，申請人提交的其銷售使用“紅、綠、灰”顏色組合標識商品的證據(jù)主要為相關專項審計報告書，而上述銷售證據(jù)因缺乏帶有該顏色組合商標的銷售合同、發(fā)票等證據(jù)予以佐證，無法單獨證明該顏色組合標識在商業(yè)活動中發(fā)揮了識別商品來源的作用。因此，申請人提交的在案證據(jù)基本未能體現(xiàn)其將“顏色組合”這一特定可視化要素在“機器導軌”商品的廣告宣傳、產品銷售等過程中作為區(qū)分不同商品來源的標識進行了使用。申請人提交的在案證據(jù)尚不足以證明申請商標經使用取得了商標應有的顯著特征，申請商標屬于《商標法》第十一條第一款第（三）項所指的缺乏顯著特征的標志，不得作為商標注冊。

　　依照《中華人民共和國商標法》第十一條第一款第（三）項、第三十條和第三十四條的規(guī)定，我委決定如下：

　　申請商標在復審商品上的注冊申請予以駁回。

　　申請人對本決定不服，可以自收到本決定書之日起三十日內向北京知識產權法院起訴，并在向人民法院遞交起訴狀的同時或者至遲十五日內將該起訴狀副本抄送或者另行書面告知我委。

合議組成員:呂美蘭

張穎

楊嘉卉

2020年09月10日