2023年11月22日-23日，由中國知識產權研究會指導，超凡知識產權服務股份有限公司和IPR Daily聯合主辦的“2023企業知識產權核心工作技能線上研討會”在線上成功舉辦。在專利專場：海外專利布局與實踐分論壇中，深圳市愛都科技有限公司IP負責人馮彤就《海外專利風險管理與保護》發表主題演講。我們將發言內容進行了文字整理，以饗讀者。
以下為發言實錄：大家下午好。我是深圳市愛都科技有限公司的知識產權負責人馮彤，很榮幸再次分享。今天我的議題是海外專利風險管理與保護。
專利是專利權人對自己技術、設計在一定區域和一定時間內享有的獨占權利，因此海外專利風險將是根據“地域性”這個特點展開，我針對自身專利和他人專利，分成了五個風險進行介紹。
第一，研發風險發現及應對。
在從研發初期到研發后期的全生命周期階段中，知識產權的介入包括概念階段的外圍專利產出，開發階段的核心專利產出，以及后期驗證階段外圍專利產出等。
在整個研發風險中，主要是通過檢索分析發現研發風險。然后針對不同階段，檢索的方式和范圍會有不同，例如概念階段可能是對多個技術點，或者是某個技術領域進行檢索;后期發布階段，可能是對FTO檢索;同時專利類型和技術領域不同，檢索式和檢索途徑會不一樣。以智能手表為例，美國的智能手表外觀專利有很多名稱，甚至全文都沒有一個smart watch，這時候是通過LOC的分類號進行檢索，以及進一步的篩選。
針對核心競爭對手和全球主要申請人，主要是對專利權人進行檢索。
檢索之后，對專利進行分析：■專利的有效性分析：如果在前期檢索到失效專利，并且是屬于較基礎的專利，那這個用處很大：一方面可以基于該專利做后續的研發使用，另外一方面，可以以此專利作為后續的其他有效專利的無效證據，無效材料。
■分析重點專利：在分析過程中，對識別到的重點專利，熟讀說明書和權利要求，根據技術特征逐個進行分析和比對。
■制度區別：因為海外專利，各個國家和地區的制度是有很大的區別的。以等同原則為例，德國的等同原則基于技術問題和技術效果相同后，技術方案不同，同樣可能會構成等同。
應對措施主要是規避設計，無效分析與材料準備，專利許可和收購，專利權人產品分析，專利權人的訴訟意愿分析。
■規避設計：雖然總是在業內聽到規避設計這個詞，但是在甲方，感同身受的就是做規避設計很難。以C端產品為例，當用戶接受了具有專利權的在先設計之后，會產生在先審美，可以算是軟知識產權了。這個時候假設進行專利規避之后，導致用戶無法接受，那這個規避設計將是不合適的，不符合商業利益。
■無效分析與材料準備：剛才講到，有一些在先專利確實難以規避時，通過前期無效專利檢索，做無效證據收集，為后續發生專利糾紛、談判和無效工作做準備。
■專利許可和收購：很多企業可能前幾年做專利權相關行業，后來轉做其他行業了，那專利權人的專利對他們而言價值降低，通過專利運營反而能使該專利得到價值利用，因此這個時候可以嘗試收購、獲得許可等。
■專利權人產品分析：除非NPE，可以看專利權人的產品跟我方是否類似，是否落入到我方在當地國家專利的權利保護范圍中，如若是，則可以準備相關的資料，作為后續談判籌碼。
■專利權人的訴訟意愿分析：全球許多公司，并不是所有專利權人都喜歡訴訟，通過一些商業渠道，去了解專利權人的訴訟意愿。如果確定訴訟意愿不是特別高，那相對應的風險等級也不會太高。當然，需要留意，這個訴訟意愿可能是會隨時間推移發生變化的。
第二，專利申請風險及應對。
專利申請風險，我列了以下六個?！鰫阂鈸屜壬暾埣皯獙Υ胧簮阂鈸屜壬暾堃话銇碚f有兩種情況。一種是公司內部員工離職后自立門戶，可能會把相關的技術在海外國家申請。另外一種常見的是我們的下游經銷商，把我們的技術拿去做海外國家的申請，外觀比較常見一點。這時我們要先收集證據，不管是勞動合同還是銷售維度的郵件聊天記錄等，之后再進行友好談判，大部分是能通過談判解決的。如果公司內部員工泄密，且無法談判解決，可以從商業秘密訴訟、權屬訴訟入手，再不濟，為了能夠合法使用，也可以通過無效手段實現目的。
■流程監控及應對措施：這個其實還是比較重要的，19年我們有一件美國的外觀專利，因為某代理機構沒有及時答復審查意見，導致失效了。這也是19年之后我們接觸超凡的原因，這些年超凡的相關監控都很到位。
■申請駁回及應對措施：駁回之后也有挺多救濟手段的，比如美國的RCT技術審查，或者AFCP項目申請跟審查員會晤，授權率相對會提高。
■制度差異及應對措施：比如在先申請和在先發明制度差異，中國、美國、日本、韓國等大部分國家現在都是在先申請制度。早些年美國是在先發明制度，后來因為在先發明制度導致整個專利審查機構太過龐大復雜，改為了在先申請制度，現在菲律賓還是在先發明制度。還有審查標準不一樣，有的國家比較嚴格，有的國家只有形式審查，比如歐盟、英國等;還有專利類型不一樣，有的國家沒有實用新型，這些都值得留意。
■翻譯誤差及應對措施：在海外專利申請，翻譯誤差會導致很多問題。如果通過翻譯誤差導致了權利要求范圍變大，但是實施例中并沒有支持我們的權利要求，可能會造成權利不穩定。反之，翻譯誤差導致權力縮小，根據權力公示原則，只能申請人自己承擔后果，因此還是需要留意的。
■申請時機及應對措施：根據公司業務需求，申請渠道要去做確定。
發明專利的申請渠道有PCT途徑、巴黎公約途徑和直接申請，我們一般用的比較多的是PCT途徑，優先權時間長，能夠更加從容的做海外布局。海牙外觀申請優劣勢兼有，其優勢在于，首先費用比較低，如果申請的國家和申請專利的數量比較多，會降低很多成本;其次申請手續比較簡單。其劣勢在于，要先經過國際階段再到國家階段，所以申請周期相對來說慢四個月左右。比如歐盟申請巴黎，可能2到3個月就能夠授權?，F在通過海牙協定之后，可能要半年左右。還有比如美國外觀，和其他國家一起申請，可能會因為陰影線條圖的原因導致審查意見的下發，額外費用是一方面，另一方面是可能修改之后還超范圍，所以我們目前美國外觀還是通過巴黎公約在申請，因此對于申請渠道，是需要靈活去運用的。
第三，專利授權風險及應對。
專利授權風險主要有海外專利遭遇無效，導致權利要求范圍縮小或者完全無效等，這個主要是通過前期查新檢索和權利要求合理布局等實現應對，這個后面的老師也會講到，由于時間原因，我就不再贅述了。
第四，專利維權風險及應對。
海外專利維權，大家通常會想到訴訟，但是海外訴訟難點痛點還是蠻多的。比如各個國家的法律條文差異;異地異國取證難度高;海外訴訟費用特別高;海外訴訟周期長;訴訟效果不佳等。
如果是由于海外訴訟費用高昂而糾結，可以尋求地方政府幫助，以深圳為例，深圳有海外侵權責任保險;并且在深圳的知識產權資助中，有一項對海外維權能力的資助，每項資助不超過150萬元，相對來說能夠鋪平部分海外專利訴訟費用。
在發現無法通過訴訟達到有效訴訟目的時候，可以尋找真實制造方，Made in China是吧，很多海外的產品實際是通過中國制造商的ODM和OEM完成，制造方都是在中國。所以我們可以通過一些商業途徑找到真實制造方，維權地改成了中國，向中國制造方發起工商查處、公證等相關手段，進而在國內發起訴訟。這樣，我們的維權難度就降低了許多。
另外是電商平臺投訴，這個針對在當地有專利權的C端產品，還是比較好用的;像大家熟悉的Amazon、Shopee、Shein、Ins、tiktok、Meesho、Facebook等電商平臺投訴機制都很完善，也同樣能達到維權目的。
第五，銷售風險及應對。
銷售風險，我列了3個。
1.海外展會海外展會，大家在知識產權業內經常聊到這個問題。例如常見的德國展會，德國展會臨時禁令，門檻比較低，展會上又沒有救濟手段;德國警告信，相對來說有一次抗辯機會，可以給對方發起一個反警告信。
總的來說，如果在展會上遇到了這些情況，其實不管怎么做，都是比較被動的，那我們應該在展前做好風險管控。
■海外展會前做好當地專利等知識產權的檢索排查工作，針對風險產品做出不同的參展策略，盡可能的降低發生展會風險的可能性?！稣{研當地的知識產權環境，對知識產權制度與保護機制完善的國家和地區，提前做好當地專利布局，產品出海，專利先行。■了解展會規則，審核參展物料，提前準備預案資料，比如：知識產權權利證明、享有在先權利證據、檢索材料、比對分析資料等。
2：海關扣押及應對措施參完展，要把貨物發給海外客戶，這時可能會遇到海關扣押。海關扣押主要是兩種，主動型與被動型。
主動型是針對較容易直觀判斷侵權的產品，基于海關備案，若海關初步判斷侵權，會將涉嫌侵權產品的信息發給權利人進行比對。如果權利人判斷為侵權，海關則會對該批貨物進行查扣。
另外一種是被動型，針對較難判斷的技術類專利侵權的產品，是否侵權比較難直接進行識別，海關不會對這些商品主動進行查扣，而是根據海關備案權利人的申請，權利人繳納與查扣貨物等值的擔保金后進行查扣。
如果在出海銷售時，遇到海關扣押，也還是有一些救濟手段的，首先是可以提出不當海關扣押進行異議行為;或者繳納與貨物等值的反擔保，申請放行;遇到海關扣押后，根據經驗，往往會有后續訴訟，在訴訟過程中可以提起不侵權抗辯等;或者是通過談判、和解、許可等方式。
在遇到海關扣押還是很頭疼的，處理上還是需要花些時間的，往往會有多方壓力。因此，做好出貨前的綜合風險管控十分重要。另外，對己方產品做海關備案也是很不錯的一個保護方法。
3：海外訴訟產品在海外進行銷售可能會遭遇訴訟。《2022年中國企業在美知識產權糾紛調查報告》顯示：2022年中國在美的知識產權訴訟新立案案件接近1000件，98%以上都是中國企業作為被告，另外63%以上的專利訴訟都已達成和解而結束。最終結案的案件平均判賠標的達到了接近400萬美元，判賠標的還是比較高的。因此只有了解海外專利權人的訴訟目的后，我們才能更好做應對措施?？偨Y了以下幾點海外專利人訴訟目的：促成專利許可，獲得收益;這個通常是大部分海外專利權人的訴訟目的了。制造負面新聞、商譽詆毀;這個通常在企業上市或者其他關鍵商業節點的時候發生。獲得禁令，競爭市場;戰略性拖垮對手;獲得高級懲罰性賠償等。因此針對自己的重要產品在重要地區是有必要做FTO報告的，避免遭遇懲罰性賠償。
如果遇到海外訴訟，我們應該怎么做呢?■ 確定是否真實侵權：侵權對比分析獲取產品是否實質侵權，避免遭遇知識產權訛詐。很多海外國家，認為中國的知識產權發展的比較慢，中國的企業也不是特別懂知識產權，從而進行知識產權訛詐，通過簽訂許可合同，獲得相關許可費用。
■無效工作準備：針對對方發送的涉案專利，做好無效檢索和分析，為后續談判或者無效工作進行準備。
■確定自身是否具有知識產權反制能力：針對非NPE的企業，去看他的產品是否侵犯我方知識產權，我們是否有反訴能力。和解和談判：在對自身是否真實侵權、涉案專利是否權利穩定、自身是否能夠反訴對方均確定后，再進行對應的和解和談判，對基本事實確定，并掌握了部分談判籌碼后，往往是能獲得比較利己的談判結果的。
■尋求地方相關政府單位幫助：相關地方政府對中國企業在海外遭受訴訟都會比較關心，在優質訴訟資源匹配以及相關政府補貼上都能起到較大幫助，我了解到深圳和廣州知識產權保護中心對于企業遇到海外訴訟都是會特別的幫助和扶持的。
總的來說，在整個海外專利風險中，簡單概括，應該做到這些：■相關制度建設 ：從已有經驗和工作過程中發現問題，形成風險管理制度文件，并與其他知識產權制度進行協同，嚴格執行。
■研發過程管控：在研發前、研發中、研發后的研發過程中，深度參與，及時發現問題，研發過程中解決問題的成本是最低的。
■人員IP素質培養：對相關研發部門，市場部門進行培訓，提升人員的知識產權風險意識。
■歷史物料管理：基于研發的迭代性，保存歷史物料，降低知識產權部門風險管控工作量。
■風險等級管理：企業內部可以劃分三個風險等級：高風險、中風險和低風險。高風險，必須要進行規避和修改的;中風險，在經過風險管控之后，能夠在一定的時間、一定的區域內進行商業行為;低風險，可以正常進行一個市場經營。
中企檢測認證網提供iso體系認證機構查詢，檢驗檢測、認證認可、資質資格、計量校準、知識產權貫標一站式行業企業服務平臺。中企檢測認證網為檢測行業相關檢驗、檢測、認證、計量、校準機構，儀器設備、耗材、配件、試劑、標準品供應商，法規咨詢、標準服務、實驗室軟件提供商提供包括品牌宣傳、產品展示、技術交流、新品推薦等全方位推廣服務。這個問題就給大家解答到這里了，如還需要了解更多專業性問題可以撥打中企檢測認證網在線客服13550333441。為您提供全面檢測、認證、商標、專利、知識產權、版權法律法規知識資訊，包括商標注冊、食品檢測、第三方檢測機構、網絡信息技術檢測、環境檢測、管理體系認證、服務體系認證、產品認證、版權登記、專利申請、知識產權、檢測法、認證標準等信息，中企檢測認證網為檢測認證商標專利從業者提供多種檢測、認證、知識產權、版權、商標、專利的轉讓代理查詢法律法規，咨詢輔導等知識。
本文內容整合網站：百度百科、搜狗百科、360百科、知乎、市場監督總局 、國家知識產權局
免責聲明：本文部分內容根據網絡信息整理，文章版權歸原作者所有。向原作者致敬！發布旨在積善利他，如涉及作品內容、版權和其它問題，請跟我們聯系刪除并致歉！
