抵觸申請的爭議
這幾天業(yè)內(nèi)關(guān)于抵觸申請的討論比較熱烈。原因是中科院的一件涉訴的重要專利，被自己的抵觸申請無效了一部分。
抵觸申請是指在專利申請日之前申請，但在申請日之后公開的專利申請。它是一種廣義的在先技術(shù)。按照常理，所有的在先技術(shù)應(yīng)該都是專利申請日之前公開的，但是由于專利系統(tǒng)的先申請后公開制度，造成一部分專利申請已經(jīng)提交，但是后續(xù)的申請人看不到，也提交了一樣的技術(shù)方案，后續(xù)申請與之前的申請沖突或抵觸，所以稱為抵觸申請。
不知道讀者有沒有這種感覺，我在開始學(xué)專利的時候，總覺得抵觸申請這個概念很繞口。其實抵觸申請一直是專利法中最有爭議的話題的之一，在歐洲、美國、日本也常引起學(xué)者討論，相比較而言，在中國的討論還算比較少的。
抵觸申請的概念本身在各國的規(guī)定都有一些差別。大家的共識是在先申請的內(nèi)容與后續(xù)申請一樣，肯定會阻礙后續(xù)申請的授權(quán)，否則就重復(fù)授權(quán)了。但是在先申請對后續(xù)申請的影響達(dá)到什么樣的程度？各國的規(guī)定很不同。比如抵觸申請是否包括自我申請？自我申請指申請人還是發(fā)明人，還是二者皆可？在包括自我申請的情況下，申請人或發(fā)明人有多個的怎么算？抵觸申請限于本國申請還是包括其他國家申請，歐洲的成員國如何處理？PCT申請如何處理？抵觸申請到底是權(quán)利要求對比還是全文對比?抵觸申請除了用來評價新穎性之外，能否評價創(chuàng)造性？評價新穎性的標(biāo)準(zhǔn)與現(xiàn)有技術(shù)的有何區(qū)別？這些問題要說清楚，得要寫半本書，我暫時沒有那么多時間寫長篇。網(wǎng)上可以搜到一些各國抵觸申請的比較論文，但是都說得不是太全。
我們先說說抵觸申請到底應(yīng)不應(yīng)該包括自我申請這個問題。
在美國、日本，抵觸申請是不包括自我申請的，歐洲的抵觸申請包括自我申請，中國以前的規(guī)定是抵觸申請不包括自我申請，后來改成包括自我申請，與歐洲的規(guī)定相似。所以現(xiàn)在專利法中關(guān)于新穎性的定義是這樣的：
新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術(shù)；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。
抵觸申請是否包括自我申請，概念只是簡單變化，影響卻非同凡響。我們可以比較下統(tǒng)計數(shù)據(jù)。根據(jù)歐洲專利局公開的數(shù)據(jù)，總體上大概有3%的申請是因為抵觸申請駁回的，而相比較而言，日本專利局只有大概1%的專利是因為抵觸申請駁回的。
歐洲專利因抵觸申請駁回比例
日本專利因抵觸申請駁回比例
從上圖比較明顯看出，日本專利因抵觸申請被駁回的比例要少得多，很大一部分原因就是日本的抵觸申請排除掉自我申請。當(dāng)然，美國的抵觸申請還可以用來評價創(chuàng)造性，情況更加復(fù)雜。日本與歐洲的抵觸申請數(shù)據(jù)比較更科學(xué)，更準(zhǔn)確反映抵觸申請是否包括自我申請的影響。
這個道理很容易理解，如果規(guī)定抵觸申請只能影響新穎性的情況下，最大可能的抵觸申請就是自己的在先申請。我們在實踐中，經(jīng)常遇到這種情況，同樣的發(fā)明人或者在相同研究小組的發(fā)明人，經(jīng)常會先后提交重復(fù)的部分。這也是企業(yè)內(nèi)部的專利管理人員頭疼的問題，需要額外的時間去審核與辨別。筆者見到過企業(yè)的第一個發(fā)明人在提交的附圖中公開了多余的部門，剛好多余的附圖部分披露了這家企業(yè)的后續(xù)申請部分，但是企業(yè)在處理后續(xù)申請時只查了說明書，沒注意到方案在之前的附圖中已經(jīng)公開得很清楚，防不勝防。如果抵觸申請規(guī)定排除掉自我申請，那么抵觸申請肯定少掉一大部分。
那么抵觸申請到底是否應(yīng)該排除掉自我申請？筆者覺得這完全是個利益平衡的問題。如果站在專利申請人的角度，排除自我申請是非常有利的，實踐中要減少很多麻煩，而且還可以利用抵觸申請的制度進(jìn)行一系列申請，迷惑對手，甚至還可以適當(dāng)延長專利保護(hù)期（當(dāng)然，這么做風(fēng)險很大）。而抵觸申請包括自我申請，對第三方比較有利，別的不說，無效的時候多了很大一部分可用的素材。此外，抵觸申請包括自我申請對日本和美國的申請人也造成很多困擾，特別是美國企業(yè)有系列申請的習(xí)慣。中國專利法修改將抵觸申請包括自我申請，可能與不少申請人利用這個制度制造重復(fù)申請有關(guān)，筆者見過有申請人將幾乎同樣的方案先后申請300多次，當(dāng)然現(xiàn)在這叫非正常申請。
所以說，抵觸申請是否應(yīng)該包括自我申請，完全是個利益平衡的問題，是站在專利權(quán)人的角度還是站在公眾利益的角度問題。
最后還要提醒一下明天參加專利代理師考試的讀者們。千萬不要受到我文章中關(guān)于抵觸申請概念描述的影響，最后考完試再看。考試考的是的中國專利法，沒有那么復(fù)雜。我文章的關(guān)于抵觸申請的概念問題，是站在各國比較法的角度提出的。為了應(yīng)付明天的專利代理師的考試，考生一定要只看中國專利法關(guān)于抵觸申請的概念。關(guān)鍵點是沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。評價新穎性、本國申請、全文對比。這是重要的考點，有可能出現(xiàn)在撰寫素材中。搞錯了抵觸申請，比如把國外的申請當(dāng)成抵觸申請，日期算錯了的，最后撰寫的權(quán)利要求可能完全錯了方向，無效也是類似。祝大家明后天考試都順利。
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