隨著科技創(chuàng)新的日新月異，企業(yè)對知識產(chǎn)權(quán)保護的重視程度不斷提升，全球范圍內(nèi)的創(chuàng)新主體紛紛加強專利申請布局，而海外專利布局已成為國內(nèi)申請人知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)鍵一環(huán)。在眾多國內(nèi)申請人選擇的海外專利布局國家中，美國赫然位居前列。美國專利申請體系中的信息披露聲明(Information Disclosure Statement, 簡稱IDS)制度，作為一項獨特且至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，引起了申請人的廣泛關(guān)注。鑒于美國專利商標(biāo)局最新發(fā)布的通知，自2025年1月19日起，信息披露聲明(IDS)的提交將采用全新的收費模式。本文旨在解析這一新規(guī)，幫助申請人全面理解此次調(diào)整，確保美國專利申請的順利推進。
一、履行信息披露聲明（IDS）義務(wù)的重要性
專利申請的本質(zhì)與公共利益密切相關(guān)。為了更好地維護公共利益并確保最有效的專利審查，《美國專利法實施條例》第37 CFR§1.56規(guī)定，與專利申請的遞交和審查相關(guān)的每個人都負(fù)有向美國專利商標(biāo)局提供其已知的、與該專利申請的可專利性實質(zhì)相關(guān)的所有信息的義務(wù)，即遞交信息披露聲明(IDS)的義務(wù)。
履行信息披露聲明(IDS)義務(wù)對于保護專利權(quán)益至關(guān)重要。如果申請人在申請過程中對專利局或企圖對專利局有欺騙行為，故意違反信息披露義務(wù)，則不授予專利。
二、當(dāng)前實踐與規(guī)則更新
在實際準(zhǔn)備遞交信息披露聲明(IDS)的過程中，所需提交的對比文件大多源自具有相同優(yōu)先權(quán)的同族申請在撰寫和審查過程中產(chǎn)生的現(xiàn)有技術(shù)，例如，美國以外的其他國家和地區(qū)的同族申請在審查過程中引用的對比文件，申請人提交給專利局的對比文件，以及在申請文件(如背景技術(shù))中提到的對比文件[1]。
截至目前，美國專利商標(biāo)局對于提交信息披露聲明(IDS)的收費政策保持不變，即，在規(guī)定的期限內(nèi)提交新獲知的現(xiàn)有技術(shù)文獻則無需繳納官費，與對比文件數(shù)量無關(guān)。故，依據(jù)當(dāng)前實踐，大多數(shù)申請人傾向于提交所有已知的現(xiàn)有技術(shù)文件，力求詳盡無遺。然而，美國專利商標(biāo)局在今年年末發(fā)布的公報中表示，實際上，這些IDS文件中包含了許多與本專利相關(guān)度較低或是重復(fù)的內(nèi)容。鑒于大量涌入的IDS文件給審查員的工作帶來了沉重的負(fù)擔(dān)，美國專利商標(biāo)局決定自2025年1月19日起，將在原有的規(guī)則上，根據(jù)申請人提交的對比文件數(shù)量實施分級收費制度[2]。
根據(jù)美國專利商標(biāo)局公布的數(shù)據(jù)，約87%的專利申請中所包含的對比文件數(shù)量不超過50項。在剩余13%的專利申請中，大約有5%的專利申請含有51至100項對比文件，4%的專利申請則包含101至200項對比文件，而僅有4%的申請，其對比文件數(shù)量龐大，超過了200項[2]。
由此可見，在實際申請過程中，大部分專利申請能將對比文件數(shù)量控制在50項以內(nèi)。但仍有部分申請因技術(shù)領(lǐng)域復(fù)雜、市場競爭激烈、同族申請眾多等原因，而產(chǎn)生大量對比文件。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，越來越多的專利申請涉及多個技術(shù)領(lǐng)域的交叉融合。例如，信息技術(shù)、生物技術(shù)、材料科學(xué)等領(lǐng)域的交叉融合已逐漸成為常態(tài)。在審查這類專利申請時，審查員可能需要同時引用多個不同領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)文獻，以全面評估其創(chuàng)新性和實用性。
三、應(yīng)對策略
面對這一新變化，如出于控制費用的目的，申請人則需審慎評估當(dāng)前已知的現(xiàn)有技術(shù)文件是否有必要提交IDS。
1.母案中的對比文件無需重復(fù)遞交
當(dāng)前，有許多申請人選擇在美國專利申請母案授權(quán)后再繼續(xù)遞交美國分續(xù)案。秉著應(yīng)交盡交的原則，這些申請人還會選擇將母案遞交過的IDS以及美國審查員在審查意見中提到的對比文件，再次向美國專利商標(biāo)局進行遞交。
此次公報中，美國專利商標(biāo)局就此特意強調(diào)，針對分續(xù)案，申請人無需再將母案中已被考慮的IDS文件重復(fù)遞交。母案中已遞交過的對比文件與美國審查員在審查意見中引用的對比文件在分續(xù)案中都會自動被審查員考慮，且不會被計算在分續(xù)案遞交的IDS文件數(shù)量中。這一利好消息將大大減輕美國分續(xù)案的信息披露聲明(IDS)工作。
2.排查對比文件同族
在專利的全球布局策略中，許多申請人會針對同一發(fā)明或創(chuàng)新方案，進入不同的國家或地區(qū)。因此，各個國家或地區(qū)審查員引用的對比文件，往往可能源自基于同一發(fā)明構(gòu)思的同族專利申請。本著應(yīng)交盡交的原則，多數(shù)申請人通常不會考慮新引用的對比文件之前是否已經(jīng)交過其同族專利。然而，隨著新規(guī)則的出臺，適當(dāng)?shù)呐挪楣ぷ骺蔀樯暾埲斯?jié)省一定的費用。
以一件PCT國際專利申請為例，該申請同時進入了美國、韓國和日本。在韓國的首次審查意見中，審查員引用了對比文件A，代理機構(gòu)據(jù)此就同族美國專利申請?zhí)峤涣薎DS請求。隨后，在日本收到的審查意見中，審查員又引用了對比文件B。經(jīng)核查，對比文件B與對比文件A實為同族申請，兩者涉及的創(chuàng)新方案高度相似。在此情況下，申請人可選擇不再重復(fù)提交對比文件B。
從上述事例中可以看出，在專利申請過程中，可能會經(jīng)常出現(xiàn)新引用的現(xiàn)有技術(shù)與先前提交對比文件為同族的情況，及時進行排查此類情況減少重復(fù)遞交，可以有效地控制信息披露聲明(IDS)可能產(chǎn)生的費用。
3.按對比文件類別進行判斷
在部分國家或地區(qū)專利局發(fā)出的檢索報告或?qū)＠麑彶橐庖姷戎校瑢彶閱T會對所引用的現(xiàn)有技術(shù)文件會進行分類處理。
具體而言，對比文件通常被劃分為X、Y、A、PX等幾個類別。例如，X類文件單獨即可影響權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性;Y類文件則需與其他Y類文件組合后，才能對權(quán)利要求的創(chuàng)造性產(chǎn)生影響;A類文件為背景技術(shù)文件，主要反映權(quán)利要求的部分技術(shù)特征或相關(guān)現(xiàn)有技術(shù);而PX類文件則特指該申請的優(yōu)先權(quán)文件本身。
當(dāng)面臨遞交的對比文件數(shù)量即將達到需支付額外費用的臨界點時，出于對費用的考慮，申請人可以以此為參考，在與代理律師充分評估后，基于實際情況，選擇優(yōu)先遞交會對權(quán)利要求的創(chuàng)造性產(chǎn)生較大影響對比文件。
四、結(jié)語
隨著2025年IDS新規(guī)的即將實施，申請人需清楚盲目地遞交全部現(xiàn)有技術(shù)文件已不再是最佳的選擇，通過審慎評估現(xiàn)有技術(shù)文件的相關(guān)性、合理利用審查員的分類標(biāo)準(zhǔn)、有效排查同族對比文件以及放棄在分續(xù)案中重復(fù)遞交母案中的對比文件，可以確保申請人在充分履行信息披露聲明(IDS)義務(wù)的同時，有效地節(jié)省成本，提高流程效率。
總之，美國專利申請中的信息披露聲明(IDS)流程雖復(fù)雜，但只要我們緊跟規(guī)則變化，深入理解其實質(zhì)要求，采取科學(xué)合理的應(yīng)對策略，便能夠順利跨越這一障礙，為專利的成功申請與未來的法律保護奠定堅實的基礎(chǔ)。希望本文能夠為您在美國專利申請中的IDS流程操作提供有益的參考和幫助。
注釋：
[1]https://www.ecfr.gov/current/title-37/chapter-I/subchapter-A/part-1/subpart-B/subject-group-ECFRd0f79bc8d99d445/section-1.56.
[2] https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2024-11-20/pdf/2024-26821.pdf.
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