美國當?shù)貢r間2025年2月24日，美國專利商標局(USPTO)發(fā)布一份長達531頁的“補充說明理由令及美國專利商標局擬重新考慮其注冊決定的通知文件”引發(fā)關(guān)注，該命令涉及3家深圳知識產(chǎn)權(quán)代理公司。
2月28日晚23:33.深圳知識產(chǎn)權(quán)保護中心就此事發(fā)布了關(guān)于美國專利商標局發(fā)布涉嫌違規(guī)代理商標的應(yīng)對指引。
關(guān)于美國專利商標局發(fā)布涉嫌違規(guī)代理商標的應(yīng)對指引
近日，深圳知識產(chǎn)權(quán)保護中心(以下簡稱“深圳保護中心”)監(jiān)測到一起涉嫌違規(guī)代理美國商標申請事件。
2025年2月24日，美國專利商標局(以下簡稱“USPTO”)在其官網(wǎng)發(fā)出了一份補充責令說明原因令及美國專利商標局擬重新考慮其注冊決定的通知文件(SUPPLEMENTAL ORDER TO SHOW CAUSE AND NOTICE THAT THE USPTO PROPOSESTO REConSIDER ITS REGISTRATION DECISIONS)，指控了深圳市賣家成長網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(Shenzhen Seller Growth Network Tech. Co., Ltd.)及兩家關(guān)聯(lián)公司(1、Shenzhen Qianhai Bishengdao ;2、Shenzhen Qianhai Be-Victory Network Tech. Co., Ltd.)[ 兩家公司英文名實際為同一主體的不同英文翻譯，現(xiàn)已更名為辰海云(深圳)科技有限公司](以下簡稱“涉事機構(gòu)”)通過偽造簽名、提供虛假律師信息等不正當手段規(guī)避正當審查程序，違反美國商標法。
一、事件基本情況
USPTO通過補充責令說明原因令告知涉事機構(gòu)及擁有涉事商標的企業(yè)，在針對該涉事機構(gòu)的行政制裁程序中，計劃撤銷相關(guān)商標的注冊狀態(tài)。本次涉事商標的申請日橫跨2010年-2023年期間，涉及商標數(shù)量41741件。同時，本次補充責令說明原因令設(shè)定了最后期限(2025年3月26日)，要求相關(guān)主體就初步制裁給予書面證據(jù)和答復(fù)，否則可能會面臨撤銷程序，涉事商標清單詳見附件。
二、應(yīng)對策略
涉事企業(yè)可以根據(jù)附件進行排查，評估風險，及時采取措施，以免影響正常經(jīng)營和商標布局，可以重新委托合格的代理機構(gòu)提交申請，但須嚴格合規(guī)，避免提供不真實的信息。可以對商標重新進行設(shè)計，如果重新提交的商標申請與涉事商標一致的，USPTO對此類申請可能會提高審核標準、延長審核周期。
此外，涉事企業(yè)可以參照深圳保護中心此前發(fā)布的《美國商標異議和撤銷制度》《亞馬遜美國站商標注冊指引》《跨境電商知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)指南》等研究報告和實務(wù)指引，以獲取更多關(guān)于商標注冊和保護的指導(dǎo)信息。
三、在美商標申請的建議
美國商標申請與中國存在一定差異，商標申請人在申請美國商標時，應(yīng)當注意以下幾點：
一是謹慎甄選代理機構(gòu)，建議企業(yè)委托正規(guī)專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)進行海外商標申請，或直接委托美國律師進行遞交，無論直接委托或間接委托，都可通過美國官方網(wǎng)站檢索查詢，核實美國代理律師的真實身份，防止注冊不合規(guī)導(dǎo)致美國商標被撤銷的風險。美國商標申請的費用一般包括官費、美國律師費及機構(gòu)服務(wù)費，企業(yè)切忌因為低價而盲目選擇代理機構(gòu)。
二是合理選擇申請種類，美國商標分類較中國更為細致，申請人應(yīng)審慎選擇商品和服務(wù)類別。在注冊過程和后期維護中，均涉及使用證據(jù)的提交，如果企業(yè)前期選擇的類別過多，未能在期限內(nèi)提供使用證據(jù)，相關(guān)類別的商標將會面臨被撤銷的風險，由此產(chǎn)生不必要的布局成本。因此企業(yè)應(yīng)該依據(jù)自身業(yè)務(wù)開展計劃合理選擇商標申請的類別。
三是確保使用證據(jù)合規(guī)，根據(jù)美國專利商標局的規(guī)定，在商標授權(quán)后的5-6年以及10年續(xù)展之時，應(yīng)提交使用證據(jù)。建議企業(yè)保留所有產(chǎn)品的真實使用證據(jù)，并確保擬提交的商標必須是實際使用或意向使用的商標，不能基于省錢、求快等目的制造虛假的使用證據(jù)，否則將構(gòu)成虛假申請，增加商標的駁回或撤銷風險。
企業(yè)如若遇到上述相關(guān)問題，建議了解并核實相關(guān)情況。若在此過程中需要進一步的應(yīng)對指引或有任何疑問，可隨時與深圳保護中心取得聯(lián)系。
聯(lián)系人：金女士、馮女士。
聯(lián)系電話：0755-86968273
聯(lián)系郵箱：hwwq@mail.amr.sz.gov.cn
深圳知識產(chǎn)權(quán)保護中心
2025年2月28日
前情提要：
據(jù)USPTO發(fā)布的理由令顯示，由這3家深圳知識產(chǎn)權(quán)代理機構(gòu)代理申請的商標存在申請人和代理人的虛假陳述、偽造美國律師簽名、商標申請在提交前未由指定簽署人審查等涉嫌違反相關(guān)管理法規(guī)的行為，其注冊的近4.2萬個美國商標將面臨USPTO的重新審查和撤銷。
USPTO指出，美國專利商標局初步認定在2022年和2023年的 “原因顯示令 ”中涉及的商標申請的申請人/注冊人和美國執(zhí)業(yè)律師在涉案商標注冊申請書上的簽名是偽造的，申請書在提交前未經(jīng)簽名人審查。此外，被投訴人故意隱瞞其參與商標程序的情況，向美國專利商標局提供虛假信息，欺騙美國專利商標局使其相信申請和其他提交材料是正當?shù)摹?/p>
因此，美國專利商標局將行使其固有權(quán)力，重新考慮其注冊決定，將涉及撤銷的商標追加約4.2萬個，并重新啟動相關(guān)程序。
USPTO指出，如對美國專利商標局重新考慮其上述注冊決定，或?qū)γ绹鴮＠虡司衷谥貑⒌某绦蛑袑嵤?“顯示原因命令”中建議的終止處罰有異議，須在美國東部時間2025年3月26日晚上11:59之前做出答復(fù)。
2021年6月，美國專利商標局(USPTO)就曾向中國深圳一知識產(chǎn)權(quán)公司的代表人發(fā)出“ORDER TO SHOW CAUSE”。USPTO認為該深圳知識產(chǎn)權(quán)有限公司及其員工、代理人、關(guān)聯(lián)公司或管理人員未經(jīng)授權(quán)從事商標事務(wù)，并且在其商標代理中提供虛假第三方簽名。
附名單：
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