美國知識產權權利人針對中國跨境電商賣家發起的侵權投訴逐年增加，多數侵權投訴基本在各電商平臺內解決，如美國電商平臺的代表者亞馬遜建立了一套自己的知識產權投訴解決機制，主要針對商標和專利的侵權投訴。作為另一類知識產權的客體——商業外觀(Trade Dress)，由于其并不要求注冊，且電商平臺沒有這一客體侵權的解決機制，投訴方一般會直接訴諸于法院。投訴進入法院層面，權利人通常會申請臨時禁令(Temporary Restraining Order，TRO)，如不積極應對，除了被法院凍結的賣家賬戶余額和庫存取回無望，還會在美國喪失商業信譽，造成比電商平臺層面投訴更為嚴重的后果。
圖1顯示了一件TRO商業外觀侵權案件，左圖為涉案產品，右圖為權利人的產品。其為一種紅色的家具腳套，標識為紅色墊底。權利人將其注冊了商標。圖2顯示權利人起訴時，該商標已申請但尚未取得權利。可見，取得商標權與否，與商業外觀維權并不沖突。
圖1
圖2
1、美國商業外觀簡介
1. 美國商業外觀簡介
商業外觀并未出現我國的法律或司法解釋中，其來源于對美國Trade Dress的直譯。即使對商業外觀保護多年的美國，對其也沒有明確的定義。商業外觀作為法律概念首次提出，可能是從1973年的聯邦第八巡回法院的“Truck Equipment”案開始，該案的主審法官創造性地將對于商標的保護規定延伸至商業外觀[1]。美國第十一巡回上訴法院將商業外觀定義為“商業外觀是指產品的整體形象，其特征包括尺寸、外形、顏色或顏色之組合、質地、構造，甚至是特殊的銷售技巧”，被其他法院廣泛引用[2]。在美國，商業外觀的含義不是一蹴而就的，是經過多年的判例不斷演變的。一開始，商業外觀限于用以包裹產品的標簽或容器的整體外觀。后來，商業外觀的保護范圍拓寬，包括展示產品或者服務的任何元素的整體，如餐館獨特裝飾的整體外觀。從20世紀50年代早期開始，在爭議中，商業外觀擴展到產品自身的形狀和設計[3]。
1.2. 美國商業外觀保護的基礎
商業外觀在美國聯邦法上的保護是基于藍哈姆法(Lanham Act)第43條第1款，其在1946年頒布時，并沒有在具體條款中直接規定商業外觀侵權的救濟，直到1999 年修正案時才提到商業外觀一詞。藍哈姆法在第43條第1款中禁止兩類不正當競爭行為——虛假來源標識和虛假描述或陳述(False designation of Origin and False description or representation )，這成為聯邦法院對商業外觀侵權提供救濟的法律基礎2.
1.3. 商業外觀侵權的構成要件
依據第43條第1款，舉證責任在權利人，需要證明：
1.3.1.尋求保護的商業外觀具有顯著性，具有內在顯著性，或通過第二含義獲得顯著性。
1.3.2.非功能性：不具有實用功能性和/或美學功能性。
1.3.3.一般的消費者對于權利人的商業外觀和被訴侵權的商業外觀可能產生混淆。
2、一些商業外觀侵權案例
由于商業外觀在美國并沒有一個可供評判的準確定義，對商業外觀的保護在幾十年的判例中歷經了變化與發展。在被訴商業外觀侵權后，若想初步判斷自己的產品是否侵犯了投訴方的商業外觀，需對美國歷史上的判例有所了解。
2.1. Two pesos案
2.1.1. 案件基本信息
原告Taco Cabana在德克薩斯州等地開設墨西哥風格連鎖餐館，向法院將其店鋪的裝修風格整體描述成一種獨特的商業外觀，被告Two pesos后來開設了與其商業外觀相似的店鋪，進入Taco Cabana所在德克薩斯州等地。
2.1.2. 案件分析
該案件的爭議焦點在于，商業外觀是否可以具有天然的內在顯著性。地區法院認為Taco Cabana的裝修風格作為一個整體，是非功能性的，且具有天然的內在顯著性，但未獲得第二顯著性。第五巡回上訴法院維持了上述判決。被告不服，案件進入最高法院，最高法院認為商業外觀可以具有內在顯著性獲得藍哈姆法第43條第1款的保護：
(1)藍哈姆法第43條第1款并未提到第二顯著性的問題;
(2)要求非描述性的商業外觀需獲得第二顯著性才能被保護有違藍哈姆法的立法目的，這將使得小公司在進入新的市場時，由于未獲得第二顯著性，而無法保護其商業外觀2.
2.2. Wal-Mart案
2.2.1. 案件基本信息
原告Samara Brothers公司在其設計和生產兒童衣服上使用了特定的圖案，被告Wal-Mart完全復制并生產了相同的衣服。地區法院和第二巡回法院支持了原告的訴訟請求。Wal-Mart不服，上訴至最高法院。
2.2.2. 案件分析
在該案中，最高法院認可，可以將商業外觀擴展至產品本身，這點和Two pesos案不同，Two pesos案中的商業外觀并不涉及產品本身。同時，最高法院將商業外觀分為產品包裝和產品設計兩類商業外觀，并認為產品包裝可以具有內在顯著性，而產品設計天然的不具有內在顯著性，必須通過獲得第二顯著性才能被藍哈姆法第43條第1款保護。最高法院作出此結論的考量在于，小公司不必需要證明商業外觀的第二顯著性而處于不利地位，但也不希望某些公司利用商業外觀保護過期專利，形成壟斷。有興趣的讀者可以去看該案最高院的評判，在此不做展開。
2.3. Echo案
2.3.1. 案件基本信息
原告Echo和被告Associates都是旅行社和旅游運營商，從事營銷、銷售和安排春假旅游，為大學生前往佛羅里達州等地提供服務。原告Echo認為被告Associates試圖通過分發和使用與其基本相同的宣傳海報，假冒其度假旅游服務。
2.3.2. 案件分析
由于Wal-Mart案并沒有給出一個如何確認商業外觀已經獲得獲得第二顯著性的判斷標準，本案的第七巡回上訴法院給出了較為詳細的判斷標準：
直接證據：(1)消費者證詞;(2)消費者調查。
間接證據：(1)排他性、時間跨度和方式;(2)廣告投放的數量和方式;(3)銷售額和消費者數量;(4)市場占有份額;(5)故意抄襲的證據。
這些因素后來被其他法院所增加或刪減的引用，如某些法院認為第二顯著性的問題不是推廣努力程度的問題，而是在消費公眾腦海中對商業外觀含義改變的效果2.因而廣告的投放量只能作為間接證據。
2.4. Traffix案
2.4.1. 案件基本信息
原告MDI公司擁有一種交通標示架的實用發明專利權，專利過期以后，被告Traffix公司生產相似的交通標示架，MDI公司遂對Traffix 公司提起商標和商業外觀侵權訴訟。
2.4.2. 案件分析
地區法院認為應該由原告舉證該設計不具功能性，而非由被告舉證該設計具有功能性，原告由于舉證無能而敗訴。第六巡回上訴法院推翻了該判決，其理由是，其他競爭者可以采用類似替代設計的規避設計，根據競爭必須規則，其不具有功能性。
美國法院在Morton-Norwich案[8]中將實用功能性分為事實功能性和法律功能性，事實功能性即普通意義上的功能性，大部分設計都會給一個產品帶來實用性，而這并不會導致該產品不能獲得商業外觀范疇的保護，而法律功能性意味著專利法上的實用性，即功能優越性或制造成本的經濟性，這會導致該產品由于具有功能性而不能被商業外觀所保護，具體看：(1)是否存在一個揭露這個設計具有實用優越性的實用專利;(2)這個設計的最先使用者是否在在廣告中吹噓這個設計的實用優越性;(3)競爭者對于具有相同功能設計的可獲得性;(4)事實表明這個設計可以產生一種相對比較簡單或便宜的產品制造方法[2]。后來美國最高法院在 Inwood 案[9]中定義了傳統規則：“一般說來，如果某個產品特征對于產品的使用或實現其目的來說是必不可少的，或足以影響產品的成本和質量，那么這個特征就具有功能性”。
說回Traffix案，Traffix公司不服上訴至最高法院，最高法院認為第六巡回上訴法院把功能性理解成“判斷某一特征是否具有功能性的必要標準是這個特征是否是競爭必需的”是錯誤的2.重申了 Inwood 案中關于功能性的定義，且其認為是否已被實用專利保護并不是產品能被商業外觀保護的障礙。
2.5. Qualitex案
2.5.1. 案件基本信息
原告Qualitex 公司(自1950 年代以來)在其制造并出售的用于干洗機的墊子上使用一種特殊的綠色金色陰影。1989年，被告Jacobson Products(Qualitex的競爭對手)開始向干洗公司出售自己的墊子，它把墊子染成類似的綠金色。1991年，Qualitex 向專利商標局注冊了墊子上特殊的綠金色作為商標。注冊號 1.633.711(1991年2月5日)。Qualitex 隨后提起不正當競爭的訴訟，質疑 Jacobson使用綠金色。Qualitex 在地方法院贏得了訴訟。但是，第九巡回上訴法院撤銷了該判決，認為《蘭納姆法案》不允許 Qualitex 或其他任何人將“僅顏色”注冊為商標。
2.5.2. 案件分析
最高法院推翻了第九巡回上訴法院的判決，其認為單一顏色同特定形狀(可口可樂瓶)、特定聲音(NBC的三個鐘聲)、特殊的氣味(縫紉線上的雞蛋花)一樣，可以被注冊為商標。且最高法院豐富了Inwood 案定義的傳統規則，在“傳統規則”之后增加了一句“也就是說，這個特征的排他性使用將會使競爭者處于與商譽無關的不利境地”，這一判斷標準被稱之為“競爭必須”(Competitive Necessity)標準。
上述案例展示了美國法院對于商業外觀侵權認定的變遷。
3、處理應對措施
美國權利人針對中國跨境電商在法院層面發起的投訴，一般都會申請TRO，侵權的客體既可能是商業外觀，也可能是實用專利或外觀設計專利。因而，針對商業外觀侵權的應對措施可比照專利侵權進行。
3.1. 暫停商品銷售
在收到訴狀或TRO禁令時，第一時間將禁令中凍結賬戶中對應電商平臺中所有商品暫停銷售，包括三種方式：停售產品，掛假期模式，或將所有產品庫存設為0.依TRO禁令凍結的資金賬戶，后續出單所得金額也都會被凍結，直到禁令解除為止，若后續以和解談判的方式處理，原告方會根據凍結金額定其所主張的賠償金額(原告方會向平臺方獲取銷售數據)，所以可能銷售額得越多，后續賠償額越多。
3.2. 收集相關資料確定具體應對措施
3.2.1.先前原告方的代理律所，如GBC一般會在其官網提供相應的呈交法院的案件信息與資料，被投訴的電商賣家可在收到的訴狀(Complaint)中找到對應案件號，去其官網下載具體的案件信息，部分還可看到目前案件的進展。但近來，GBC律所已不再其官網提供下載，且因提交具體侵權證據并不是申請TRO必須的，所以大多是原告提供保證金。由于賣家在收到訴狀時，賬戶已被凍結。訴狀中被告往往不只一家，可能多達幾百個，所以訴狀中基本沒有實質性內容。那么根據訴狀中的案件號，如何獲知一些必要信息呢。
3.2.1.1. Pacer
圖3展示了在Pacer搜索的一件TRO案件，可以看到原告提交訴狀至法院的時間。原告后續提交的材料，以及法院發出的文件，均按時間排序。如果法院對原告的一項動議進行了回應，還可顯示該動議的內容。如PIO的聽證時間，若是線上聽證，還會提供相應的電話。TRO的簽發無需告知被告，而PIO簽發前，原告有通知被告的義務。
Pacer的優點是：官方，因而數據更新及時。但缺點也很明顯：需要美國信用卡注冊，第一次注冊時，提供14天試用期，試用期結束后，按月付費，如圖4所示，有兩種可選付費模式，對應不同的權限。值得注意的是，即使按月付費，下載文件仍需另收費，單個文件0.1美元/頁，30頁封頂，因而以單個文件3美元算，動輒十幾或幾十個文件每個案件，全部下載的話，約需幾百人民幣不等。即使不下載，查看文件也是收費的，但對于某案件的代理律師，在第一次查看該文件時是免費的，再次查看會收費，因而Pacer建議代理律師在第一次查看文件時保存或打印，以免產生重復費用。
圖3
圖4
3.2.1.2. Lex Machina
Pacer禁止同一律所的律師互相使用帳號，因而在某寶看不到Pacer的臨時帳號。Lex Machina是國內一家商業數據庫網站，提供類似于Pacer的查詢功能，但更為豐富，比如，可以查詢某個法官的偏好，或者某種類型案件的結案周期等等。如圖5所示，知產案件都在Federal聯邦案件下，通過案件號搜索到案件后，進入Docket Entries，可看到相關文件的下載。Lex Machina在左邊對文件進行了歸類，以方便查找。同時在右邊提供了類似Pacer的展示方式，權利人提交的文件，和法院簽發的文件，均按時間排序，并可通過View documents下載。
圖5
3.2.2. 去美國商標局官網或商業性檢索網站，檢索相關信息，查看涉案商業外觀是否同時注冊商標。如其同時注冊了商標還未授權，核實商標的申請人主體是否和原告一致，若不一致，且原告提供了商標的獨家使用授權，核實原告獲得商標獨家使用權的問題。檢索在商標申請日，以及原告在訴狀中陳述的商業外觀第一次使用日之前，涉案產品是否有在先銷售的證據，用來提公眾意見，或商標授權后的無效工作。或依上述方法檢索看能否收集能證明涉案商業外觀具有實用功能性和/或美學功能性的材料。
3.2.3. 在電商平臺檢索相同涉案產品的上架時間和設計相近的產品。此處可初步判斷原告方的真實意圖，若原告方有相同或相似產品銷售，且市場占有率不低，那么原告很大可能是想獨霸市場，后續通過和解處理的可能性低。若電商平臺上已經有大量不同賣家銷售相同或相似的產品，且此類商品出現時間較早，再者，上步通過案件信息或檢索發現涉案外觀設計權利時間不長，則原告方很可能屬于專利流氓，目的通過投訴獲益，后續通過和解談判獲得解決的可能性高。
收集上訴材料，除了應對訴訟，也是為了更好的和解談判。若無準備談判和解，最終可能拿回的金額可能低于凍結金額的30%;有了上述材料，依據材料的強弱，有望獲得一個理想的和解金額。
3.3. 正式回復
收集上述信息后，如果覺得侵權與否尚有爭議，決定應訴，需尋找合適的美國律師，非案件管轄州的其他州律師，可以和原告律師溝通和解，但一般不能出庭。美國律師按小時收費，非出庭工作，一般收費在300~500美金/小時，若需出庭則700~1000美金/小時。案件一般從開始并不能判斷會在哪個階段結束，因此無法估算最終的訴訟代理費，正常情形下，如果全部委托美國律師走完全程，需數十萬美金，甚至更多，所以此類案件一般以和解結束。
為了節約應訴成本，可以考慮同時委托國內律師和國外律師，國內律師出具案情分析結論后，依據案情分析的結論，起草針對臨時禁令所涉及侵權行為的律師函的初稿交付美國律師(此處建議中美律師協作完成)，由美國律師向原告做出正式回復(原告律師一般不會理睬私人信件和非美國律師的信件)。
分析案件后，基于不同結果下的操作：
(1)對于明顯不侵權或侵權可能性較低的案件，國內律師基于案情分析后的結果，應盡快通知被告方委托的美國律師向法院提出撤銷臨時禁令TRO申請的動議。此時盡快回復無疑是對被告最有利的應對方式。
(2)即便是在侵權可能性較高的案件中，中美律師合作，有策略的回復也可以在一定程度上減少被索賠的賠償金額，并在隨后的協商中較為順利的與原告達成和解。
3.4. 協商和解
和解的周期一般為1~3個月，跟溝通和解的金額，以及應訴時間節點有關。依照案情的不同，中美雙方制定具體的談判策略，由美國律師和原告律師展開和解談判。如達成和解協議，原告律師將向法院申請撤訴。在收到法院的原告提交的撤訴通知Notice of Dismissal后，平臺會采取解凍賬號和恢復鏈接等行動。
3.5. 申請撤銷臨時禁令TRO
在明確和解無法達成的情況下，對于不侵權可能性較高的案件，由美國律師在正式回復的法定期限內起草撤銷臨時禁令TRO申請書，申請法院撤銷臨時禁令TRO并判令原告賠償被告相應的經濟損失。如果成功撤銷臨時禁令TRO，被告還可以申請將原告向法院繳納的保證金作為律師費的損失補償給被告。法官有權決定是否支持被告的上述申請以及具體補償的金額。
3.6. 其他行動
依照案件的具體情況，委托的國內律師還可以做一定的檢索工作，提供給美國律師，對原告臨時禁令TRO中涉案商業外觀的有效性產生威懾等，具體行動需視案件具體情況而定。
綜上，上述行動，建議被告綜合以下幾點綜合考慮：店鋪價值、賬戶凍結資金、涉案產品銷量、和解及應訴成本、涉案賬戶與其他正常店鋪的關聯可能性。
4、總結和思考
4.1. 商業外觀侵權不易排查
由于在美國，商業外觀不要求注冊，其一般不容易通過商標檢索事先確定，電商在排查海外目標地知識產權侵權風險時不易發現。同時，商業外觀雖不同于商標、著作權和專利，但他們本身并不天然的相互排斥，當一個產品或包裝正在注冊商標時，原告可能在訴狀中投訴被告侵犯其商業外觀的同時，聲明其同時注冊了商標。由上文分析可知，某種設計曾經獲得過專利，并不會導致該設計的商業外觀被認為具有功能性而不被保護。因此，在實務中，認為被告同時侵犯商標、商業外觀和專利的的訴狀也是很常見的。
4.2. 商業外觀侵權初步處理思路
收到商業外觀侵權的投訴，首先應判斷被訴的產品應歸屬于產品包裝還是產品設計，若為產品包裝，其可能具有內在顯著性，而產品設計天然的不具有內在顯著性，必須通過獲得第二顯著性才能被藍哈姆法第43條第1款保護，此時應注意原告是否在訴狀中做出了詳盡確認商業外觀獲得第二顯著性的舉證，當然，被訴產品究竟應該歸屬于產品包裝還是產品設計也可能成為爭辯的焦點。
被訴商業外觀侵權的賣家，功能性抗辯經常能獲得成功。商業外觀中禁止功能性特征的原因是，若功能性特征能夠得到商標法的保護，形成的壟斷將是永久的，因為商標可以無限期續展，這會導致阻礙競爭，這與商標法的立法目的是有沖突的，商標法的立法目的是為了保護企業的商譽，而功能性特征是專利法調整的范疇。
Inwood 案中定義的傳統規則適用于實用功能性的判斷，而Qualitex案中的競爭必須規則適用于美學功能性的判斷。需要說明的是，實用功能性和美學功能性同樣并不是相互排斥的，一個設計可能既具有實用功能性和美學功能性，同樣的，一個設計可能既不具有實用功能性也不具有美學功能性，或兼有其一。在判斷是否具有功能性時，實用功能性和美學功能性都應該考慮到。
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