在適用專利法實施細則第十二條第一款第三項規定的與在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造時，應注重維護原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡。”
01 案情簡介
陳某系上海A公司的員工，任技術經理職務，上海A公司與陳某簽訂了《勞動合同》，此后，福建A公司與上海A公司簽訂借調協議，約定陳某借調至福建A公司工作。
陳某在福建A公司負責公司主要產品的研發、設計、選型等工作，其中包括專利申請事務，經手大量福建A公司關于燃氣發電產品的技術文件。陳某于2019年5月從上海A公司離職，離職后兩個月即申請了多項以陳某為發明人、北京B公司為專利權人的涉案專利。
福建A公司、上海A公司認為，北京B公司系福建A公司的推廣代理商，不掌握燃氣發電及移動充電車技術，其之所以能申請四項專利，是陳某協助北京B公司在極短的時間內完成了專利申請文件并提交至國家知識產權局。故福建A公司、上海A公司向北京知識產權法院提起訴訟，訴訟請求如下：一、判令北京B公司將涉案專利一至四的專利權或專利申請權轉移至福建A公司、上海A公司;二、陳某、北京B公司共同賠償福建A公司、上海A公司為本案支出的合理支出共計104206元。
陳某、北京B公司對福建A公司、上海A公司上述主張均不同意，認為涉案專利不屬于職務發明創造，涉案專利由陳某和張某共同研發完成，且與陳某在福建A公司的工作內容無關。
02 北京知識產權法院經審理認為
本案中，原告主張涉案專利屬于陳某從原單位離職后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造，故判斷涉案專利是否屬于原告的職務發明，應審查陳某與原告之間的關系以及陳某的工作職責或工作內容與涉案專利技術方案的關系。
一、關于涉案專利發明人陳某是否屬于專利法規定的“本單位”人員
根據上海A公司與陳某簽訂《勞動合同書》《勞動合同解除及免責、棄權協議》，上海A公司出具《上海市單位退工證明》等顯示，陳某至遲于2015年3月入職上海A公司，從事技術經理工作。2019年5月，陳某與上海A公司解除勞動關系。即2015年3月至2019年5月，陳某為上海A公司專利法意義上的“本單位”人員。關于陳某與福建A公司的關系，從陳某工作往來中多次發送的電子郵件來看，其簽名檔中的職位是技術經理，工作單位是福建A公司而非上海A公司;陳某多次向時任福建A公司法定代表人、董事、投資人的吳某匯報專利研發和申請、工作周報、設計部工作進展等內容;陳某與專利代理公司溝通郵件中均以“我公司”專利申請相稱，所涉專利的申請人均為福建A公司，并對專利代理公司反饋的專利申請稿件予以確認提交國家知識產權局。
在此基礎上，結合考慮在案證據體現出福建A公司、上海A公司存在一定程度上的關聯關系，法院認定從在案電子郵件顯示的期間即2017年10月至2019年5月，陳某作為福建A公司的臨時工作人員，可視為福建A公司專利法意義上的“本單位”人員。
涉案專利一至四的申請日期均為2019年7月26日，距陳某與上海A公司解除勞動關系、以及陳某結束在福建A公司的臨時工作均不足一年。判斷涉案專利是否屬于職務發明，需進一步分析涉案專利是否與陳某在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關。
二、關于涉案專利是否與陳某在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關
在適用專利法實施細則第十二條第一款第三項規定的與在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造時，應注重維護原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡，綜合考慮以下因素：
一是離職員工在原單位承擔的本職工作或原單位分配的任務的具體內容，包括工作職責、權限，能夠接觸、控制、獲取的與涉案專利有關的技術信息，且這些信息并非本領域普通的知識、經驗和技能。
二是涉案專利的具體情況及其與本職工作或原單位分配任務的關系，包括涉案專利的技術領域、所要解決的技術問題、技術效果，技術方案相對于現有技術的實質性特點。
三是原單位是否開展了與涉案專利有關的技術研發活動或具有有關技術的其他合法來源。
四是涉案專利的權利人、發明人能否對專利技術的研發過程或來源作出合理解釋。包括涉案專利技術方案的復雜程度，權利人、發明人是否具有相應知識、技能和物質技術條件，是否開展了研發活動等。
涉案專利一至四均是圍繞燃氣發電及移動充電車技術相關的發明或實用新型專利，用以解決現有技術中移動充電車能源供給不足、運行噪音大等問題。
本案中，陳某在上海A公司擔任技術經理，在福建A公司臨時工作期間，在其工作往來電子郵件中，陳某向李某發送電子郵件，稱第一份專利“一種天然氣發電移動充電車"已經完成，可以安排專利代理公司代理申請。
在完成該工作任務時，陳某能夠接觸、獲取到與移動充電車、天然氣發電移動充電車、車載集裝箱、靜音集裝箱、cng和Ing雙燃料供氣系統、天然氣發動機冷卻系統等技術資料和信息，大部分信息都由福建A公司解密后通過申請專利進行保護，不屬于本領域的普遍知識。
涉案專利與上述技術交底書相比，均屬于移動充電車領域，用于解決使移動充電車更為靈活、可靠、靜音、降溫等問題，其技術方案也存在相當程度上的關聯性。上述技術交底書均是經福建A公司內部審查并解密后，由陳某發送給專利代理公司由其撰寫并提交專利申請。
國家知識產權局在針對涉案專利三的三次審查意見通知書中引用了福建A公司2017年申請的兩項專利作為對比文件，亦可佐證涉案專利與福建A公司的專利之間存在一定關聯性。
綜合以上考慮，法院認定涉案專利與上海A公司、福建A公司分配的任務有關，屬于陳某在“退休、調離原單位后或者勞動、人事關系終止后1年內作出的，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造”，應屬職務發明創造。另一方面，結合考慮涉案專利的發明目的、技術方案、所要解決的技術問題和技術效果等，在案證據不足以充分證明北京B公司亦對涉案專利技術方案的實質性特點作出了創造性貢獻，故涉案專利的權利人或申請人應為福建A公司、上海A公司。
因專利權權屬糾紛系確權糾紛，而非侵權糾紛，不宜適用專利法第六十五條關于侵權人應當賠償權利人為制止侵權行為所支付的合理開支的規定，故福建A公司、上海A公司所提出的要求陳某、北京B公司賠償合理開支的請求，于法無據，法院不予支持。
判決作出后，雙方當事人均未提出上訴，現已生效。
03 法官提示
本案涉及四項與“集裝箱型燃氣發電充電車”有關的發明專利權屬爭議，針對發明人離開原單位后所作出的發明創造，其完成時間要件為發明人離開原單位1年內，其內容要件不限于本職工作內容或原單位分配的任務內容，只要發明創造本身與原單位本職工作或分配任務有關即可。
對于上述職務發明創造中“本單位”人員的范圍，既包括與工作單位存在勞動關系的人員，也包括為完成特定工作任務而與用人單位建立臨時性勞務關系的臨時工作人員。
在適用專利法實施細則第十二條第一款第三項規定的與在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造時，應注重維護原單位、離職員工以及離職員工新任職單位之間的利益平衡，綜合考慮。本案中原告提交了近百份電子郵件證明涉案專利與被告原單位分配的任務有關，法院經過審查，并與四項涉案專利的技術方案一一比對，認定涉案專利與原告分配的任務有關，屬于職務發明創造。
(原標題：離職人員注意!這種情況屬于職務發明 | 以案釋法)
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