編者按
Editor's note
在專利無效宣告程序中，請求人對授權專利提出挑戰，最常用的無效理由是涉案專利缺乏創造性。根據專利法第二十二條第三款的規定，創造性，是指與現有技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步。因此，創造性的判斷結論，一般是需要與作為現有技術[1]的對比文件進行分析對比而得出的。
一般來說，對比文件及其內容是一種客觀存在，對創造性判斷的責任主體是訓練有素的專業人士——審查員，判斷結果一般不會受答辯策略或者答辯技巧的影響，即判斷結論不應以答辯策略的優劣為轉移，即便在當事人自認或者“有利說不出”的情況下，審查員也需要依法審查獨立判斷。但在某些情況下，權利人的答辯策略也會影響審查員的內心確認，從而影響創造性判斷的結論。
本文以“夾燈”無效案為例進行分析，在兩次無效程序對比文件的實質內容基本一樣的情況下，由于權利人的答辯策略不同，導致涉案專利被宣告無效的慘痛教訓。
目次
一、“夾燈”發明專利簡介及其發明構思
(一)“夾燈”發明專利簡介
(二)發明構思分析
二、兩次無效程序中的答辯策略及其審查決定要點
三、討論
一、“夾燈”發明專利簡介及其發明構思
蘇州某公司擁有專利號為ZL 201710458645.3.名稱為“夾燈”的發明專利，其申請日為2017年06月16日。其權利要求書共有24項權利要求，其中權利要求1和權利要求13是主題為“一種夾燈”的獨立權利要求。
（一）“夾燈”發明專利簡介
以權利要求1為例：
“1.一種夾燈，其特征在于，包含：
光源；
第一夾件，具有第一夾持部及連接至該第一夾持部的燈連接部，該光源連接至該燈連接部；以及
第二夾件，具有第二夾持部及設置于該第二夾持部上的配重，該第一夾持部與該第二夾持部受限地滑動連接。 ”
最能體現權利要求1請求保護的技術方案是該專利的附圖2(其中的紅字是后加上的)。
具體地，該夾燈包含光源10、第一夾件12及第二夾件14.
第一夾件12具有第一夾持部122及連接至第一夾持部122的燈連接部124.光源10連接至燈連接部124.
第二夾件14具有第二夾持部142及設置于第二夾持部142上的配重144(以隱藏線繪示于圖中)。
夾燈通過第一夾持部122與第二夾持部142夾持于一結構側邊而設置于該結構側邊上，其中配重144與光源10位于該結構側邊的兩側有助于該夾燈于該結構側邊上的平衡。
也就是說，該發明將燈具支撐在電腦屏幕上方，一側是燈源(或光源)，一側是配重，兩側都可根據實際需要變換重量及位置，即配重可根據燈源的不同重量及重心的調整進行不同重量配置，同時兩夾持部間夾持位置可相對移動，以達到平衡，使得燈具能較穩定地相對活動地設置在電腦屏幕上。該發明的技術效果是可利用配重來降低夾燈的固定結構承受的扭矩，有助于提升夾燈固定的穩定度及增加光源相對于夾燈整體的設置位置的設計彈性。
（二）發明構思分析
發明構思的分析需根據說明書的介紹“從哪里來、到哪里去，怎么辦”來入手。
從哪里來?
說明書的“背景技術”介紹：
傳統照明裝置多是固定式且體積較大，例如吊燈、嵌燈、臺燈等。當使用者僅需局部照明或是局部加強照明時，一般使用鄰近屏幕設置的燈具。
目前市面上已有可固定于屏幕上使用的燈具。例如使用小型蛇管的USB燈，……蛇管長度通常不長，導致光源無法拉太遠，使得光源能照明的范圍有限。
又例如使用夾具夾持固定的燈具，其整個結構重量由夾具支撐，夾具位于整個燈具的一端側，故夾具需能提供足夠的夾持力，以使燈具能穩固地固定。此外，……此燈具不適合窄邊框屏幕。
又例如使用雙面膠固定的燈具，其整個結構重量即經由雙面膠支撐，雙面膠能支撐的重量及力矩有限，故此種燈具的重量、體積均較小，使得光源通常無法拉太遠，光源能照明的范圍有限。
因此，有必要設計一種新型的夾燈，以克服上述缺陷。
到哪里去?
本發明的目的在于提出一種夾燈，利用配重來降低夾燈的固定結構承受的扭矩，有助于提升夾燈固定的穩定度及增加光源相對于夾燈整體的設置位置的設計彈性。
怎么辦?
本發明的夾燈
通過第一夾持部與第二夾持部夾持于一結構側邊而固定地設置于該結構側邊上，其中，配重與光源位于該結構側邊的兩側
——有助于該夾燈于該結構側邊上的平衡，利用配重來降低夾燈的固定結構承受的扭矩，
——有助于提升夾燈固定的穩定度及增加光源相對于夾燈整體的設置位置的設計彈性。
發明構思概括
該發明“通過第一夾持部與第二夾持部夾持于一結構側邊(即電腦屏幕)而固定地設置于該結構側邊上，其中，配重與光源位于該結構側邊的兩側。
形象地說，該發明借鑒了如下圖所示“蹺蹺板”原理。從“蹺蹺板”的支點看，配重與光源分別相對于支點有一定的距離，配重與光源好比兩個小孩分居于“蹺蹺板”的兩側，實現配重與光源的平衡;從而有助于提升夾燈固定的穩定度，增加光源相對于夾燈整體的設置位置的設計彈性。
二、兩次無效程序中的答辯策略及其審查決定要點
“夾燈”發明專利經歷過兩次無效請求。下來分別說明兩次無效程序中專利權人的答辯策略對審查結論的影響。
在第一次無效程序中，請求人提出了兩組評價創造性的對比文件，即分別用證據1和證據5作為“最接近的現有技術”。
創造性判斷的基本過程是，首先，搞清楚本專利(被請求無效的專利)的發明本質即發明構思;接著，分析并回答對比文件是否公開了本專利的發明構思，如果答案為否，則本專利與該對比文件有本質區別，相對于該對比文件，本專利具有創造性;如果答案為是，說明該對比文件的發明構思與本專利沒有實質區別，那么，再來看本專利的權利要求是否有修改的余地，以便于該對比文件公開的技術方案拉開一段距離，否則，創造性的評價岌岌可危。
權利人具體的答辯策略是：
1、先向合議組說明本專利的發明構思，以“蹺蹺板”原理解釋本專利的關鍵技術手段是在基本的蹺蹺板結構兩側的配重與燈源之間的平衡。
2、針對兩組“最接近的對比文件”，對比文件1和對比文件5.分別說明其發明構思與本專利的本質不同。
3、進一步說明，在對比文件與本專利發明構思不同的情況下，就不存在將該堆積文件與其他現有技術相結合的技術啟示，即本領域技術人員沒有動機去朝著本專利技術方案的方向對現有技術進行改進。
下面以第一次無效請求中的證據5(CN 102263888 A，公布日為2011年11月30日)作為最接近現有技術為例。
如下圖所示，證據5公開了一種具有折疊支撐件的圖像捕獲裝置。該圖像捕獲裝置也是安置在電腦屏幕上，但該裝置不是用來照明，而是作為便攜的攝像頭用于視頻聊天。
上面的左圖表示該裝置安裝在顯示器上的狀態，其中，前壁125與后壁130之間的空缺位置，剛好與顯示器的壁厚大致相同，并通過后壁130與鉸鏈180配合，可調整固定位置。上面右圖表示該裝置收攏后的狀態，實現便于攜帶的目的。
由此可以看出，證據5的發明構思與本專利完全不同，其不具備通過蹺蹺板兩端的配重與光源平衡的原理。證據5因其自身重量輕便，通過夾持即能固定牢固，故并不需要配重，其上壁和前壁的組合與后壁之間也非受限地連接。因此，專利權人認為，本領域技術人員不可能基于證據5的方案向著本專利的“蹺蹺板”原理的技術方案去改進。
本案合議組在創造性的判斷中，仍沿用“三步法”的邏輯推理。在三步法中的第一步關于證據5是否構成本專利的“最接近的現有技術”方面，合議組并不做分析，只是依實務慣常做法默認請求人已經完成了三步法的第一步。在缺失第一步的考察下，繼續后兩步驟，便會導致分析過程事倍功半。在不考慮中發明構思是否相同下，合議組首先進行區別特征的對比，審查決定[2]寫道：
“將證據5公開的上述內容與本專利權利要求1相比可知，證據5的上壁120和前壁125的組合對應于本專利的第一夾持部，上壁120前端與第一鉸鏈170連接的部分對應本專利的燈連接部，證據5的后壁130對應于本專利的第二夾持部。可見，本專利權利要求1與證據5之間的區別技術特征在于：本專利要求保護的是一種包含光源的夾燈，其第二夾持部設置有配重，且第一夾持部和第二夾持部受限地獲得連接，而證據5是一種圖像捕獲裝置，因其自身重量輕便，通過夾持即能固定牢固，故并未設置有配重，其上壁和前壁的組合與后壁之間也非受限地連接。基于上述區別技術特征可知，本專利權利要求1相對于證據5來說實際解決的技術問題是如何提供一種夾燈并提升其固定穩定度以及增加光源相對于夾燈整體的設置位置的設計彈性。”
接著，合議組繼續分析證據5是否與其他證據結合的技術啟示。審查決定寫道：“證據5所公開的便攜攝像裝置其本身輕便的特點決定其根本不存在因重量導致的固定穩定性問題，也不需要利用配重來降低固定結構承受的扭矩，即證據5并不需要配重來實現圖像捕獲裝置的整體平衡;”這段話已經表明證據5的發明構思與本專利不同。但接下來的對證據4和證據6的分析更加有趣，審查決定先認可“證據4和證據6給出了通過設置配重物實現燈具重力平衡的技術啟示”：其分析道：
“證據4公開的照明設備在懸掛在諸如床頭的支持物上時，其寬繩帶25的一端連接至照明設備殼體1的頂部、另一端設有配重28.通過具有配重28的寬繩帶25的設置來抵消照明設備的重量以使照明設備穩固地保持水平位置，證據6公開的燈具位置調整裝置，通過將配重設置于懸臂相對于燈具的另一端，以一轉軸作為支點來利用配重的重量平衡燈具的重量，即證據4和證據6給出了通過設置配重物實現燈具重力平衡的技術啟示”。
但接著又來了個大轉折：“然而，如上所述，在證據5的技術方案中本身沒有設置配重來進行平衡需求的情況下，即使證據4、證據6公開了增加配重物以提供部件間重力平衡的技術手段，也并不存在將證據5應用到燈具照明領域中并將證據4或證據6結合到證據5以獲得本專利權利要求1要求保護的技術方案的技術啟示。”一方面承認有證據4和證據6給出了通過設置配重物實現燈具重力平衡的“技術啟示”，另一方面又說不存在將證據5應用到燈具照明領域中并將證據4或證據6結合到證據5以獲得本專利權利要求1要求保護的技術方案的“技術啟示”。
為正確理解上述分析內容，本文認為可以簡化表述為：證據5本身沒有設置配重來進行平衡需求，因此，證據5自身的結構并不需要證據4和證據6所公開的配重技術手段，因此證據5沒有與證據4或證據6結合的需求。
值得肯定的是，專利權人在本次無效請求中堅持以發明構思為導向，全面分析了證據5與本專利的發明構思不同，其答辯策略或許最終影響到合議組做出有利于專利權人的審查結論，盡管審查決定沒有使用發明構思概念，但是其分析方法還是或多或少體現出發明構思的意蘊----證據5的發明構思與本專利無關，因此，其他現有技術中的技術手段難以跟證據5結合。
在第二次無效程序中，請求人提出以美國專利US5379201(下稱證據1)為最接近的對比文件，該專利的公開日為1995年1月3日、發明名稱為“FORTABLE LIGHT FOR LAPTOP COMPUTER”。
我們先來看看證據1的發明構思。
證據 1 公開了一種用于移動電腦的便攜式燈，如圖2和圖3所示，該便攜式燈包括相互獨立并交互的兩個單元：一個電池組單元12 和一個燈總成單元 14.在使用位置，將平面安裝面板 74穿過安裝夾 54.便可將燈總成 14 安裝到電池組 12 上。由此可見，安裝后，電池組單元12 和燈總成單元 14相互垂直，構成希臘字母的“Γ”形狀，通過平面安裝面板 74的滑動推拉調整燈總成 14伸出的距離以適配不同規格的手提電腦。
面對證據1所公開的內容，專利權人卻沒有從證據1的發明構思入手來評估證據1對本專利的“殺傷力”，而是出乎意料地修改了權利要求書，將原權利要求1中的附加技術特征“該燈連接部包含C形彈性夾，該光源夾持于該C形彈性夾”補入到權利要求1.形成新的權利要求1.并將原權利要求1刪除。
修改后的權利要求1如下：
1.一種夾燈，其特征在于，包含：
光源;
第一夾件，具有第一夾持部及連接至該第一夾持部的燈連接部，該光源連接至該燈連接部;該燈連接部包含C形彈性夾，該光源夾持于該C形彈性夾;以及
第二夾件，具有第二夾持部及設置于該第二夾持部上的配重，該第一夾持部與該第二夾持部受限地滑動連接。
合議組[3]還是按部就班地沿用三步法的判斷思路，認為將證據 1 公開的上述內容與本專利相比可知：
(1)證據 1的便攜式燈即為一種夾燈；
(2)燈泡或燈管 64.相當于本專利的光源、燈總成14相當于本專利的第一夾件、電池組 12相當于本專利的第二夾件;
(3)燈總成 14 中安裝面板 74、殼體 80 的后壁82 和封閉擋板 90 的組合相當于本專利的第一夾持部;
(4)反射器 60 的后 62 和殼體 80 內的燈泡插座的組合相當于本專利的連接至第一夾持部的燈連接部，同時也相應公開了光源連接至燈連接部;
(5)電池組 12 中電池組12 的矩形本體、可拆裝端板 46、內向法蘭 56 的組合相當于本專利的第二夾持部，電池相當于本專利的設置于第二夾持部上的配重；
……。
因此，審查決定[4]認為：“本專利權利要求 1 與證據 1之間的區別技術特征僅在于本專利的燈連接部包含 C形彈性夾，光源夾持于該C形彈性夾。基于該區別技術特征可知，本專利權利要求 1相對于證據 1來說實際解決的技術問題是如何固定連接管狀光源。”
針對區別技術特征，合議組認為，證據3公開的電腦夾燈與本專利屬于相同的技術領域。其附圖2(見下圖)公開了C形彈性夾。故證據1和證據3的結合，使權利要求1不具有創造性。
三、討論
在第一次無效程序中，專利權人的答辯策略是從發明構思入手，認為本專利的發明構思采用蹺蹺板的平衡原理，而證據5的發明構思與本專利不同，證據5并不是與本專利最接近的現有技術，故證據5不能與其他現有技術結合。
但在第二次無效程序中，針對證據1.專利權人沒有認清證據1的發明構思同樣與本專利的發明構思不同，放棄了從發明構思入手的答辯策略，進而與請求人共舞，主動修改權利要求1.變相承認證據1中的電池組的配重作用，導致合議組認為本專利與證據1的區別技術特征“僅在于”C形彈性夾。
本文認為，實務中，在機械奉行三步法進行創造性判斷的現實情況下，大多數被無效的專利中，由于專利權人的答辯策略不當導致專利被無效的比例還是很高的，下面稍加展開說明。
1、第一次無效請求中的
證據5的圖像獲取裝置用于安裝在電腦屏幕上的攝像頭，證據1同樣也是安裝在電腦屏幕上的照明燈，兩者都是電腦的外圍設備，都具有便攜式特點。兩者采用的發明構思都是“卡座式”安裝結構。而本專利的發明構思采用“蹺蹺板”平衡機制，故本專利的“蹺蹺板”結構與證據5、證據1的“卡座式”結構大相徑庭。而在兩次無效中，專利權人都沒有將證據5、證據1的“卡座式”安裝結構發明構思向合議組做出充分說明。特別是，盡管證據5涉及一種攝像頭而非照明燈，但其重點在于采用“卡座式”安裝結構，而這種安裝結構與本專利的“蹺蹺板”平衡機制的本質不同就在于本專利是通過配重與光源(另一種配重)的蹺蹺板結構(相當于兩個小孩分坐在電腦屏幕兩側)實現穩定平衡，而“卡座式”安裝結構好比將其“坐在墻上(電腦屏幕)”;相當于一個小孩直接端坐在電腦屏幕上，兩者的技術方案具有本質區別。
這一重要區別，專利權人似乎沒有明確向合議組說明。導致恰好在第二次無效中使用的證據1為便攜燈(不是攝像頭)且公開了電池組的“配重作用”，加上專利權人“及時配合”修改權利要求1.造成合議組認為專利權人認可了證據1已經公開了原權利要求1的全部技術特征的假象。
事實上，證據1中電池組單元12的“配重作用”并沒有形成與燈總成單元14的“蹺蹺板”平衡機制;證據1是一種便攜燈，出于便攜目的，自自重較輕，即便沒有安裝電池，其“卡座式”結構特點照樣能使該燈“卡扣”在電腦屏幕上。而本專利中的配重如果失去，則蹺蹺板就會向另一端倒下而失去平衡，因此，證據1中的所謂電池組的“配重作用”與本專利的配重作用完全不同，不能僅僅因為在術語上出現配重字樣，就想當然認為兩者作用相同。這一點，專利權人沒有向合議組解釋清楚，也是其敗訴的重要原因。
2、證據1的便攜式燈是夾燈嗎？
夾燈是一種專設在電腦屏幕上的新型照明裝置，是伴隨著電腦產品(包括臺式機和筆記本電腦)的快速普及而出現的“新物種”。
從上述兩種結構的夾燈可以看出，夾燈的結構特點是其采用與電腦屏幕長度相適配的長條形燈管。而便攜燈重點在便攜上，其通常采用燈泡而不是采用長條形燈管，故便攜燈的照明范圍有限，兩者的照明效果不可同日而語。因此，兩者屬于不同的物種。物種不同，其結構組成通常也不同。本專利的夾燈采用蹺蹺板平衡機制，而證據5、證據1均采用“卡座式”。兩者的平衡穩定機制不同。因此，關于“證據 1的便攜式燈即為一種夾燈”的斷言是沒有事實依據的主觀臆斷。遺憾的是，專利權人沒有認識到這一點。沒有就“證據 1的便攜式燈與本專利的夾燈”不是同一物種進行充分論證，這也是專利權人答辯策略的重大缺陷。
3、在證據1與本專利的發明構思有本質區別時，機械適用“三步法”便成為了“兩步法”，得出的結論難以成立
第二次無效的審查決定認為本專利權利要求1相對于證據1和證據3的結合不具有創造性，其結論是否正確，可以采用本專利=證據1+證據3的圖示法進行驗證。即如果以證據1的基本結構為基礎，將證據3的C形彈性夾結合到證據1的方案中便能得到本專利的夾燈方案，則審查決定的結論便為真，反之則說明該結論不成立。
但我們用肉眼就可以觀察到，證據3中的C形彈性夾的開口處用來夾住照明燈21.并通過樞軸211的360°轉動調整照明角度;而證據1中的燈泡64已經裝在燈總成14中，自身沒有可調整的結構，只能通過燈總成14的前后推拉調整燈泡與電腦屏幕的距離。因此，如果強行將C形彈性夾納入證據1的結構中，該C形彈性夾在證據1中根本沒有“立身之處”， 只能作為證據1的“身外之外”。這也充分說明 證據1同樣也排斥與證據3的結合。但審查決定的確得出了基于兩者結合本專利權利要求1沒有創造性的結論，大部分原因可歸結于專利權人沒有充分理解C形彈性夾在證據3中的作用導致的。
作為專利權人，為了避免三步法機械適用所造成的傷害，應該對三步法背后的基本邏輯原理有深刻認識。
三步法中，最重要的是其中的第一步，這是因為確定“最接近的現有技術”是三步法中的邏輯起點，是最重要的一步。以本案為例，如果證據1的確與本專利權利要求1的技術方案很接近(發明構思相同或接近)，那么，本領域技術人員對其向著本專利方案的方向進行改進的難度就越小，反之則難度越大。在專利無效程序中，所謂“最接近的現有技術”的證據是由請求人提供的，實務中有觀點認為，合議組根本不必考察該證據是否是“最接近的現有技術”，對請求人所主張的“最接近的現有技術”照單全收，這相當于放棄三步法的第一步判斷，如此以來，邏輯鏈條斷裂，后面兩步的判斷便成為無源之水。
因此，專利權人在專利無效程序中，需要集中精力判斷作為“最接近的現有技術”證據是否真的與本專利的發明構思接近，不要寄希望于合議組，要充分向合議組闡述本專利的發明構思及技術方案的本質，認真研究請求人提出的各種證據的發明構思。
顯然這一點上，本案專利權人的答辯策略忽視了發明構思的準確把握，在本專利夾燈不等于便攜式燈的情況下，兩者的發明構思明顯不同，此時硬要在便攜式燈的結構中讀出“燈總成14相當于本專利的第一夾件、電池組 12相當于本專利的第二夾件”來，正是典型的“事后諸葛亮”的表現。
注釋
【1】現有技術既包括出版物公開的內容，也包括使用公開的事實內容。為簡化起見，本文所稱現有技術，除非特別強調，僅指以出版物公開的對比文件。
【2】詳見國家知識產權局第48976號審查決定。
【3】需要說明的是，合議組組成人員與第一次無效程序中的合議組成員完全相同。
【4】見國家知識產權局做出的55224號審查決定。
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