“根據新加坡知識產權局2020年的統計數據顯示，中國是繼新加坡、美國后在新加坡商標申請量最多的國家。”
根據2021年9月發布的全球金融中心指數(GFCI)報告，新加坡成為繼紐約、倫敦、中國香港之后的第四大國際金融中心。新加坡作為亞洲最重要的金融、貿易和航運中心之一，其商業優勢輻射整個東南亞乃至所有的互聯市場，并被譽為“亞洲四小龍”之一。近年來，隨著中新經貿合作的持續深化，新加坡成為中國最大的外資來源國，且是中國企業海外投資首選目的地[1]。根據新加坡知識產權局2020年的統計數據顯示，中國是繼新加坡、美國后在新加坡商標申請量最多的國家[2]。
及時有效地進行新加坡商標布局，無疑是企業提升品牌形象，促進企業在新加坡市場發展的重要手段和前提，那么，若因未能在新加坡及時申請商標而被他人搶注，或他人申請注冊相同近似的商標，侵犯了在先商標的權利，在新加坡應當該如何救濟?新加坡擁有雙重商標法體系：商標保護可根據《商標法》(第 332 章，2005 年修訂版)(“TMA”)和普通法獲得。這兩個系統是相互獨立的[3]。本文將介紹在新加坡，權利人通過主張普通法下的商標“假冒侵權”(tort of passing off)對享有在先權利商標的保護。
“假冒”如何認定？
首先，需要介紹“假冒”(passing off)。“假冒”屬于普通法下的概念，起源于英美法系，是反不正當競爭法的代名詞。從歷史上看，“假冒之訴”就是一種普通法上控告他人商譽侵權的訴訟形式。其內涵就是A把自己的產品、服務及相關業務，虛假陳述為B的，或者是與B的商品、服務及相關業務有密切聯系，從而導致后者的商譽實際受損或者存在受損的可能性，受損害方便有權控告前者假冒[4]。
最早對傳統的假冒之訴進行闡述的是在1990年“雷利和科爾曼公司訴博登公司案”(Reckitt & Colman Products Ltd. V Borden Inc)[5] 他指出當事人在假冒之訴中獲勝需證明三個要件：
第一，原告必須(在有關國家或地區)在提供商品或服務的業務中建立商譽或聲譽，而該業務是以向公眾提供特定商品或服務時采用的名稱或標記作為區別的;
第二，原告需要證明被告向公眾虛假陳述(無論有意或無意)，導致或很可能導致公眾相信被告人提供的商品或服務是原告的;
第三，原告必須證明其因為被告的虛假陳述而蒙受或很有可能蒙受損害[6]。
簡而言之，要成功控告他人假冒，原告必須證明三要見存在，即：商譽、虛假陳述即損害。
在新加坡，主張商標構成假冒同樣需要滿足普通法上已經認定的三要件，同時，根據新加坡的在先判例，可以了解在審查實踐中具體如何認定：
1.商譽（Goodwill）
根據新加坡上訴法院在三星私人有限公司訴LG26電子私人有限公司(Singsung Pte Ltd v LG 26 Electronics Pte Ltd[7])一案中確定的原則，“商譽存在于企業與消費之間，商譽本身并不獨立存在。這意味在主張商標假冒侵權的案件中，原告必須證明，他不僅在新加坡享有足夠的商譽，而且在司法管轄區內(新加坡)擁有其商譽相關的業務”[8]。這一要求可能會給一些知名商標的外國貿易商帶來挑戰,但新加坡法院和商標注冊處對這個問題的處理方式比較靈活。例如，企業的客戶不一定是新加坡人，只要他們在購買原告的產品或服務時在新加坡即可。企業的宣傳活動也是產生商譽的方式，但宣傳必須明確表明原告有意進入新加坡市場，并在新加坡最終開展業務時產生了吸引客戶的活動效果(Staywell Hospitality Group Pty Ltd v Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc[9])。
2．虛假陳述 （misrepresentation）
構成虛假陳述一般需要滿足三個要件：1)被訴商標與原告商標近似，商品/服務相同或近似。原告不必證明被告有欺騙的意圖，但如果證明存在欺騙意圖，則更容易確定存在混淆的可能性 (The Singapore Professional Golfers’ Association v Chen Eng Waye[10]). 2)原告的商標必須具有顯著性，能夠起到區分商品和服務來源的作用。3)原告和被告不需要屬于同行業競爭者，但若能證明雙方商業領域具有交叉，則虛假陳述更易被認定。
3.利益損害(damage)
利益損害可以是已經發生損害，或可能遭受損害。損害原告商譽的典型表現為原告遭受銷售額損失，這種銷售額的損失可能是由于消費者購買了被告的商品/服務卻以為有原告提供(商譽沖淡)，或消費者不購買原告的商品/服務原因是被告提供的商品/服務質量差、具有不良內涵(商譽丑化)[11]。另一種形式的利益損害是限制企業經營在某一領域的商業拓展(Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd[12])
案例分析
在路易威登馬利蒂(下稱“異議人”)與華人運通控股(上海)有限公司(下稱“被異議人”)關于HUMAN HORIZONS商標(第18、25類)(被異議商標)異議案件中(Louis Vuitton Malletier v Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.[13])，異議人的三個主張，即相同近似、馳名商標、假冒侵權同時獲得新加坡知識產權局的支持。
雙方商標如下：
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被異議商標 |
引證商標 |
首先，異議人擁有在先注冊第4020161690T號HORIZON(第18類)商標(引證商標)，商標注冊處認為兩件商標中均包含“HORIZON”，二者在視覺效果和發音上近似，因此判定為近似商標。被異議商標指定使用在第18類和第25類，引證商標指定適用在第18類商品上，第18類和第25類商品在功能用途、指定消費對象、銷售渠道近似，因此，注冊處又進一步判定雙方商標的商品構成類似商品。綜上，注冊處認定被異議商標與異議人的在引證商標構成類似商品上的近似商標(TMA第8(2)(b)條)。
其次，根據路易威登提交的在線網站信息、瀏覽量、宣傳文章、銷售記錄等證據，注冊處又認定引證商標在新加坡相關公眾屬于馳名商標。
第三，關于假冒的認定。該案中異議人的商譽以及雙方商標共存易導致誤認兩個要件已經予以認定，焦點則在于“利益損害”要件的認定，注冊處主要基于三個理論判定被異議商標是否構成“利益損害”要件：
1. 沖淡，注冊處認為，因雙方近似，且指定使用在相同的商品上，易導致商品的異議人的銷量減少，消費者轉而購買被異議商標的商品;
2. 限制異議人拓展，訴爭商標在服裝和鞋上的使用會構成異議人在第25類相同或相關商品上拓展使用引證商標的障礙(引證商標已經在鞋和圍巾上使用);
3. 丑化，被異議人主要商業領域是新能源汽車和之花交通，其很難提供與異議人質量相當的商品[14]。
綜上，新加坡商標注冊處對HUMAN HORIZONS商標不予核準注冊。
案件評述
上述案件是較為典型的通過利用多個條款實現對在先商標權保護的案例，新加坡注冊處在基于新加坡商標法(TMA)同時認定被異議商標與引證商標構成類似商品上的近似商標以及認定引證商標構成相關公眾前的馳名商標后，又基于普通法下的“假冒”商標的規定認定被異議商標構成假冒商標，對異議人在先權利的保護進一步升級。當然，在沒有在先商標注冊的情況下，權利人依然可以僅通過主張對方商標構成假冒商標對其提出異議或無效，權利人僅需證明上文提到的三要件“商譽，虛假陳述，利益損害”即可。可以看出，基于新加坡的商標法體系，在先商標權人的利益可以通過多個角度獲得充分的保護。
商標是承載著企業商譽的智慧結晶，在任何法域均應受到有效的保護。筆者謹希望通過對新加坡商標法制度的簡短介紹，能夠為商標權利人在新加坡維權或進行商標布局時給予參考和啟發。
參考文獻：
[1] 中國(深圳)知識產權保護中心,《關于新加坡商標注冊的分析報告》http://www.sziprs.org.cn/szipr/hwwq/fxydzy/bjzy/content/post_816637.html
[2] ipos-annual-report-2020-2021. http://www.ipos.gov.sg/docs/default-source/about-ipos-doc/annual-reports/ipos-annual-report-2020-2021.pdf
[3] Singapore Law Watch, Ch 12 Intellectual Property Law http://www.singaporelawwatch.sg/about-Singapore-Law/Commercial-Law/ch-12-intellectual-property-law
[4] 張慧彬.規制不正當競爭的普通法經驗——以假冒之訴為例[J].競爭政策研究，2017.4
[5] Reckitt & Colman Products Ltd. V Borden Inc [1990] 1 ALL E.R. 873
[6] 同注釋4
[7] Singsung Pte Ltd v LG 26 Electronics Pte Ltd (trading as L S Electrical Trading [2016] 4 SLR 86
[8] 同注釋3
[9] Staywell Hospitality Group Pty Ltd v Starwood Hotels & Resorts Worldwide Inc [2014] 1 SLR 911
[10] The Singapore Professional Golfers’ Association v Chen Eng Waye [2013] 2 SLR 495
[11] 同注釋3
[12] Novelty Pte Ltd v Amanresorts Ltd [2009] 3 SLR(R) 216
[13] Louis Vuitton Malletier v Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd. [2021] SGIPOS 13
[14] Gladys Mirandah, Singapore: Beyond the Horizon, SINGAPORE: Beyond the Horizon - International Trademark Association (inta.org)
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