專利共同實施者的認定
——（2020）最高法知民終212號
（2019）最高法知民終181號
【裁判要旨】
招投標關系中指定技術方案的招標方、加工承攬關系中提供技術方案的定作人實質上決定了專利技術方案的實施，其與中標方、承攬人等直接實施專利的主體構成專利共同實施者。
【關鍵詞】
發明專利 實用新型專利 侵權 招投標 加工承攬 共同使用 共同制造
【基本案情】
上訴人青海綠大生態治沙有限公司(以下簡稱綠大公司)、青海烏蘭盛隆農林有限公司(以下簡稱烏蘭盛隆公司)與被上訴人青海省海西蒙古族藏族自治州天峻縣林業和草原局(以下簡稱天峻縣草原局)、青島信科達工程咨詢有限公司(以下簡稱信科達公司)侵害發明專利權糾紛案中(以下簡稱“攔沙網及其施工方法”專利侵權糾紛案)，涉及專利號為ZL201310524933.6、名稱為“懸袋形高立式攔沙網及其施工方法”的發明專利(以下簡稱涉案專利)。
綠大公司認為，烏蘭盛隆公司在其中標“青海省祁連山區山水林田湖生態保護修復試點項目疏勒河—哈拉湖匯水區三河源源區沙漠化土地治理工程二標段”(以下簡稱涉案工程)施工過程中使用了落入涉案專利權保護范圍的方法，天峻縣草原局系涉案工程發包方，信科達公司系招標文件的制作方，故向青海省西寧市中級人民法院(以下簡稱西寧中院)提起訴訟，請求判令烏蘭盛隆公司賠償損失4454764.5元，天峻縣草原局和信科達公司承擔連帶責任。
西寧中院認為，烏蘭盛隆公司系商業經營主體，投標承攬沙漠化土地治理工程的目的為生產經營，故烏蘭盛隆公司使用落入涉案專利權保護范圍的方法的行為構成侵權;信科達公司編制招標文件并組織招投標活動是正常生產經營活動，但其按照天峻縣草原局提供的涉案作業設計編制招標文件并組織招投標的行為不能認定為專利法規定的“實施”侵權的行為，故信科達公司在本案中不構成侵權;天峻縣草原局為國家行政機關，其組織實施的涉案工程是保護生態環境的公益項目，是履行行政機關的職責，并非生產經營活動性質，天峻縣草原局要求使用某種技術方案不屬于專利法規定的“實施”侵權的行為，不構成侵權。
一審判決烏蘭盛隆公司賠償綠大公司12萬元，駁回綠大公司對天峻縣草原局、信科達公司的訴訟請求。
綠大公司、烏蘭盛隆公司均不服，分別向最高人民法院提起上訴。綠大公司主張天峻縣草原局的行為構成與他人共同實施涉案專利方法的直接侵權行為，應當承擔侵權責任且一審判決金額過低，二審中放棄對信科達公司的訴訟請求。烏蘭盛隆公司主張其實施的施工方法具有合法來源，不應承擔賠償責任;一審判決金額缺乏事實依據;天峻縣草原局與信科達公司應承擔過錯責任。
最高人民法院于2020年12月29日改判烏蘭盛隆公司、天峻縣草原局構成共同侵權，賠償綠大公司經濟損失45萬元。
上訴人東莞市鴻鼎家居有限公司(以下簡稱鴻鼎公司)與被上訴人東莞市康勝家具有限公司(以下簡稱康勝公司)、原審原告廣東棋勝家具有限公司(以下簡稱棋勝公司)、信陽農林學院侵害實用新型專利權糾紛案中(以下簡稱“床架卡扣結構”侵害實用新型專利權糾紛案)，涉及專利號為ZL201521011294.4、名稱為“床架卡扣結構”的實用新型專利(以下簡稱涉案專利)。棋勝公司認為，廣東天一美家家居集團有限公司(以下簡稱天一公司)、康勝公司、鴻鼎公司未經許可制造、銷售落入涉案專利權保護范圍的產品，信陽農林學院未經許可使用落入涉案專利權保護范圍的產品，侵害了棋勝公司的專利權，故向河南省鄭州市中級人民法院(以下簡稱鄭州中院)提起訴訟，請求判令停止侵害并賠償經濟損失及維權合理開支20萬元。
一審訴訟中，棋勝公司與天一公司達成和解，天一公司賠償棋勝公司9萬元，棋勝公司撤回對天一公司的起訴。鄭州中院認為，被訴侵權產品落入棋勝公司涉案專利權保護范圍，該被訴侵權產品由鴻鼎公司制造并銷售給康勝公司，康勝公司銷售給天一公司，由天一公司最終銷售給信陽農林學院。棋勝公司未提供證據證明康勝公司及信陽農林學院明知鴻鼎公司提供的涉案產品侵權，因此不予支持棋勝公司要求康勝公司、信陽農林學院賠償損失的請求，信陽農林學院將被訴侵權產品用于學生宿舍，停止使用可能造成不必要的浪費，故可不停止使用且無需承擔賠償責任。鄭州中院判決鴻鼎公司、康勝公司停止侵權，鴻鼎公司賠償棋勝公司經濟損失10萬元，駁回棋勝公司的其他訴訟請求。
鴻鼎公司不服，向最高人民法院提起上訴。
最高人民法院于2020年7月3日改判鴻鼎公司與康勝公司共同連帶賠償棋勝公司經濟損失6萬元。
【裁判意見】
“攔沙網及其施工方法”侵害發明專利權糾紛案中，最高人民法院二審認為，“使用”涉案專利方法的行為不僅僅限于直接實現涉案專利技術方案的行為，而應當結合被訴侵權人的具體行為進行分析判斷。
本案中，天峻縣草原局作為涉案工程的發包方，在招標文件中明確記載了落入涉案專利權保護范圍的施工方法且明確將實施涉案施工方法作為中標的條件之一，在其與烏蘭盛隆公司簽訂的施工合同中亦明確約定“施工單位必須嚴格按照項目作業設計要求進行施工，按照施工順序”。雖然最終實際實施落入涉案專利權保護范圍的施工方法的行為人系烏蘭盛隆公司，但天峻縣草原局在涉案工程招標文件以及涉案工程施工合同中均對投標方/中標方使用施工方法有明確要求，且該施工方法落入涉案專利權的保護范圍，實質上系天峻縣草原局的上述行為決定了最終施工技術方案的實施。因此，天峻縣草原局的上述行為系使用了涉案專利方法。
此外，從天峻縣草原局與烏蘭盛隆公司之間就涉案工程進行招標、投標、中標并簽訂涉案工程施工合同的過程來看，應當認定雙方之間存在使用涉案專利方法的共同意思，故應當認定雙方共同實施了使用涉案專利方法的行為。
“床架卡扣結構”侵害實用新型專利權糾紛案中，最高人民法院二審認為，專利法中“制造專利產品”是指，做出或者形成覆蓋專利權利要求所記載的全部技術特征的產品。在委托加工專利產品的情況下，如果委托方要求加工方根據其提供的技術方案制造專利產品，則可以認定是雙方共同實施了制造專利產品的行為。康勝公司向鴻鼎公司提供了制造被訴侵權產品的技術方案，鴻鼎公司按照康勝公司的要求，制造了落入棋勝公司專利權保護范圍的被訴侵權產品。康勝公司與鴻鼎公司之間并非買賣合同關系，而系委托加工合同關系，二者共同實施了制造、銷售被訴侵權產品的行為，應當基于同一侵權損害事實對全部侵權損害結果承擔連帶責任。
一審判決關于康勝公司僅實施了銷售行為的認定有誤，在此基礎上，認定康勝公司僅需承擔停止銷售的責任，而以其合法來源抗辯成立為由免除其賠償損失責任，適用法律確有錯誤，應予糾正。
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