昨晚開始,有一份國知局的審查意見通知書在知識產權同行社群里刷屏了。
一份審查意見通知書為何能刷屏呢?
內容是:申請人利用主動修改權利要求的機會,將原始申請文件的權利要求從10項增加到19項。
審查員覺得這種操作規避了應繳納的申請附加費,因為按照我國現行的專利收費標準,專利在申請時,權利要求超過10項后,從第11項起每項要加收150元的權利要求附加費。
9項權利要求就節省了1350元的申請費(9*150=1350元)。
2021年現行專利、商標、著作權、專利檢索官方費用標準
重點來了:
審查員認為申請人的這種行為屬于非常不誠信的行為,并為申請人和代理公司的行為感到不齒。
引發大家傳播討論的多數原因是:因為這兩個關鍵詞:非常不誠信和不齒。“不齒”這種詞出現在審查意見中有些措辭不夠嚴謹。
在現實中,的確有很多企業、事務所或者代理師都會這么操作,有些剛開始沒有這么操作過的代理師偶爾還會被企業的IPR要求這么操作,這樣企業可以節省部分費用。
所以要怎么看這個問題呢?
基于“法無禁止則可為”的原則,此種操作方式應該并不違法違規,或者說即使是利用規則的漏洞,那也是因為制定規則時存在這個漏洞。所以審查員發出了“不誠信”、“不齒”的感嘆。
但是筆者認為,各位代理師此時不能僅作為吃瓜群眾,還因借此思考一些更深層次的問題。例如,外國是如何處理此類問題的。
我們先來看看USPTO的相關規定,簡而言之,基礎費用所覆蓋的權要是“3+20”,也就是最多3套權要和總共20條權要,且其中如果涉及到多項引用的話,多項引用權要算作多條,例如,權10引用權1至權9.那權10就算9條權要,這一下就把權要總條數增加到18條了,如果權11再引用權10.在中國只算11條的權要在美國就算27條了,每超一條就是100美元。
再來看看EPO的相關規定,簡而言之,基礎費用所覆蓋的權要是15條,但是若修改后的權利要求超過15條,則依然需要交納超項費,每超一條就是285歐元。
可以看到,美國和歐洲都從立法的角度限制了上述行徑,但中國目前還沒有。雖然目前我們相關法律法規存在這一“漏洞”,但我想其制定者肯定也是知道的,那為什么還不修改呢?正如目前我國專利申請費遠低于歐美一樣,直接原因應該就是不想增加申請人負擔。筆者在這里不為申請人叫好,也不為審查員開脫,不過在法律修訂之前,還是依法辦事,即使后期要求申請人補繳申請附加費,也應該有明確的依據。
既然上面提到了歐美的相關規定,那作為代理師,就要考慮這些問題。如果要處理PCT申請,且知道該申請會進入美國或歐洲階段,那在制作PCT申請文件的時候就要針對性進行一些調整了。例如,對于日后需要進入美國階段的PCT申請,多項引用的問題就要尤為注意了。
注:該部分內容引用自“徐師付的知產主義”,已獲作者授權
但是這種通過主動修改增加權利要求項數,后期還是會下《審查業務專用函》。
利用主動修改時期增加權利要求書項數,需要補繳權利要求附加費!
那么,權利要求主動修改后少于十項了,以前交的附加費還退嗎?
國知局:無法退回!
最后放一見從申請時182項權利要求,通過主動修改增加到1280項權利要求的截圖
我們不提倡這種鉆制度漏洞的做法
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