原標題：微軟訴摩托羅拉案對SEP FRAND許可費率的啟示——美國IP經典案例分析系列之二、微軟訴摩托羅拉案是美國歷史上首次由法院判定標準必要專利FRAND許可費率的案例，本案最大亮點是法院明確了FRAND義務下許可費率的計算方法和考慮因素：即假設性雙邊談判法和修改后的Georgia-Pacific因素。、標準必要專利（StandardEssential Patents，SEPs）是指技術標準中包含的必不可少和不可替代的專利，即是為實施技術標準而不得不使用的專利。
行業標準制定組織（StandardSetting Organizations，簡稱SSOs）通常會要求成員進行專利許可時遵循“公平、合理、無歧視”（Fair，Reasonable，and Non-Discriminatory）原則，即FRAND原則。作為標準必要專利的許可原則，公平與合理是含義有重合的兩個不同概念，有的標準制定組織直接稱其為RAND原則，即Reasonable and Non-Discriminatory的縮寫，意思是合理、無歧視。實踐中，歐洲國家多使用FRAND，美國多使用RAND。本文中，統一稱為FRAND原則，其內涵可從公平、合理、無歧視三方面解讀。
FRAND原則是標準必要專利許可中的重要規則。但是FRAND義務的內涵含糊不清，容易導致技術標準實施中相關當事人產生爭議甚至訴訟，標準制定組織將解釋FRAND原則的內涵，及確定符合FRAND原則的專利許可費的任務推給了法院。
微軟訴摩托羅拉案是美國歷史上首次由法院判定標準必要專利FRAND許可費率的案例，且本案確認標準必要專利FRAND許可費率的方法多次被同類案件效仿。
1、案件背景以及涉案產品和專利
2010年10月21日和10月29日，摩托羅拉就其擁有的H.264 SEPs和802.11 SEPs，向微軟發出了兩份郵件，要求微軟分別按照產品（如Xbox、電腦、手機）售價的2.25%進行許可專利。基于摩托羅拉的兩份報價函（offer letter），2010年11月9日微軟對摩托羅拉發起了違約訴訟，聲稱摩托羅拉違反了FRAND義務【1】。
1.1、確立假設性雙邊談判并對Georgia-Pacific框架進行修改
法院首先審查了FRAND的目標，并發現FRAND目標首先是鼓勵標準被廣泛采用，此外FRAND條款還可以處理專利劫持和許可費堆疊的問題。
為了確定摩托羅拉是否違反了FRAND義務，需要將摩托羅拉要求的許可費率與合理的FRAND許可費率進行比較，因此本案的核心在于確定FRAND許可費率。
就如何評估FRAND條款，微軟和摩托羅拉提出了各自的方案。微軟認為應當將專利技術超過替代技術價值的部分作為專利技術的價值，雖然微軟的方案理論上正確，但在實際層面上不具有可操作性。摩托羅拉建議通過模擬FRAND義務下的假設性雙邊談判來確定FRAND許可費率。法院同意采用摩托羅拉方案，因為FRAND許可協議通常是通過SEP所有者與實施者之間的雙邊談判達成的，而且法院在確定專利許可費案件中有豐富的使用假設性雙邊談判的經驗。
法院通常使用Georgia-Pacific框架處理普通專利的許可費率，但是在FRAND義務下進行的假設性雙邊談判必然不同于普通專利許可費率的談判。因此法院對Georgia-Pacific框架進行了修改，建立了適用FRAND義務的框架。
1.2、摩托羅拉對H.264標準的貢獻
本案所涉及的H.264標準是由ISO/IEC和ITU兩個標準制定組織共同制定的視頻編碼標準。H.264標準中采用了摩托羅拉對隔行掃描視頻方面的貢獻，摩托羅拉在H.264標準開發中的角色幾乎完全與隔行掃描視頻有關。
摩托羅拉幾乎沒有提供證據，表明微軟用戶通常會遇到隔行掃描視頻。盡管隔行掃描視頻在市場上變得越來越不流行，但摩托羅拉列舉了編碼工具中對隔行掃描視頻的支持對微軟很重要的證據，這使其產品能夠播放任何視頻，但微軟并非必須使用H.264標準中的解碼工具，也可以使用替代方案播放隔行掃描視頻。
1.3、摩托羅拉H.264 SEPs對微軟產品的重要性
法院隨后審查了摩托羅拉認為使用了其技術的每個微軟產品。對Windows操作系統而言，視頻編碼和解碼只是其中的一小部分，而且Windows支持除H.264之外的許多其它視頻壓縮標準；Windows幾乎不需要H.264解碼隔行掃描視頻，因為用戶通常不會遇到隔行掃描視頻；此外，即使沒有摩托羅拉的H.264 SEPs Windows還是能夠播放隔行掃描視頻，雖然速度可能會慢5-8%。法院得出結論：摩托羅拉的H.264 SEPs對Windows的整體功能僅起次要作用。同樣，經過審查，法院確定摩托羅拉的H.264 SEP對Xbox的整體功能也無足輕重，而其它摩托羅拉認為使用了其H.264 SEPs的微軟產品其實并沒有使用摩托羅拉H.264 SEPs。
2、確定H.264 SEPS許可費率、2.1、摩托羅拉提供的證據
摩托羅拉對H.264 SEPs要求的許可費率是產品售價的2.25%，每年1到1.25億美元的許可費上限。為支持其主張，摩托羅拉的Donohoe先生援引Georgia-Pacific分析因素1，并提出3組既存專利授權協議作為參照的許可費率。然而基于前述授權協議為訴訟和解協議、部分授權協議實際支付之許可費率遠不如在本案中被請求數額、無法區分出部分授權協議中SEPs所占價值比重、部分授權協議所涉SEPs已過期等理由，法院認定摩托羅拉所提授權協議對本案FRAND許可費率不具參照性。此外，即使認定Donohoe先生計算的許可費是準確的，摩托羅拉為其H.264 SEPs所要求的許可費率也會產生明顯的許可費堆疊問題。許可費堆疊是指一個產品涉及到大量的SEPs時，標準實施者必須支付成百上千個單獨的許可費，同時每個權利人都期望獲得更高的許可費，這些許可費疊加在一起會使最終產品因價格過高而無法投入市場。
因此法院認定，摩托羅拉為其H.264SEPs所提出的許可費率并未落在FRAND許可費率范圍之內。
2.2、微軟提供的證據
與此同時，微軟提議采用MPEG LA H.264專利池作為摩托羅拉H.264 SEPs許可費率的參考。
法院認為MPEG LA H.264專利池可作為FRAND許可費率參照。首先，證據明確指出，MPEG LA H.264專利池有促成H.264標準被廣泛采用的目的，這符合FRAND許可費率應契合標準制定組織促進標準廣泛被采用的目標。此外，證據也顯示，微軟、摩托羅拉與其他企業在創設MPEG LA H.264專利池的過程中（注：摩托羅拉在2004年決定不加入MPEG LA H.264專利池），試圖取得平衡，一方面設定許可費率高到足以吸引相當數量的專利權人貢獻其專利到專利池中，另一方面設定許可費率低到足以確保標準使用者會使用H.264標準技術而非其他替代技術。這一做法呼應了FRAND義務的另一基本原則，即創造有價值的標準。并且，MPEG LA H.264專利池擁有1100多個被許可人，說明其包含大量重要技術緩解了被許可人擔憂的許可費堆疊問題。
2.3、許可費率以及范圍的確定
以MPEG LA H.264專利池作參考，微軟應向摩托羅拉支付每單元0.185美分的許可費。而摩托羅拉從MPEG LA H.264專利池獲得許可費僅是其作為專利池成員所能得到價值中的一
因此法院認定，摩托羅拉就其H.264SEPs所能獲得FRAND許可費為，所估算出的許可費再加上該許可費兩倍數額，總計為每項產品0.555美分(0.185+2×0.185)。法院認為每單項產品0.555美分代表摩托羅拉之H.264 SEPs FRAND許可費率的下限值，然而基于摩托羅拉之H.264 SEPs所表征的技術，法院認定微軟與摩托羅拉之間進行假設性談判不會導致許可費率提高。
法院還為摩托羅拉之H.264 SEPs確定了FRAND許可費率的上限值。在防止許可費堆疊與消除專利劫持兩個原則中，法院認為防止許可費堆疊是限制FRAND許可費率上限值的主要原則。依據證據并經估算后，法院確定摩托羅拉H.264 SEPs的FRAND許可費率上限為每單位產品16.389美分。
本案最終法院判定的許可費大大縮水，從摩托羅拉要求的每件產品售價的2.25%的許可費率，每年1到1.25億美元；下降到為每單位Windows和Xbox 0.555美分的許可費率，每年136.6萬美元（參考案卷第467段計算），微軟也表示“對于那些希望以可承受的價格買到質量優異產品的人而言，是一個里程碑式的勝利”。
3、我國FRAND許可案例以及相關規定
盡管中美法律分屬于大陸法系與英美法系，但法系之間的差別主要體現在法律淵源、法律分類和訴訟制度等方面。在確定標準必要專利FRAND許可費的問題上可相互借鑒。我國法院審理的第一個涉及標準必要專利FRAND許可費的案件是“華為訴IDC”案【2】，在“華為訴IDC”案中證據顯示蘋果公司與IDC公司之間確定專利許可費費率為0.0187%，以此作為確定華為FRAND許可費費率的參考樣本，按照FRAND條款的非歧視性待遇，法院最終確定IDC公司對華為技術有限公司的FRAND許可費率不得超過相關產品實際售價的0.019%。“華為訴IDC”案所用參考同樣符合Georgia-Pacific因素1，即專利權人對標準制定組織做出FRAND承諾的情況下，曾經對涉案專利收取的許可使用費。
2017年，《專利侵權判定指南》（以下簡稱《指南》）在參考國內外案例的基礎上，用149至153條共計5個條文較為完善地規定了標準必要專利的概念、未進入國內的國際標準以及其它標準、明示的判斷、過錯認定原則及具體情形、雙方均無過錯或均有過錯時的禁令問題等，為審判實務提供了一套比較科學合理的審判規則【3】。
對許可費的確定，《指南》提供思路主要是參考商業慣例。《指南》以商業慣例作為專利許可中的重要判斷標準，明確賦予商業慣例“準法律”的價值和地位。《指南》第152條以專利權人未按商業慣例和交易習慣以書面形式向被訴侵權人提供專利信息或提供具體許可條件作為認定專利權過錯的標準之一【4】。
4、影響和啟示
作為美國歷史上首次由法院判定標準必要專利FRAND許可費率的案例，本案最大亮點是法院明確了FRAND義務下許可費率的計算方法和考慮因素：即假設性雙邊談判法和修改后的Georgia-Pacific因素。
SEP專利權人以及標準實施者也可從本案得到一些有益啟示。
（1）專利對產品的重要性，以及專利對標準的重要性，是確定許可費率高低的重要因素。本案中摩托羅拉沒有提供充分有利的證據以證明其SEP專利組合對H.264標準的重要性，以及對微軟產品的重要性，最終導致許可費率處于許可費率區間的下限。吸取此案教訓，雙方都應準備充分的證據以證明SEP對標準的重要性以及對涉案產品的重要性。
（2）專利池計算方法是本案首創，如果SEP對應的標準的已建立了相關專利池，一般是很好的確定FRAND許可費率的參照。
（3）專利權人就相同的SEP曾做出的許可，在大部分情況下可作為確定FRAND許可費率的參照。
（4）防止許可費堆疊是限制FRAND許可費上限值的主要原則，SEP專利權人所要求的許可費應當避免明顯的許可費堆疊。
參考引用
[1] Microsoft Corp. V Motorola Inc, No.C10-1823JLR
[2]參見(2013)粵高法民三終字第305號民事判決書
[3]楊柏勇,焦彥.北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》修改解讀[J].中國專利與商標,2017(03):17-35.
[4]北京市高級人民法院《專利侵權判定指南(2017)》
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